Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
LCA Empresarial, S.L. c. Bricokiwi, S.A. y Crist�bal Mar�n Jim�nez
Caso N��D2006-1255
1. Las Partes
La parte demandante es LCA Empresarial, S.L. representada por Oficina Ponti, Espa�a, con domicilio en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espa�a (en�adelante,�la�“Demandante”).
Las partes demandadas son Bricokiwi, S.A. y Crist�bal Mar�n Jim�nez con domicilio en Santa Eulalia de Ron�ana, Barcelona, Espa�a (en adelante, las�“Demandadas”).
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tuvo como objeto originalmente los nombres de dominio y . No obstante, tal y como se indica en la secci�n correspondiente al �ter procedimental, durante el desarrollo del procedimiento las Partes acordaron la transferencia del nombre de dominio a favor de la Demandante, transferencia que ya se ha producido y constatado al momento de emitirse la presente decisi�n.
Como consecuencia de ello, el objeto del presente procedimiento ha quedado establecido en el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc.
3. Iter Procedimental
El escrito de demanda (en adelante, la�“Demanda”) se present� electr�nicamente ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el�“Centro”) el 28�de�setiembre�de�2006, recibi�ndose en su versi�n de papel el 3�de�octubre�de�2006. El�29�de�septiembre�de�2006 el Centro envi� a Tucows, Inc. por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio y . El 3�de�octubre�de�2006, Tucows, Inc. envi� al Centro, por correo electr�nico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio era titularidad de Bricokiwi, S.A. y que el nombre de dominio era titularidad de Crist�bal Mar�n Jim�nez, indicando asimismo que las tasas de mantenimiento de la titularidad de este �ltimo nombre de dominio no hab�an sido renovadas y que el d�a 1�de�octubre�de�2006 la validez de dicha titularidad iba a expirar. En la citada comunicaci�n electr�nica, Tucows, Inc. proporcion� a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n de los citados nombres de dominio.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en�adelante,�la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a las Demandadas dando comienzo al procedimiento el�16�de�octubre�de�2006. De�conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 5�de�noviembre�de�2006. Las Demandadas no contestaron formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a las Demandadas su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 7�de�noviembre�de�2006.
Tras haber recibido sendos mensajes de correo electr�nico fechados el�18�y�el�20�de�octubre�de�2006�de�Crist�bal Mar�n Jim�nez, en los que expresaba su voluntad de allanarse a las pretensiones expresadas en la Demanda, el 7�de�noviembre�de�2006 la Demandante procedi� a solicitar la suspensi�n del procedimiento por un plazo de treinta d�as. Dicho plazo de suspensi�n fue ampliado a solicitud de la Demandante el d�a 8�de�diciembre�de�2006 hasta el 6�de�enero�de�2007.
En el transcurso del citado plazo de suspensi�n del procedimiento, las partes acordaron la transferencia del nombre de dominio a favor de la Demandante, transferencia que tuvo lugar efectivamente el d�a 16�de�noviembre�de�2006. Como consecuencia de dicha transferencia, el objeto del presente procedimiento qued� limitado al nombre de dominio , el cual no pudo ser transferido al haber expirado su per�odo de validez.
Finalmente el 8�de�enero�de�2007, el Centro orden� el reinicio del procedimiento. El�Centro nombr� a Albert Agustinoy Guilayn como experto (en adelante, el�“Experto”) el 2 de�febrero�de�2007, recibiendo a tal efecto la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el p�rrafo�7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante present� la Demanda en castellano, lengua que, por medio de sendas comunicaciones por correo electr�nico fechadas el 18�y�el�20�de�octubre�de�2006, fue aceptada por Crist�bal Mar�n Jim�nez para ser utilizada en el marco del presente procedimiento. Bricokiwi, S.A. no se ha pronunciado en modo alguno respecto a esta cuesti�n.
Habida cuenta del acuerdo entre la Demandante y Crist�bal Mar�n, as� como la falta de oposici�n de Bricokiwi, S.A., y del hecho que todas las partes implicadas en el presente procedimiento aparentemente residen en Espa�a, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el p�rrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una compa��a espa�ola especializada en la edici�n y distribuci�n de gu�as y directorios de empresas, editando en la actualidad una serie de gu�as empresariales que cuentan con m�s de 200.000 empresas indexadas.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante es titular de la marca espa�ola n��2.570.656 GU�AS NARANJAS solicitada el 1�de�febrero�de�2004 y concedida el�1�de diciembre�de�2004 bajo las clases 9, 16, 35 y 41 del Nomenclator Internacional.
Asimismo, cabe se�alar que la Demandante cuenta con presencia en Internet por medio de su propio sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio , desde el cual ofrece numerosos servicios de b�squeda a trav�s de Internet.
Antes de presentar la Demanda, la Demandante procedi� al env�o a Bricokiwi, S.A. de un primer requerimiento, inst�ndole a dejar de utilizar el nombre de dominio y transferirlo a su favor. Dicho requerimiento, fechado el 17�de�junio�de�2005, no fue atendido por Bricokiwi, S.A. que mantuvo operativo el citado nombre de dominio. Asimismo, el 21�de�febrero�de�2006 la citada sociedad solicit� a Crist�bal Mar�n –seg�n �ste ha indicado por medio de sus mensajes de correo electr�nico remitidos al Centro- que registrara el nombre de dominio , registro que tuvo lugar el 21�de�febrero�de�2006. Como consecuencia de esta actuaci�n, el 7�de�abril�de�2006 la Demandante remiti� un nuevo requerimiento a Bricokiwi, S.A. inst�ndole a cesar en el uso de los mencionados dominios y a transferirlos a su favor.
B. Las Demandadas
Bricokiwi, S.A. es una sociedad espa�ola que no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento. De acuerdo con la informaci�n incluida en el Registro Mercantil, el objeto social de dicha compa��a es la fabricaci�n de muebles de cocina y de ba�o, sin tener relaci�n comercial alguna con la Demandante.
Por otra parte, Crist�bal Mar�n es un dise�ador de sitios web que, de acuerdo con la informaci�n aportada por �l mismo, procedi� al registro de los nombres de dominio y por encargo de Bricokiwi, S.A. la cual le solicit� igualmente el desarrollo de un sitio web espec�ficamente vinculado a tales nombres de dominio.
C. Los Nombres de Dominio
El nombre de dominio fue registrado a nombre de Bricokiwi, S.A. el 1�de�octubre�de�2004. Por otra parte, fue registrado a nombre de Crist�bal Mar�n el 21�de�febrero�de�2006.
Desde su registro y hasta el inicio del presente procedimiento los citados nombres de dominio se encontraban vinculados a un sitio web que aparentemente ofrec�a servicios de gu�a telef�nica por zonas geogr�ficas de Espa�a, combinados con espacios de publicidad. No obstante, de acuerdo con lo acreditado documentalmente en la Demanda, dichos servicios no llegaron a estar operativos en momento alguno. Una vez presentada la Demanda, dicho sitio web fue desactivado, hall�ndose en tal estado ambos nombres de dominio en el momento de emisi�n de la presente decisi�n.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en su Demanda:
- Que es una compa��a dedicada a la edici�n y distribuci�n de gu�as y directorios de empresas y que edita una serie de publicaciones especializadas en sectores diversos que llevan el nombre de “Gu�as Naranjas”, denominaci�n que ha registrado como marca espa�ola y que ha promocionado activamente a trav�s de Internet, radio, prensa y otros medios de comunicaci�n;
- Que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca “Gu�as Naranjas” de la que la Demandante es titular, dado que las palabras “p�ginas” y “gu�as” son sin�nimas y, por tanto, conceptualmente son dos nombres pr�cticamente id�nticos;
- Que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio ya que �ste no se ha vinculado a un proyecto genuinamente leg�timo ni a las actividades propias de la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que ha remitido a la sociedad Bricokiwi, S.A. y a Crist�bal Mar�n sendos requerimientos, fechados el 17�de�junio�de�2005 y 7�de�abril�de�2006 respectivamente, poniendo de manifiesto la infracci�n que de sus derechos sobre la marca “Gu�as Naranjas” supon�a el registro y uso de los nombres de dominio y ;
- Que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe por las Demandadas ya que, a pesar de conocer los derechos de la Demandante sobre la denominaci�n “Gu�as Naranjas”, procedieron al registro del mencionado nombre de dominio, sabiendo que dicho registro y su posterior uso iba a suponer un da�o sobre los derechos de la Demandante.
B. Demandadas
La sociedad Bricokiwi, S.A. no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.
Crist�bal Mar�n remiti� al Centro un mensaje de correo electr�nico el d�a 18�de�octubre�de�2006, en el que realizaba las siguientes afirmaciones:
- Que es dise�ador web y que registr� los nombres de dominio y por requerimiento de la sociedad Bricokiwi, S.A., sin que exista vinculaci�n alguna con la misma m�s all� de un encargo profesional consistente en el registro de tales dominios y en el desarrollo de un sitio web;
- Que no ostenta inter�s alguno en conservar los nombres de dominio y , al considerar desaparecida la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que no contest� antes a la Demanda por no conocerla, al haberse enviado al domicilio de la sociedad Bricokiwi, S.A.;
- Que, al conocer la Demanda, procedi� a eliminar el contenido del sitio web asociado a los mencionados nombres de dominio, cediendo cualquier informaci�n sobre la renovaci�n y redireccionamiento de los mismos a favor de la Demandante;
- Que, en virtud de todo lo anterior, solicita que se retire la Demanda contra �l puesto que la mala fe en este caso proviene de la sociedad Bricokiwi, S.A.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica, la Demandante debe acreditar necesaria y conjuntamente la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca de la que la Demandante es titular;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de las Demandadas respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que las Demandadas han registrado y utilizan el nombre de dominio en cuesti�n de mala fe.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de los mencionados elementos requeridos por la Pol�tica respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho an�lisis, este Experto desea recordar que, en atenci�n a los sucesos acaecidos durante la tramitaci�n del presente procedimiento, el objeto de discusi�n en el mismo se centra en el nombre de dominio . A tal efecto, cabe se�alar que no tendr�a sentido proceder al an�lisis de la aplicabilidad de la Pol�tica al nombre de dominio , cuando �ste ya ha sido transferido voluntariamente por Crist�bal Mar�n a favor de la Demandante.
El primero de los elementos requeridos por la Pol�tica es determinar si el nombre de dominio puede ser considerado como id�ntico o confusamente similar con la marca “Gu�as Naranjas” de la que la Demandante es titular.
A tal efecto, y de acuerdo con lo indicado en otras decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en el Arthur Guinness Son & Co. (Dubl�n) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N��D2000-1698; Dixons Group PLC c. Mr. Abu Abdullah, Caso OMPI N��D2001-0843; o AT&T Corp. c. Amjad Kausar, Caso OMPI N��D2003-0327) la comparaci�n entre el mencionado nombre de dominio y marca debe ser abstractamente considerada, sin tener en cuenta las circunstancias rodeando el registro y uso del nombre de dominio –las cuales son objeto de an�lisis en el marco del examen de la concurrencia del segundo y tercero de los elementos exigidos por la Pol�tica.
As�, en este caso el citado an�lisis debe referirse a la comparaci�n entre la denominaci�n “Gu�as Naranjas” –correspondiente a la marca de la Demandante- y la denominaci�n “P�ginas Naranjas” –correspondiente al n�cleo distintivo del nombre de dominio objeto del presente procedimiento. En este sentido, el riesgo de confusi�n entre ambos se dar�a si el nombre de dominio en cuesti�n incorporase el elemento m�s caracter�stico de la marca de la Demandante, induciendo a los usuarios a una inevitable impresi�n de conexi�n entre ambos.
En el presente caso, en opini�n del Experto, dicho elemento m�s caracter�stico lo constituye la palabra “Gu�as” en la marca de la Demandante, que encuentra su correspondencia en el nombre de dominio en la palabra “P�ginas”. En efecto, el adjetivo “Naranjas” presente tanto en la marca como en el nombre de dominio no parece m�s que un elemento secundario vinculado a las mencionadas palabras.
Habiendo comparado la palabra “Gu�as” con “P�ginas”, el Experto entiende que no cabr�a considerar la potencial confusi�n existente entre ambas palabras, dado que las mismas pueden tener sentidos claramente diferenciados y, sin duda, ser�a altamente problem�tico poderlas considerar palabras sin�nimas en lengua castellana.
A juicio del Experto, teniendo en cuenta la particular composici�n de la marca “Gu�as Naranjas” de la Demandante y el nombre de dominio , la existencia de un eventual riesgo de confusi�n entre ambas solamente tendr�a sentido en caso de que hubiera un riesgo de asociaci�n derivado del car�cter notorio o renombrado de la marca afectada o de que �sta perteneciera a una familia de marcas notorias o renombradas. As� se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en Yellow Corporation c. MIC, Caso OMPI N��D2003-0748; Yell Limited c. Weborcus Systems PVT Ltd, Caso OMPI N��D2004-0008; o Yell Limited c. Ultimate Search, Caso OMPI N��D2005-0091). Dicha notoriedad, combinada con una estructura denominativa claramente referida a las marcas objeto de uso no consentido, conducir�a ciertamente a un riesgo de confusi�n en el sentido previsto en el primer elemento exigido por la Pol�tica.
Atendiendo a la documentaci�n presentada por la Demandante, cabe concluir que la marca “Gu�as Naranjas” no es una marca notoria o renombrada. De este modo, el Experto considera que no existe un riesgo de confusi�n entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante lo suficientemente relevante, a efectos de la Pol�tica, como para justificar una ampliaci�n de la vis expansiva de la mencionada marca hasta el punto de reclamar la exclusividad de registro y uso de la citada denominaci�n en forma del nombre de dominio objeto de disputa.
De hecho, el t�tulo marcario de la Demandante dif�cilmente servir�a de elemento suficiente para impedir a un tercero el uso de la denominaci�n “P�ginas Naranjas”. En efecto, habiendo hecho una b�squeda por Internet, el Experto ha detectado que la denominaci�n “P�ginas Naranjas” est� siendo utilizando por diversas empresas y entidades tanto en Espa�a como internacionalmente. Esta circunstancia se a�ade a los argumentos tendentes a considerar que la Demandante, al ser titular de la marca “Gu�as Naranjas” –la cual dif�cilmente podr�a considerarse notoria o renombrada-, no ostenta un t�tulo suficiente respecto a la denominaci�n “P�ginas Naranjas” como para reclamar su exclusividad en forma del nombre de dominio .
Teniendo en cuenta la falta de acreditaci�n por parte de la Demandante del primero de los elementos exigidos por la Pol�tica, el Experto considera que no es necesario analizar la eventual concurrencia del segundo y tercer elemento requerido por la Pol�tica. Esta consideraci�n no obsta al Demandante para proceder por v�a judicial.
Por �ltimo, cabe recordar que la falta de personaci�n en el presente procedimiento de Bricokiwi, S.A. y el allanamiento de Crist�bal Mar�n son circunstancias que no deber�an conducir a una estimaci�n autom�tica de la Demanda, teniendo en cuenta tanto la Pol�tica como numerosas decisiones adoptadas en el marco de la misma (ver,�por ejemplo, las decisiones The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Caso OMPI N��D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI N��D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert Mc Bowan, Caso OMPI N��D2004-0383). Por el contrario, la Pol�tica exige que la Demandante debe acreditar todas y cada una de las condiciones establecidas en su p�rrafo 4.a), circunstancia que no se ha dado en el presente caso.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, el Experto debe desestimar la Demanda. Esta desestimaci�n, no obstante, no debe entenderse como susceptible de afectar el nombre de dominio el cual, tal y como se ha indicado anteriormente, fue v�lidamente transferido a favor de la Demandante a lo largo del presente procedimiento.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 23�de�febrero�de�2007
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