Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.
Caso N� D2006-1277
1. Las Partes
La Demandante es Millennium & Copthorne International Limited con domicilio en Singapur, representada por Clifford Chance, LLP, Espa�a.
La Demandada es Allium Hotels S.L. con domicilio en Barcelona, Espa�a, representada por Ram�n Gallardo Hermida, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y . El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2006. El 4 de octubre de 2006 el Centro envi� a Tucows, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 5 de octubre de 2006 Tucows envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. Dado que el acuerdo de registro est� en ingl�s y la demanda se present� en castellano, el 11 de octubre de 2006 el Centro le requiri� a la Demandante que modificara la demanda, o solicitara al Panel que el idioma del procedimiento sea el castellano, expresando sus motivos. El 25 de octubre de 2006 la Demandante present� nuevamente su demanda, solicitando formalmente que el idioma del procedimiento sea el castellano. El Centro verific� que la nueva demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25�de�octubre de 2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij� para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestaci�n a la demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.
El Centro nombr� a Roberto Bianchi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante fund� su pedido en cuanto al idioma del procedimiento en que la Demandada es una sociedad de nacionalidad espa�ola, inscripta en el registro mercantil de Barcelona y domiciliada en esa ciudad, que est� en castellano la p�gina web bajo los nombres de dominio en disputa, y que las intimaciones hechas por la Demandante a la Demandada se hicieron en castellano. Como la Demandada contest� la demanda en castellano, considera el Experto que hay un acuerdo de hecho al respecto. Por tanto, el Experto decide que el procedimiento contin�e en castellano (P�rrafo 11(a) del Reglamento).
En fecha 6 de diciembre de 2006 el Experto emiti� la Orden de Procedimiento No. 1, solicitando informaci�n adicional a la Demandada. El Centro comunic� la Orden a las Partes el mismo d�a. Con fecha 11 de diciembre de 2006 la Demandada envi� un email al Centro, con copia a la Demandante, adjuntando su respuesta a la Orden No. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2006 la Demandante remiti� un email al Centro, con copia a la Demandada, adjuntando sus observaciones sobre las respuestas de la Demandada. El 11 de diciembre de 2006 por Orden de procedimiento No. 2 se dispuso ampliar en siete d�as el plazo de que dispone el Experto para remitir su decisi�n al Centro.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto considera verdaderos los siguientes hechos y circunstancias por estar probados, o no estar controvertidos, o haber sido constatados directamente por el Experto en uso de sus atribuciones reglamentarias:
4.1 La Demandante integra el grupo MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC, una cadena internacional conocida en la industria hotelera. La cadena cuenta con 103 hoteles en 18 pa�ses de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Asia, Oriente Medio, Norte de �frica y Norteam�rica.
4.2 La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias (en adelante las “marcas MILLENNIUM”):
(a)MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS (denominativa), n�mero 312.140, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24�de�septiembre�de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
(b)MILLENNIUM (denominativa), n�mero 310.623, solicitada el 31�de�julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
(c)MILLENNIUM CLUB (marca denominativa), n�mero 310.649, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.
4.3 El 19 de septiembre de 2000 la Demandada registr� el nombre de dominio .
4.4 El 18 de julio de 2001 la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. solicit� ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas (“OEPM”) el registro de la marca mixta HOTEL MIL.LENNI, para distinguir servicios de hoteles etc., de la clase internacional 42. La Demandante formul� oposici�n fund�ndose en las marcas MILLENNIUM.
4.5 El 20 de mayo de 2002 la OEPM deneg� la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI (ver 4.4.) por entender que “es incompatible con las marcas opositoras... por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusi�n/asociaci�n entre ellas”.
4.6 El 28 de mayo de 2002 la Demandada registr� el nombre de dominio .
4.7 El 5 de marzo de 2003 se dict� resoluci�n desestimando el recurso de alzada interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors S.L. contra la resoluci�n indicada en 4.5.
4.8 El 23 de octubre de 2003 la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Oct LLC. dict� sentencia de aquiescencia de un acuerdo entre la Demandante y la cadena hotelera Best Western International, Inc. Por ese acuerdo se le prohibi� a Best Western en forma permanente que acepte o incluya entre los miembros de su cadena a un hotel que incorpore la marca “Millennium”, o que a sabiendas incluya entre sus miembros a cualquier hotel que incorpore cualquier marca confundiblemente similar a la marca Millennium, y se le orden� que elimine toda referencia a “Millennium” o “Millenni” del sitio web de Best Western, que instruya a otros sitios web y sitios de reserva hotelera que eliminen toda referencia a “Millennium” y “Millenni” de la porci�n de sus sistemas que se refiera a Best Western, y que requiera a su licenciataria Best Western de Espa�a eliminar todas las referencias a “Millennium”, “Millenni”, “Mil.Lennium” y “Mil.Lenni” de su sitio web y sistema de reservas a m�s tardar el 1ro. de enero de 2004.
4.9 El 17 de noviembre de 2004 la Secci�n 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dict� sentencia en un juicio promovido por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L., confirmando la sentencia de primera instancia por la cual se hab�a ordenado a Mil.Lenium Hotel Inversors cesar en el uso de la denominaci�n MILLENIUM para el hotel sito en Ronda de St. Pau n�mero 14, Barcelona, prohibi�ndole promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio 1 por infringir los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Adem�s, conden� a Mil.Lenium Hotel Inversors a pagar da�os y perjuicios, y las costas de primera y segunda instancia. Esa sentencia est� firme.
4.10 El 5 de enero de 2006 la Demandante requiri� a la Demandada mediante Burofax que se abstuviera inmediatamente de utilizar el dominio para promocionar y distinguir servicios hoteleros o productos o servicios de las clases 35 y 42, que renunciara inmediatamente al nombre de dominio, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar cualquier tipo de confusi�n entre los servicios prestados por ambas entidades. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.
4.11 En alg�n momento despu�s de recibir el requerimiento mencionado en 4.10., la Demandada dej� inactiva la p�gina web a la que dirig�a el nombre de dominio .
4.12 El 10 de marzo de 2006 la Demandante reiter� el requerimiento indicado en 4.10. supra, exigiendo adem�s la transferencia gratuita del nombre de dominio . No consta respuesta alguna a ese requerimiento.
4.13 El 9 de junio de 2006 la Sala de lo contencioso-administrativo, Secci�n Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a desestim� el recurso administrativo interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors contra la resoluci�n de la OEPM indicada en 4.7 (ver tambi�n 4.5).
4.14 El 31 de julio de 2006 la Demandante requiri� por Burofax a la Demandada que en forma inmediata se abstuviera de utilizar el nombre de dominio para promover y distinguir los servicios hoteleros que la Demandada presta en Barcelona, o cualquier producto o servicio de las clases 35 y 43 de la actual clasificaci�n internacional, que renunciara al nombre de dominio , que cediera gratuitamente su titularidad a la Demandante, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar la confusi�n entre los servicios prestados por la Demandante y la Demandada. No consta respuesta alguna a ese requerimiento
4.15 Mediante una visita a los URLs correspondientes, el Experto constat� que actualmente no existe una p�gina web activa bajo el nombre de dominio , y que en cambio s� est� activo el sitio web www. de la Demandada, en el que se ofrecen los servicios del Hotel Millenni u Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, integrante de la cadena hotelera Apsis.
5. Alegaciones de las Partes
Resumidamente, las partes alegan lo siguiente:
A. Demandante
- Los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas MILLENNIUM de la Demandante. Hay riesgo de confusi�n y asociaci�n con dichas marcas porque esos nombres de dominio recogen la palabra “hotel”, que describe los servicios que prestan Demandante y Demandada. La inversi�n del orden de las palabras “hotel” y “millennium” no disminuye el riesgo de confusi�n y asociaci�n con las marcas MILLENNIUM. Existe un v�nculo societario y familiar entre Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. y Allium Hotels, S.L. ya que las mismas personas han ostentado y siguen ostentando cargos de responsabilidad en una y otra sociedad.
- En cuanto al nombre de dominio , el mero hecho que la terminaci�n “-um” de las Marcas MILLENNIUM haya sido suprimida no impide que pueda identificarse con ellas y los servicios a los que ellas se dirigen. Hay patente semejanza fon�tica, gr�fica y conceptual, lo que determina la concurrencia de riesgo de asociaci�n del origen empresarial y de confusi�n en los usuarios.
- Allium Hotels carece de derecho e inter�s leg�timo respecto a los nombres de dominio en disputa, y no dispone de ning�n tipo de autorizaci�n o licencia de la Demandante para el uso de dichas marcas. Todo uso que la Demandada pueda hacer de dichos nombres de dominio es de mala fe.
- Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. La Demandante solicit� las marcas MILLENNIUM en 1996 y registr� los nombres de dominio y el 29 de enero de 1999 y 14 de septiembre de 1999, respectivamente. Debe presumirse que la Demandada, que opera en el mismo sector - hotelero - que la Demandante, ten�a conocimiento de la existencia y notoriedad de dichas marcas cuando registr� los nombres de dominio en disputa. Cuando la Demandada solicit� el registro del segundo de los dominios, ya ten�a conocimiento de la demanda interpuesta por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors por infracci�n de las marcas MILLENNIUM.
- Dado el prestigio de la cadena MILLENNIUM y la notoriedad de las marcas MILLENNIUM, la Demandada intent� aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputaci�n y prestigio de la Demandante. A trav�s de ambos nombres de dominio la Demandada publicit� sus propios servicios hoteleros, y los sigue publicitando en la actualidad a trav�s del sitio web www..
- Allium Hotels ha sacado a relucir su mala fe en el uso del nombre de dominio , al querer mantener y seguir ejercitando el uso pasivo y la titularidad de un nombre de dominio que no est� legitimada a utilizar, por constituir una infracci�n de los derechos de marca de la Demandante.
- En cuanto al nombre de dominio , la Demandada no ha contestado el requerimiento de fecha 31 de julio de 2006, lo que pone de manifiesto su la mala fe. A la luz de los precedentes judiciales dictados en relaci�n con nombres de dominio y marcas muy similares, la Demandada sabe que no puede usar los nombres de dominio aqu� en disputa.
B. Demandado
- En cuanto al nombre de dominio , la Demandada no objeta que es id�ntico a las marcas de la Demandante, ni que origina confusi�n con ellas. El procedimiento ante el Juzgado de Primera instancia N�mero 36 y luego en la Audiencia Provincial de Barcelona lo promovi� la Demandante contra la entidad MIL�LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L., y no contra ALLIUM HOTELS, S.L. La mercantil ALLIUM HOTELS, S.L. es una empresa distinta de MIL�LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L. De todos modos, la Demandada no puede cuestionar resoluciones firmes que debe respetar, y respeta.
- ALLIUM HOTELS, S.L. ostenta derechos e intereses leg�timos respecto del nombre de dominio , puesto que lo registr�. Con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la adversa, la Demandada utilizaba el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio y ha hecho un uso de �ste leg�timo y leal.
- La Demandada agrega textualmente lo siguiente: “Sin embargo, en relaci�n con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, n�mero 36 de los de Barcelona decret� en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”2 2.
- El nombre de dominio no se utiliza de mala fe. La Demandada, tras recibir el requerimiento remitido por la actora en fecha 5 de enero de 2006, dej� inactiva la pagina web a la que dirig�a el nombre de dominio litigioso. No tiene ninguna intenci�n de volver a utilizarlo en un futuro para publicitar sus servicios, y no tiene ning�n inconveniente en transferirlo a la Demandante. De este modo ces� en el uso del nombre de dominio, cumpliendo con el requerimiento efectuado por la Demandante.
- La Demandada renuncia al nombre de dominio . No ha procedido a cederlo gratuitamente a la Demandante porque t�cnicamente no puede hacerlo. Por ello, la Demandada no ha actuado en momento alguno con mala fe.
- El nombre de dominio no crea confusi�n con respecto a las marcas de la Demandante. No incorpora en su totalidad ninguna de ellas, pues se trata de designaciones distintas. El servicio prestado por la Demandada no puede confundirse con el de la Demandante dado que este �ltimo es de una imagen y calidad diferente, y se encuentra ubicado fuera del territorio espa�ol. En el momento de iniciarse los hechos, la Demandada pertenec�a a la cadena BEST WESTERN y actualmente, a la cadena APSIS HOTEL, ambas cadenas de prestigio, y distintas a la que pertenece la Demandante, que le ofrecen ventajas y beneficios propios de su pertenencia a ella y que presta un servicio distinto al de la Demandante. La Demandante no tiene ning�n establecimiento en Espa�a ni consta que lo vaya a tener en un futuro.
- MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED reconoci� ante un Tribunal de Justicia la inexistencia de confusi�n por parte de los consumidores. En los procedimientos judiciales instados por la actora contra la mercantil HOTEL INVERSORS, S.L., que no ALLIUM HOTELS, S.L., �nica y exclusivamente se ha peticionado el cese en el uso de la denominaci�n MILLENIUM. La adversa se ha interesado siempre en que no se utilice la marca MILLENIUM, que no la denominaci�n MIL�LENNI, y admite t�citamente que la denominaci�n MIL�LENNI no le afecta, pues de otro modo no puede entenderse que en su d�a no peticionara judicialmente tambi�n el cese en el uso de dicha denominaci�n.
- La Demandada tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio en su condici�n de empresa registrante del mismo. Con anterioridad a la presente controversia, esta parte viene utilizando el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios, tal y como se desprende del documento No. 16 acompa�ado a la demanda. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido y ha hecho un uso de �ste leg�timo y leal.
- La Demandada jam�s tuvo la intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de servicios de la adversa, pues no le hace falta. ALLIUM HOTELS, S.L. pertenec�a a la cadena BEST WESTERN, cadena de prestigio, que le ofrec�a las ventajas y los beneficios propios de su pertenencia a ella, y ahora pertenece a la cadena APSIS HOTEL.
- El nombre de dominio no se utiliza de mala fe, ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. La Demandada y MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED no compiten entre s�, por lo que resulta absurdo afirmar que ALLIUM HOTELS, S.L. ha actuado de mala fe.
- Sorprende que la Demandante afirme que hubo mala fe en la actuaci�n de la Demandada, cuando la propia MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED suscribi� con la entidad BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC, cadena a la que perteneci� la Demandada, un acuerdo de no-agresi�n mutua que se recoge en la sentencia de aquiescencia dictada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva Cork, de fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Host LLC. N�tese que dicho acuerdo se firm� en el a�o 2003, con posterioridad al registro, por parte de la Demandada, del nombre de dominio litigioso. En consecuencia, con dicho acuerdo se respetaba t�citamente el uso por la Demandada del nombre de dominio .
6. Debate y conclusiones
6.1. Nombre de dominio
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Demandante afirma que el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas comunitarias MILLENNIUM, y la Demandada admite que es id�ntico a ellas. El Experto concluye que el primer elemento de la Pol�tica est� probado.
B. Derechos o intereses leg�timos
La Demandante alega que la Demandada no tiene ni derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, y que carece de autorizaci�n o licencia de la Demandante para utilizarlo. Toca a la Demandada, entonces, alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, punto 2.1, en “.
La Demandada afirma que ostenta derechos e intereses leg�timos respecto del nombre de dominio puesto que lo registr�. El Experto considera que ese argumento no es v�lido. De aceptarse, cualquier demandado en un procedimiento UDRP tendr�a autom�ticamente derechos o intereses leg�timos sobre un nombre de dominio por el mero hecho del registro, lo que es absurdo. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI N��D2005-1139 , citando a Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe, Caso OMPI No.�D2001-0044, (“El simple registro �nicamente no puede constituir tales derechos”).
Asimismo, la Demandada alega que, con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la Demandante, utilizaba el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, la Demandada no ha negado que conociera la existencia de la cadena al momento de registrar el dominio.
Asimismo, la Demandada alega que ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio. Sin embargo, la denominaci�n social ALLIUM HOTELS no coincide con el nombre de dominio . Por otra parte, m�s adelante la Demandada alega que es conocida corrientemente por el nombre de dominio . Ver 6.2.B.
De todos modos, la propia Demandada afirma textualmente: “Sin embargo, en relaci�n con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, n�mero 36 de los de Barcelona decret� en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”. El Experto considera que si la Demandada admite esa prevalencia de la marca de la Demandante, no puede alegar derechos o intereses leg�timos al nombre de dominio en cuesti�n. Adem�s, la Demandada declara que renuncia al nombre de dominio , y que lo hubiera cedido gratuitamente a la Demandante de haber podido hacerlo t�cnicamente. Como no puede presumirse la gratuidad de los actos de una mercantil, en opini�n de este Experto, un prop�sito de renuncia no resulta demasiado cre�ble. La Demandada tampoco explica claramente qu� razones t�cnicas le impidieron ceder el nombre de dominio a la Demandante, si realmente estaba dispuesta a hacerlo.
Por todo ello, el Experto opina que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio .
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alega que Allium Hotels opera en el mismo campo de negocios que la Demandante, y que ten�a conocimiento de la existencia y notoriedad de las marcas MILLENNIUM cuando registr� el nombre de dominio en disputa. La Demandada afirma que no lo registr� ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. Agrega que la Demandante y ella no compiten entre s�, por lo que resulta absurdo afirmar que ha actuado de mala fe.
La Audiencia Provincial de Barcelona declar� que promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio (con gui�n y una sola “n”) infringe los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Ver 4.9. supra. Es de notar que la Demandada en su contestaci�n de demanda ni siquiera menciona por qu� motivo registr� el nombre de dominio . De all�, este Experto puede concluir que el registro del nombre de dominio, casi id�ntico a la marca de la Demandante, con toda probabilidad fue realizado para atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de un servicio que figure en su sitio Web, en los t�rminos de la Pol�tica, p�rrafo 4(b)(iv). Como m�nimo, esa posibilidad debe haber sido tenida en cuenta por la Demandada desde el momento del registro. N�tese que la Pol�tica no exige que la confusi�n efectivamente se produzca, sino que es suficiente con crear esa posibilidad.
El hecho que despu�s del requerimiento de la Demandante la Demandada haya eliminado todo contenido del sitio web inclina a creer que se trata de un reconocimiento impl�cito de que el uso activo del nombre de dominio era de mala fe.
Por otra parte, la actual ausencia de contenido en el sitio web, no cambia el hecho que existi� uso de mala fe, ya que una vez usado de mala fe el nombre de dominio, queda satisfecho el p�rrafo 4(b)(iv) de la Pol�tica. Ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Mart�n, Caso OMPI N� D2000-1679 (“La interrupci�n actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizaci�n de mala fe en el sentido de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Pol�tica exigiendo que la utilizaci�n de mala fe contin�e despu�s que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldr�a a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resoluci�n desfavorable, el f�cil expediente de interrumpir o eliminar toda publicaci�n de contenidos en el sitio web, dej�ndolo inactivo a todo efecto pr�ctico. Eso debe descartarse por absurdo.” )
El Experto considera probado que el nombre de dominio se registr� y se usa de mala fe.
6.2. Nombre de dominio
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Contrariamente a lo que sostiene la Demandada, para determinar si se ha cumplido con el primer requisito de la Pol�tica, es insustancial si coinciden o no la imagen, calidad o localizaci�n de los servicios respectivamente prestados por Demandante y Demandada. Hay consenso entre los panelistas de la OMPI en que para determinar si se ha reunido el primer elemento de la Pol�tica simplemente hay que comparar la marca con el nombre de dominio. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en .
La Demandada sostiene que el nombre de dominio no crea confusi�n con respecto a las marcas de la Demandante, y que no incorpora en su totalidad ninguna de ellas. Sin embargo, descartado el gTLD “.com”, las diferencias no son significativas. En el nombre de dominio faltan la part�cula final “um” y la palabra “resorts”, presentes en la marca MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS. La falta de la part�cula “um” no es significativa, dado que en comparaci�n con “millenium”, la palabra“millenni” tambi�n contiene tres s�labas, las dos primeras id�nticas, y la tercera, muy parecida. La palabra “hotel” figura tanto en la marca como en el nombre de dominio, siendo indiferente el orden de los t�rminos. No parece significativa la ausencia de la palabra “resorts” en el nombre de dominio; tanto “hotel” como “resort” son establecimientos o lugares donde se proporcionan servicios de alojamiento por un precio. A pesar de que - como se ver� m�s adelante - la cuesti�n del idioma en que est�n escritas las palabras “millennium” y “millenni” tiene su importancia cuando se considera la cuesti�n de la mala fe, en la simple comparaci�n que debe efectuarse para establecer el primer elemento de la Pol�tica, “millenni” en catal�n y “millennium” en ingl�s (o lat�n) significan lo mismo.
De todo esto el Experto concluye que el nombre de dominio es confundiblemente similar a la marca sobre la que tiene derechos la Demandante.
B. Derechos o intereses leg�timos
Frente a la alegaci�n de la Demandante, de que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, la Demandada afirma que, con anterioridad a la presente controversia, viene utilizando el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios. Cita como prueba el documento n�mero 16 anexo a la demanda, una impresi�n de la p�gina web existente en , sitio web de la Demandada, obtenida e impresa el 26�de�septiembre de 2006. All� se ofrecen los servicios hoteleros del Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Saint Pau, 14, Barcelona, y figura que el hotel integra la cadena de hoteles Apsis.
De este modo la Demandada aludi� al p�rrafo 4(c)(i) de la Pol�tica (“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios”), aunque sin dar mayores precisiones. Por tanto, el Experto dict� la Orden de procedimiento No. 1, pidiendo a la Demandada que indicara con la mayor precisi�n posible: a) la fecha exacta de comienzo de la utilizaci�n del nombre de dominio o de un nombre correspondiente a dicho nombre de dominio, en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios; b) la modalidad de la utilizaci�n; c) si lo que utiliz� es el nombre de dominio citado o un nombre correspondiente al mismo, y en el segundo caso, cu�l, y d) una descripci�n de la oferta de servicio, explicando por qu� la misma debe considerarse de buena fe.
La Demandada respondi� a la Orden declarando que el 28 de Mayo de 2002 es la fecha de comienzo de la utilizaci�n del nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, como bien observ� la Demandante, la Demandada no aport� prueba alguna de que ese nombre de dominio se comenzara a usar en esa fecha. Considera el Experto que la Demandada tampoco present� prueba de la fecha en que su hotel comenz� a denominarse “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”. Por su parte, la Demandante manifiesta que si bien desconoce la fecha exacta en la que tuvo lugar el paso del hotel de la cadena Best Western a la cadena Apsis, este cambio se realiz� con toda probabilidad con posterioridad a la firma del acuerdo mencionado en 4.8. supra, dado que la cadena hotelera APSIS HOTELS se cre� en 2003.
Por cierto, el p�rrafo 4(c)(i) de la Pol�tica no exige que el uso bona fide se remonte a la fecha de registro. Puede ser posterior al registro, con tal que sea anterior a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia. Por eso cabe preguntarse desde cu�ndo hay una controversia entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio , y cu�ndo recibi� aviso la Demandada de una controversia. La mayor�a de los expertos hacen coincidir ese aviso con la recepci�n de la demanda en el procedimiento UDRP. As� por ejemplo, en Televisa V. Retevision Interactiva S.A., Caso OMPI No. D2000-0264, la demandada hab�a registrado un nombre como designaci�n societaria y como nombre de una de sus subsidiarias, y numerosas marcas con ese nombre antes de la notificaci�n de la demanda. Adem�s, el conocimiento de la controversia debe ser posterior al registro de la marca por parte del demandante. Ver Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi, Caso OMPI No. D2000-0040 (la controversia no puede haber existido antes de que por lo menos hayan comenzado a emerger derechos de la marca).
Este Experto opina que el significado de los t�rminos “controversia” (“dispute”) y “noticia” (“notice”) en la Pol�tica sugiere que la noticia relevante a los fines del p�rrafo 4(b)(i) puede recibirse antes de la notificaci�n de la demanda en el procedimiento UDRP, puesto que del p�rrafo 4 de la Pol�tica se desprende que una disputa o controversia es anterior al procedimiento UDRP y que “disputa” no es igual a “procedimiento” o a “la acci�n que toma el demandante para iniciar los procedimientos”. Ver Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises, and J. D. Sallen Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0461.
En el presente caso parece claro que cuando la Demandada registr� el nombre de dominio ya exist�a una controversia entre la aqu� Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors, en la que se opusieron las marcas comunitarias de la Demandante a una solicitud de marca pr�cticamente id�ntica al nombre de dominio en disputa. Como se ve en 4.5. supra, el 20 de mayo de 2002 la OEPM hab�a denegado la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI presentada por la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors S.L., por entender que “es incompatible con las marcas opositoras [...] por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusi�n/asociaci�n entre ellas”. Sin embargo, como afirma la Demandada, la controversia no era con ella, sino con Mil.Lenium Hotel Inversors.
No escapa al Experto que la Demandada registr� el nombre de dominio el 28�de�mayo�de�2002 , es decir apenas ocho d�as despu�s de la denegatoria mencionada (ver 4.6 supra). No se puede descartar que cuando registr� el nombre de dominio la Demandada pudiera estar en conocimiento que exist�a la mencionada controversia. En particular no puede excluirse que haya existido alg�n tipo de comunicaci�n o entendimiento entre la Demandada y la mercantil Mil.Lenium teniendo en cuenta que la direcci�n del hotel en cuesti�n es Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, la misma en que la sociedad Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene su sede social. Ver Anexo 7 y Documento 1 del Anexo 11 al escrito de demanda. Otro posible nexo entre las mercantiles, seg�n surge de la prueba anexa a la demanda, es que la Sra. Gracia L�pez Gerard, integrante del �rgano de administraci�n de la Demandada Allium Hotels, S.L., es o ha sido consejero y secretario de Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L.
De todos modos, a�n si la Demandada hubiera tenido noticia de la mencionada controversia al registrar el nombre de dominio, no est� probado que la mencionada disputa entre la Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors involucre tambi�n a la Demandada, o que esta sea un alter ego de Mil.Lenium, o que Mil.Lenium lo sea de la Demandada. El Experto no puede ignorar que en este procedimiento la Demandada sostuvo expresamente que ambas mercantiles son personas jur�dicas distintas entre s�. En otros t�rminos, el Experto no puede, sin m�s, levantar el velo societario. Ver Caesars Entertainment, Inc. f/k/a Park Place Entertainment Corporation v.�Ad�Dreamer Inc., Caso OMPI No. D2005-0293 (“[S]uch issues as piercing corporate veils or finding an individual or other entity liable in the stead of a named party are simply not matters that need to be made in the context of UDRP proceedings”)3.3
A la pregunta del Experto sobre la oferta de servicios para la que se utiliz� el nombre de dominio, y por qu� la misma deber�a considerarse de buena fe, la Demandada respondi� que se trata de los servicios propios de una cadena hotelera de prestigio, sin la intenci�n de desviar a los consumidores de manera inequ�voca o de empa�ar el buen nombre de la adversa. Agreg� que ofrece sus servicios de buena fe porque no pretende aprovecharse ni de los clientes de la adversa ni de sus marcas o reputaci�n, pues la adversa no tiene abierto en Espa�a ning�n establecimiento hotelero, ni intenci�n de abrirlo.
Es verdad que, como observa la Demandante, la Demandada no ha mencionado en este contexto la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que estableci� que existe un riesgo de asociaci�n del origen empresarial y de confusi�n en los usuarios entre las Marcas MILLENNIUM de la Demandante y los t�rminos “hotel mil�lenni”. Sin embargo, al considerar la mala fe a los fines de la Pol�tica, adem�s del riesgo de asociaci�n, debe considerarse la intenci�n de aprovecharlo. Esa intenci�n de la Demandada no ha sido probada. Ver punto “C” infra.
La Demandada tambi�n alega que “[a]simismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, y que ha hecho un uso de �ste leg�timo y leal.” De tal modo, la Demandada invoca el p�rrafo 4(c)(ii) de la Pol�tica (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”).
Es evidente que la denominaci�n de la mercantil Allium Hotels no coincide con el nombre de dominio. En la orden de procedimiento No. 1 el Experto tambi�n pidi� a la Demandada que ampliara la informaci�n suministrada, pregunt�ndole: e) Desde qu� fecha la Demandada es conocida corrientemente por el nombre de dominio o un nombre a �l correspondiente, f) Desde qu� fecha ha hecho un uso del nombre de dominio , g) La modalidad de la utilizaci�n, y h) Por qu� el uso indicado en “f)” y “g)” debe considerarse leg�timo y leal.
La Demandada contest� que usa el nombre de dominio desde el�28�de mayo de 2002, a lo que la Demandante observ� que el cambio de denominaci�n de “Hotel Millennium” por “Hotel Millenni” es m�s reciente y tiene como causa la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en fecha 17 de noviembre de 2004 (ver 4.9), y el cambio de cadena hotelera de BEST WESTERN a APSIS HOTELS.
Dada la discrepancia de las Partes en cuanto a la fecha de uso del nombre de dominio, y a si la Demandada ha sido corrientemente conocida por el nombre de dominio y, en su caso, desde qu� fecha, en fecha 15 de diciembre de 2006 el Experto, en uso de sus atribuciones, visit� el sitio de Internet Archive, que guarda “instant�neas” de millones de p�ginas web. El Experto encontr� que la versi�n m�s antigua disponible del sitio web existente en es de fecha 11 de julio de 2004, y est� archivada en .
El Experto pudo observar, de izquierda a derecha, un cuadro con el nombre MILLENNI y cuatro asteriscos impresos sobre otra imagen en gris del edificio, la imagen del mismo edificio de varios pisos en fotograf�a a color y, a continuaci�n, un cuadro con los datos de direcci�n, tel�fonos y correo electr�nico del establecimiento HOTEL APSIS MILLENNI. La p�gina contiene, adem�s, informaci�n y “links” internos sobre las instalaciones, servicios y reservas. De dicha pagina web surge que la Demandada exhibe p�blicamente en Internet al “Hotel Millenni” y “Hotel Apsis Millenni”, publicitando y vendiendo servicios de hoteler�a que se prestan en Barcelona por lo menos desde julio de 2004.
Por cierto no est� probado que la Demandada utilizara en la Red el nombre “Millenni” desde el 28 de mayo de 2002; adem�s, asiste raz�n a la Demandante en cuanto a que no es probable que la utilizaci�n haya comenzado antes de octubre de 2003, cuando se firm� el acuerdo entre la aqu� Demandante y la cadena Best Western Internacional. Ver 4.8. supra. Sin embargo, no puede descartarse que el uso haya comenzado antes de julio de 2004. El Internet Archive muestra que se archivaron p�ginas de fechas anteriores, aunque no estaban disponibles al momento de la consulta por el Experto.
El Experto concluye que el uso del nombre de dominio por la Demandada en relaci�n con una oferta bona fide de servicios hoteleros en Barcelona se remonta a por lo menos dos a�os antes de la notificaci�n de la Demanda en el presente procedimiento, con lo que la Demandada est� claramente comprendida dentro de la circunstancia de la Pol�tica, p�rrafo 4(c)(i). Puesto que el hotel integra la cadena Apsis desde por lo menos julio de 2004, el Experto tambi�n considera probado que la Demandada o el hotel eran “conocidos corrientemente” en los t�rminos de la Pol�tica, p�rrafo 4(c)(ii) (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”). Ver FUNDUS Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH v. Adlon Hotel, Caso OMPI No. D2001-0339 (rechazando la demanda del Hotel Adlon de Berlin, entre otros motivos, porque el demandado operaba normalmente una empresa hotelera denominada “Adlon Hotel” en San Jos�, California, ubicada a miles de kil�metros de Berl�n, Alemania).
Por todo lo anterior, el Experto concluye que la Demandante no ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
C) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Aunque a esta altura no es estrictamente necesario examinar el tercer elemento de la Pol�tica, el Experto cree que tampoco se prob� la mala fe de la Demandada en los t�rminos establecidos en la Pol�tica. No se ha alegado ni probado que la Demandada haya registrado el nombre de dominio con la finalidad principal de vend�rselo a la Demandante o de lucrar indebidamente con la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio (Pol�tica, p�rrafo 4(b)(i)), ni con la finalidad de impedir que la Demandante refleje alguna de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente (Pol�tica, p�rrafo 4(b)(ii)), ni fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (Pol�tica, p�rrafo 4(b)(iii)).
Alega la Demandante que la Demandada registr� el nombre de dominio en un intento de aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputaci�n y prestigio de los servicios hoteleros de la cadena hotelera de la Demandante.
No puede descartarse que la Demandada, al registrar el nombre de dominio, haya tenido conocimiento de la existencia previa de la Demandante y los servicios hoteleros que presta en otros pa�ses. Sin embargo de all� no se desprende necesariamente que al registrar o utilizar el nombre de dominio la Demandada haya “intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea” (Pol�tica, p�rrafo 4(b)(iv)).
Tanto el documento 16 anexo a la demanda como la mencionada p�gina web guardada en Internet Archive, refieren exclusivamente al hotel cuatro estrellas “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”, y exhibe una descripci�n de los servicios, indicando como correo electr�nico . En relaci�n con la fuente, patrocinio, afiliaci�n y promoci�n del sitio web, surge del texto y configuraci�n de la p�gina que se trata de un hotel ubicado en Barcelona, que funciona realmente como tal, y que est� afiliado a la cadena Apsis. Tanto la afiliaci�n comercial como la localizaci�n encuadran al hotel dentro de una cadena distinta de la Demandante. Por lo tanto, del uso probado del nombre de dominio el Experto no infiere que exista una intenci�n de aprovechamiento parasitario del prestigio de la cadena hotelera de la Demandante.
Finalmente, aunque a los fines de establecer el primer elemento de la Pol�tica el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, lo cierto es que no es id�ntico a las mismas; adem�s, “millenni” es una palabra en catal�n, la lengua del lugar en que opera efectivamente el hotel, y la Demandante no posee establecimiento hotelero alguno en Espa�a.
En consecuencia, el Experto considera que tampoco se ha probado el tercer requisito de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
En cuanto al nombre de dominio , por no haberse probado que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio y que el mismo se ha registrado y se usa de mala fe, se desestima la demanda.
La presente decisi�n se adopta en el limitado marco de estos procedimientos, y de ninguna manera prejuzga sobre las determinaciones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes, en procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que conforme a la legislaci�n aplicable puedan o no tener las Partes.
Roberto Bianchi
Experto �nico
Fecha: 18 de diciembre de 2006
1 1 Con gui�n intermedio y una sola “n”.
2 2 Se refiere a .
3 3 Entre sus observaciones a las respuestas de la Demandada a la Orden No. 1, la Demandante aleg� que Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene una participaci�n en el capital de la Demandada, adjuntando prueba documental. El Panel no considerar� dicha alegaci�n y prueba porque excede manifiestamente lo requerido en la Orden, porque la Demandante pod�a haber acompa�ado dicha prueba a la Demanda, y porque otorgarle a esta altura del procedimiento un plazo la Demandada para que pueda ejercer su defensa al respecto prolongar�a excesivamente la duraci�n de este procedimiento, que ya sido extendida una vez.
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