Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Hachette Filipacchi Presse contre Henri Wichlacz
Litige n��D2006-1614
1. Les parties
Le Requ�rant est Hachette Filipacchi Presse, Levallois-Perret Cedex, France, repr�sent� par Markplus International, Paris, France.
Le D�fendeur est Henri Wichlacz, Marignane-Aeroport, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Hachette Filipacchi Presse aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du�20�d�cembre�2006.
En date du�20�d�cembre�2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�26�d�cembre�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs“), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les�“R�gles�d’application“), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�“R�gles�suppl�mentaires“) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
En date du 17�janvier�2007, le Centre a adress� une notification d’irr�gularit� formelle concernant la plainte du Requ�rant. Le d�tenteur des noms de domaine n’avait pas reconnu dans son contrat d’enregistrement la comp�tence de la juridiction judiciaire du lieu o� l’unit� d’enregistrement a son si�ge pour le r�glement judiciaire de litiges relatifs � l’utilisation des noms de domaine. Le Requ�rant devait donc accepter la comp�tence des tribunaux o� le d�fendeur a son domicile pour toute contestation de la part du D�fendeur � l’encontre de la d�cision �ventuellement rendue par la Commission administrative tendant au transfert ou � la radiation des noms de domaine. Le Requ�rant n’ayant pas accept� cette comp�tence, le Centre lui a notifi� cette irr�gularit� et l’a enjoint � modifier sa plainte sous peine de la voir r�put�e retir�e. Le Requ�rant s’est pleinement conform� � cette notification et a transmis sa plainte amend�e au Centre le�18�janvier�2007.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�24�janvier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�13�f�vrier�2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du�15�f�vrier�2007 le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du�27�f�vrier�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La�Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est Hachette Filipacchi Presse, une soci�t� d’�dition et de presse notoirement connue en France et dans le monde.
Le Requ�rant est titulaire de nombreuses marques comportant le terme “ELLE”, d�pos�es dans divers pays du monde entier, tels que les �tats-Unis, l’Australie, l’Inde.
Plus particuli�rement, le Requ�rant est titulaire :
- en France, de diverses marques “ELLE” dont la marque “ELLE” n��1.538.354 d�pos�e le 27�juin�1989 et renouvel�e le 13�janvier�1999 dans les classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
- au niveau communautaire, de la marque figurative “ELLE” n��3.475.365 d�pos�e le�30�octobre�2003 dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42.
De plus, le Requ�rant indique �tre titulaire d’un certain nombre de noms de domaine, dont notamment et .
Le D�fendeur, M. Henri Wichlacz, a enregistr� les noms de domaine et le�12�janvier�2003. Il exploite � ces adresses des sites de nature pornographique, au vu des documents communiqu�s par le Requ�rant � l’appui de sa plainte.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment aux paragraphes�4.a), b) et c) des Principes directeurs et au paragraphe�3 des R�gles d’application, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants�:
Le Requ�rant soutient que les noms de domaine en cause sont similaires � la marque ant�rieure “ELLE” sur laquelle il dispose de droits. Selon lui, il en r�sulte un risque �lev� de confusion entre d’une part les sites de nature pornographique exploit�s par le D�fendeur et d’autre part la marque notoire “ELLE” d�tenue par le Requ�rant et les nombreux noms de domaine dont il est titulaire et comprenant soit sa marque notoire “ELLE” (, ), soit des d�clinaisons de celle-ci telles que , ou encore .
Le Requ�rant soutient �galement que le D�fendeur ne d�tient aucun droit sur les noms de domaine faisant l’objet du litige, et ne peut justifier d’aucun int�r�t l�gitime s’y attachant.
Le Requ�rant soutient enfin que les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi par le D�fendeur. Selon le Requ�rant, le D�fendeur, en tant que r�sident fran�ais, ne pouvait ignorer la notori�t�, tant en France qu’au niveau mondial, de la marque “ELLE”, ni l’existence des sites accessibles aux noms de domaine, tels que “www.” ou “www.”. Le Requ�rant reproche au D�fendeur d’avoir enregistr� et utilis� les noms de domaine et dans le but de d�tourner � des fins lucratives les internautes et ainsi profiter des investissements mis en œuvre par le Requ�rant pour promouvoir sa marque “ELLE”.
Par cons�quent, le Requ�rant sollicite la radiation des noms de domaine et .
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine et par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la radiation desdits noms de domaine.
Conform�ment au paragraphe�4. a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher si les trois conditions cumulatives pos�es par celui-ci sont r�unies, � savoir�:
A) Si les noms de domaine sont identiques � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer une confusion;
B) Si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation des noms de domaine; et
C) Si le D�fendeur a enregistr� et utilise les noms de domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est rappel� que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
En l’esp�ce, le Requ�rant a apport� la preuve qu’il �tait titulaire de la marque “ELLE”, que ce soit en France ou au niveau communautaire ou international, bien avant l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux. En outre, le Requ�rant a prouv� qu’il exploitait des noms de domaine reprenant sa marque “ELLE”, tels que , ou .
Il est toutefois incontestable que les noms de domaine et ne sont pas identiques � la marque “ELLE” d�tenue par le Requ�rant.
L’Expert s’est donc attach� � d�terminer s’il existe une similitude de nature � cr�er une confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requ�rant, et ce dans le strict cadre juridique de l’UDRP.
Comme l’indique le Requ�rant dans sa plainte, la marque “ELLE” est une marque notoire tant en France qu’� l’�tranger, pour les produits et services qu’elle d�signe, et plus particuli�rement les magazines “ELLE” (magazines de mode, de d�coration, de cuisine, etc), ou encore les v�tements et chaussures vendus sous la marque “ELLE”.
“Elle” est �galement un pronom personnel f�minin de la langue fran�aise dont l’utilisation est, par d�finition, largement r�pandue.
Les noms de domaine enregistr�s par le D�fendeur comprennent donc le terme “elle”, qui est � la fois un pronom personnel de la langue fran�aise et une marque du Requ�rant, auquel sont adjoints les mots “sexe” ou “sexy”, termes g�n�riques directement li�s � la nature m�me des sites du D�fendeur, � savoir des sites pornographiques.
Dans la d�cision Hachette Filipacchi Presse c. Shi Cheng, OMPI Litige n��D2005-1240, relative au nom de domaine , l’Expert a estim� que la combinaison de la marque “ELLE” avec les termes g�n�riques de langue anglaise “i” et “love” entra�nait une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque “ELLE”. Il rappelle � cet �gard qu’un nom de domaine compos� d’une marque et de termes g�n�riques peut toujours �tre consid�r� comme cr�ant une similarit� de nature � engendrer une confusion avec la marque.
Par ailleurs, dans la d�cision Yahoo! Inc. c. Y, Y, Y, Y and Benjamin Benhamou, OMPI Litige n��D2001-1188, l’Expert a estim� que l’ajout du terme “Sexy” aux noms de domaine en cause, qui comprenaient int�gralement la marque du requ�rant, ne pouvait emp�cher dans l’esprit du public l’imm�diate association des noms de domaine litigieux avec la marque du requ�rant.
Au regard de ces d�cisions et des circonstances de la pr�sente esp�ce, l’Expert constate que l’ajout des termes “Sexe” et “Sexy” ne permettent pas de distinguer significativement les noms de domaine en cause de la marque “ELLE”, ce qui entra�ne in�vitablement une confusion chez les utilisateurs de l’internet entre les noms de domaine en cause et la marque du Requ�rant.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que les noms de domaine et sont similaires � la marque “ELLE” d�tenue par le Requ�rant au point de cr�er une confusion avec cette derni�re dans l’esprit du public.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit ni int�r�t l�gitime sur les noms de domaine et .
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � ces all�gations.
L’article 14 (b) des R�gles d’application dispose que si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des r�gles, la commission peut en tirer toutes les conclusions qu’elle juge appropri�es.
Ainsi, en cas de d�faut de r�ponse de la part du D�fendeur, l’Expert peut en tirer toutes cons�quences qu’il juge appropri�es � l’�gard du D�fendeur (d�cisions Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, OMPI Litige n��D2003-0465, et The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, OMPI Litige n��D2002-1064).
Il est rappel� n�anmoins que le d�faut de r�ponse du D�fendeur n’exon�re pas le Requ�rant de prouver que le D�fendeur ne dispose pas de droits ou d’int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet du litige (d�cision Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan, OMPI Litige n��D2004-0383). Cependant, au regard de la difficult� pour le Requ�rant de rapporter la preuve n�gative du d�faut de droits ou d’int�r�t l�gitime du D�fendeur sur le nom de domaine, les experts admettent commun�ment que l’obligation de prouver � la charge du Requ�rant est all�g�e. Ainsi, il est seulement demand� au Requ�rant de d�montrer qu’� premi�re vue, le D�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au D�fendeur et ce dernier doit prouver qu’il d�tient des droits ou qu’il a un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine objet du litige (d�cision The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, OMPI Litige n��D2002-1064).
En l’esp�ce, le Requ�rant d�montre �tre titulaire de la marque notoire “ELLE”, connue nationalement et internationalement.
Le Requ�rant d�montre �galement que les termes “Elle-sexe” et “Elle-sexy” ne sont pas g�n�riques et ne constituent pas des termes descriptifs des services propos�s en ligne sur les sites internet du D�fendeur. De surcro�t, le Requ�rant all�gue que le D�fendeur n’est pas connu dans le monde des affaires sous ces d�nominations, et affirme qu’� aucun moment il n’a conclu d’accord avec le D�fendeur lui permettant d’utiliser sa marque notoire “ELLE” ou de l’incorporer dans un nom de domaine.
L’Expert consid�re que les �l�ments rapport�s par le Requ�rant permettent de dire qu’� premi�re vue, le D�fendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’int�r�t l�gitime � l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine et .
Le D�fendeur n’ayant pas r�pondu � la plainte qui lui a �t� notifi�e alors qu’il avait l’occasion de faire valoir ses droits ou int�r�ts �ventuels sur les noms de domaine objets du litige, l’Expert estime pouvoir en conclure que le D�fendeur ne dispose pas de droits ni d’int�r�t l�gitime sur les noms de domaine et .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi les noms de domaine en cause. Il rapporte � cet �gard la preuve que la marque “ELLE” est une marque notoire dont le D�fendeur, en tant que r�sident fran�ais, ne pouvait ignorer l’existence. Selon le Requ�rant, le D�fendeur a manifestement voulu s’inscrire dans le sillage de la notori�t� de la marque notoire “ELLE” afin d’assurer un important flux de visites d’internautes sur son site et ainsi tirer profit de tous les investissements consacr�s par le Requ�rant � la promotion de sa marque dans le monde.
A de nombreuses reprises, les Experts ont consid�r� que des pratiques similaires � celles mises en œuvre par le D�fendeur caract�risaient la mauvaise foi.
Ainsi, dans la d�cision GA Modefine SA v. Armani International Invesment, OMPI Litige n��D2000-0305, l’Expert a consid�r� que, lorsque le d�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte qui lui est adress�e, la mauvaise foi doit �tre pr�sum�e en cas d’enregistrement et d’utilisation d’un nom de domaine reproduisant en totalit� ou en partie une marque notoire.
Par ailleurs, dans la d�cision Microsoft Corporation v. Wayne Lybrand, OMPI Litige n��D2005-0020, l’Expert a rappel� que la mauvaise foi peut �tre caract�ris�e par le fait d’enregistrer un nom de domaine comprenant une marque notoire. De fa�on constante, les Experts estiment que la mauvaise foi r�sulte du fait que le d�fendeur devait ou aurait d� savoir qu’une marque avait �t� enregistr�e et �tait utilis�e ant�rieurement � l’enregistrement de ses noms de domaine.
En l’esp�ce, le D�fendeur n’ayant pas r�pondu � la plainte, l’Expert consid�re que sa mauvaise foi est pr�sum�e.
De plus, l’Expert constate que la marque “ELLE” est notoirement connue en France et qu’il est inconcevable que le D�fendeur ait pu ignorer reproduire int�gralement cette marque en enregistrant les noms de domaine et .
Par cons�quent, l’Expert estime que le D�fendeur, en enregistrant et en utilisant les noms de domaine et , a sciemment tent� de cr�er une confusion avec la marque “ELLE” dans l’esprit des utilisateurs de l’internet afin de les attirer sur les sites de nature pornographique qu’il exploite.
Par cons�quent, l’Expert d�cide que le D�fendeur a enregistr� et qu’il utilise les noms de domaine et de mauvaise foi.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes�4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne la radiation des noms de domaine et .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 4�avril�2007
Full & Egal Universal Law Academy