Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Chocolates Turín, S.A. de C.V. c. Guahiro Dreams Inc.
Caso N° D2006-1622
1. Las Partes
La Demandante es Chocolates Turín, S.A. de C.V. con domicilio en México, D.F. C.P., México, representada por José Juan Méndez Cortes.
El Demandado es Guahiro Dreams Inc. con domicilio en Tipp City, Ohio, Estados Unidos de America.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es TUCOWS, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 22 de diciembre de 2006 el Centro envió al registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre de 2006 el registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico . En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 10 de enero de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de enero de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de febrero de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de febrero de 2007.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de febrero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de la marca TURIN (& diseño) y algunas marcas que comprenden la voz TURIN, como por ejemplo ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseño). Todas ellas fueron registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio objeto de la presente demanda.
El Demandando es titular del nombre de dominio registrado el 24 de febrero de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El demandante alega que:
Chocolates Turín S.A. de C.V. es titular de diversos registros de marcas con la denominación “TURIN (diseño)” y “ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseño)” en México, encontrándose vigentes y surtiendo efectos legales.
Tales registros de marca son anteriores a la fecha en que fue registrado el nombre de dominio , por lo que sus derechos son anteriores a los del Demandado.
El nombre de dominio es confundible con sus registros de marca. A tal fin, compara el nombre de dominio y sus marcas en los planos gráfico, fonético e ideológico.
El Demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta auténtica de productos o servicios.
El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Al registrar el nombre de dominio en cuestión, el Demandado conocía al Demandante. Prueba de ello es que en el sitio web “www.” el Demandado se refiere a las marcas, denominación social y giro de actividades del Demandante.
La intención del Demandado al registrar el nombre de dominio es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechándose del prestigio y fama de Chocolates Turín.
No cuestiona la libertad que pueda tener el Demandado para referirse al Demandante, sino la falta de derechos e intereses legítimos que ostenta para hacerlo a través de un nombre de dominio semejante en grado de confusión a sus marcas.
Es clara la utilización de mala fe que el Demandado hace del nombre de dominio en cuestión, ya que tras ingresar a su sitio web “www.” aparece información que no es la información comercial que pudiera ser exhibida por una empresa que entre su giro comercial se encuentra la fabricación y venta de chocolates.
Por último, la Demandante solicita que el nombre de dominio sea transferido al Demandante Chocolates Turín S.A. de C.V.
B. Demandado
El Demandado alega que:
Es incorrecto que el nombre de dominio resulte engañoso con los servicios y productos relacionados con las marcas que el Demandante dice tener, ya que en el sitio web que corresponde al referido dominio no se promueven o venden productos de repostería por lo cual es imposible crear confusión alguna a clientes/consumidores sobre los productos que el Demandante fabrica.
El objetivo fundamental del sitio web “www.” es informar a la opinión pública sobre actuaciones indebidas en las cuales incurrieron ciertos individuos relacionados con la Demandante para intentar despojar a la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza” y a sus herederos de las marcas entre las cuales está la de TURIN.
La Demandante nunca fue legítima dueña de las marcas que menciona, prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena a la Demandante a regresar dichas marcas a su legítima propietaria la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza”, cuya copia acompaña.
No se le ha impedido al Demandante reflejar la marca TURIN en un nombre de dominio con similitud a la marca en cuestión ya que el Demandante es propietario del dominio .
El nombre de dominio en cuestión no ha sido registrado por el Demandado para perturbar la actividad comercial del Demandante ni tampoco ha sido registrado de manera intencionada de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio.
Por lo expuesto el Demandado solicita que la Demanda sea rechazada.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) el Demandante deberá probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
El Experto encuentra útil aclarar que las diversas acusaciones formuladas por las partes en sus escritos de Demanda y Escrito de Contestación a la Demanda que no se refieren a lo atinente al registro y uso del nombre de dominio exceden la competencia de este Experto.
El Experto debe limitarse a verificar si se encuentran probados los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a), sin adentrar en las cuestiones de hecho y de derecho que exceden este estricto marco, las cuales deben ser dejadas en manos de los tribunales con el fin de posibilitar a las partes la amplitud de debate y prueba necesarias.
En razón de ello, el Experto se limitará a atender solamente aquellos argumentos de las partes que fueron planteados por ellas en tiempo oportuno y que a juicio del Experto resulten conducentes para la decisión del caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto encuentra que existe similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante Chocolates Turín S.A. de C.V. que contienen la voz distintiva y característica “Turin”.
La palabra “chocolates” no aporta distintividad al nombre de dominio y no resulta suficiente para mitigar la confusión con las marcas de la Demandante, desde la perspectiva del usuario de Internet. Por el contrario, es evidente que “Turin” es el elemento principal, característico y distintivo, tanto en el nombre de dominio en cuestión como en las marcas de la Demandante.
El Demandado sostiene que la Demandante nunca fue legítima dueña de las marcas que menciona y que prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena a la Demandante a regresar dichas marcas a su legítima propietaria, la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza”.
Al respecto, el Experto entiende que cuestiones como las planteadas por el Demandado exceden el limitado campo de acción del ExpertoExperto. Sin perjuicio de ello, de la copia de la sentencia acompañada por el Demandado no surge que Chocolates Turín S.A. de C.V. haya sido condenado a “regresar” al Demandado las marcas sobre las que el Demandante basa el presente reclamo, ni que el Demandado haya sido alguna vez su titular.
Por lo expuesto, el Experto entiende que el Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en la Política párrafo 4.a).i).
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta auténtica de productos o servicios.
Asimismo, sostiene que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechándose del prestigio y fama de Chocolates Turín.
Por otro lado, no cuestiona la libertad que pueda tener el Demandado para referirse al Demandante sino la falta de derechos e intereses legítimos que ostenta para hacerlo a través de un nombre de dominio semejante en grado de confusión con sus marcas.
De las constancias de la causa y de las propias manifestaciones del Demandado al presentar el Escrito de Contestación a la Demanda surge que al menos uno de los fines del sitio es criticar y formular acusaciones contra la Demandante.
El Experto encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso legítimo y leal del nombre de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de libertad de expresión en Internet, pero ello no significa que tenga derechos para utilizar un nombre de dominio confundible con una marca ajena, sin la debida autorización de su titular.
Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que el Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Es evidente que la actividad que intenta llevar adelante el Demandado en su sitio web, esto es, criticar y formular acusaciones contra el Demandante, resulta perturbadora de su actividad comercial.
El Experto entiende que el registro de un nombre de dominio confundible con una marca prestigiosa con el fin de criticar y formular acusaciones contra su titular constituye una conducta teñida de mala fe a los fines de la Política.
Por consiguiente, el Experto encuentra que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a Chocolates Turín S.A. de C.V.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 5 de marzo de 2007
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