Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya
Caso N��D2007-0168
1. Las Partes
El Demandante es el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, con domicilio en Barcelona, Espa�a, representado por JAUSAS, Espa�a.
El Demandado es el Col.legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espa�a, representado por Eduard Elias i Vila.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Entorno Digital, S.A., eNom, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 5�de�febrero�de�2007. El 8�de�febrero�de�2007 el Centro envi� a Entorno Digital, S.A; eNom; e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El�8�de�febrero�de�2007 eNom envi� al al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y t�cnico. El 28�de�febrero�de�2007, Entorno Digital, S.A. e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y t�cnico. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 5�de�marzo�de�2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento�Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6�de�marzo�de�2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 26�de�marzo�de�2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25�de�marzo�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 11�de�abril�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento:
El idioma de registro de los nombres de dominio , y es el ingl�s. No obstante, el Demandante solicita en la modificaci�n de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espa�olas y est�n domiciliadas en Espa�a; la demanda y la contestaci�n est�n redactadas en espa�ol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducci�n al espa�ol de la documentaci�n presentada en catal�n.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18�de�diciembre�de�1986 y por la resoluci�n del Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalu�a de 30�de�enero�de 1987. El Demandante est� inscrito con el n�mero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalu�a.
- El Demandante es titular de la marca espa�ola registrada en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas con el N��2.478.652, consistente en la denominaci�n COEIC concedida el 7�de�enero�de�2003, para los servicios de representaci�n, asesor�a y defensa de los ingenieros (clase 42).
- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papeler�a, tarjetas de felicitaci�n, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones gr�ficas y representaciones gr�ficas, p�steres, fotograf�as, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.
- El Demandante es titular del nombre de dominio desde el 19�de�octubre�de�1996.
- El Demandado es un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Aut�nomas de Espa�a, la Comunidad Aut�noma de Catalu�a. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9�de�abril, de creaci� del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya publicada en el Butllet� Oficial del Parlament de Catalunya N��167, de 2�de�abril�de�2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N��3371, de 19�de�abril�de�2001.
- Los Estatutos del Demandado, el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, fueron aprobados por “Resoluci�n del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalu�a JUS/2068/2002, de 9�de�julio, por la que habi�ndose comprobado previamente la adecuaci�n a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalu�a los Estatutos del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n�m. 3680, de 18�de�julio�de�2002). En el art�culo 1�de�estos Estatutos se dispone que el Colegio tambi�n podr� usar su acr�nimo, formado por las letras COEIC (“El Col�legi podr� usar tamb� el seu acr�nim, format per les lletres COEIC”)
- El nombre de dominio fue registrado el 12�de�marzo de 2001. El�nombre de dominio fue registrado el 15�de�febrero�de�2006. El�nombre de dominio fue registrado el 3�de�marzo�de�2003. El�nombre de dominio fue registrado el 18�de�febrero�de�2006.
- El Demandado solicit� el registro de la marca COEIC para distinguir servicios de la clase 41, solicitud que le fue denegada por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas por medio de resoluci�n publicada en el Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial el d�a 16�de�noviembre�de�2004.
- Los nombres de dominio y remiten al sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en inform�tica de Catalunya, denominaci�n que engloba al Col�legi Oficial d’Enginyeria T�cnica en Inform�tica y al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica. El nombre de dominio no est� en uso. Por su parte, bajo el nombre de dominio se ofrece una p�gina web en la que se puede encontrar diferente informaci�n sobre viajes, medios de comunicaci�n, vacaciones, etc.
- El 27�de�enero�de�2005, el Demandante remiti� por carta un requerimiento al Demandado solicit�ndole formalmente que dejara de utilizar el acr�nimo COEIC, as� como el nombre de dominio . De igual modo, el 23�de�mayo�de�2005 el Demandante requiri� al Demandado por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acr�nimo y del referido nombre de dominio.
- El 2�de�octubre�de�2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Demandado una comunicaci�n en la que afirma que la utilizaci�n de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracci�n de los derechos de marca de la que es titular el Demandante; y en la que se le advert�a al Demandado que se iniciar�an las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelaci�n de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Demandado mediante burofax remitido el 9�de�octubre�de�2006, en el que manifiesta que no utiliza el acr�nimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo adem�s que en el art�culo 1� de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante, se dispone que el Colegio podr� usar su acr�nimo COEIC.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El Demandado, seg�n el Demandante, habr�a actuado de mala fe al registrar los nombres de dominio, por cuanto siendo conocedor de que el acr�nico COEIC es utilizado desde anta�o por el Col.legi d�Enginyers Industrials de Catalunya, y pese a la existencia de la marca del Demandante, y al conocimiento que el Demandado ten�a de ella, registr� los nombres de dominio apoy�ndose tan s�lo en que los Estatutos redactados por ella misma prev�n que dicha entidad podr� utilizar el acr�nimo “COEIC”.
- La utilizaci�n por el Demandado de los nombres de dominio , , y con denominaci�n id�ntica a la de la marca COEIC anteriormente registrada por el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, constituye (seg�n el Demandante) una vulneraci�n del derecho de la marca del Demandante, por infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca a qui�n la tiene registrada.
- A juicio del Demandante su marca goza de la condici�n de notoria en el sentido del art�culo 8�de�la Ley de Marcas�de�2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y r�gimen de la marca notoria.
- Tras recordar que los nombres de dominio y no est�n siendo usados, cita el Demandante la regulaci�n de la Ley espa�ola de marcas�de�2001 sobre el uso obligatorio de la marca registrada, as� como diferente jurisprudencia sobre los tipos de usos de una marca que permiten concluir que se cumple la carga de uso obligatorio de la marca. Pero el Demandante no extrae ninguna consecuencia sobre la relevancia de esta normativa y de esta jurisprudencia en relaci�n a un nombre de dominio.
- A continuaci�n expone el Demandante que aunque la demanda se presenta seis a�os despu�s del registro del nombre de dominio , a efectos de evitar una eventual aplicaci�n de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acci�n argumenta el Demandantes que el plazo de prescripci�n habr�a sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Demandado.
- Tras las alegaciones de car�cter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relaci�n con los requisitos que exige la Pol�tica para que prospere la demanda. As�, considera que los nombres de dominio son id�nticos a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparaci�n de los productos o servicios a los que se aplica la marca, con los productos o servicios que se ofrecen bajo los nombres de dominio en conflicto, si se realiza dicha comparaci�n se comprueba que con los nombres de dominio y se crea confusi�n entre los agente del sector de la ingenier�a, perjudic�ndose la labor y funci�n que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no pod�a desconocer la notoriedad de la denominaci�n; porque el Demandado en ning�n momento ha solicitado autorizaci�n de la Demandante para la utilizaci�n de su marca, y porque aunque el Demandado sea una Corporaci�n de Derecho p�blico, con personalidad jur�dica propia, e inscrito en el correspondiente registro oficial, dicha inscripci�n no le otorga un derecho de marca sobre el acr�nico COEIC. Finalmente, entiende el Demandante que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. En primer lugar, porque se han registrado con el fin de impedir que el Demandante reflejara la marca de la que es titular en un nombre de dominio. En segundo lugar, existir�a mala fe seg�n el Demandante, porque el registro se hizo con conocimiento del uso del acr�nimo COEIC por parte del Demandante y de su marca, y siendo consciente el Demandado de que se pod�a inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio. Finalmente, argumenta el Demandante que el Demandado ha registrado el t�rmino COEIC respecto de todos los dominios posibles, excepto el .eu, pretendiendo as� que el Demandante no refleje su marca en un nombre de dominio.
- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio , y .
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- Admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominaci�n y las iniciales de la denominaci�n del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusi�n alguna.
- Afirma la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposici�n en su art�culo primero seg�n la cual el Colegio podr� usar tambi�n su acr�nimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9�de�julio�de�2002 por la Generalitat de Catalu�a y eso establece el leg�timo derecho del Demandado a usar dicho acr�nimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Adem�s, considera el Demandado que los estatutos del Demandante no mencionan acr�nimo alguno y que en el momento en que se creo el colegio demandante la lengua catalana estaba prohibida en Espa�a, de modo que lo que se crea es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en castellano, cuyas iniciales son COIIC y no COEIC, denominaci�n que (siempre seg�n el Demandado) es usada por el Demandante de forma extraoficial sin ning�n derecho real.
- Los nombres de dominio en conflicto no han sido registrados ni se est�n usando de mala fe. Seg�n el Demandado, dichos nombres de dominio no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Seg�n el Demandado, el Demandante abri� su p�gina web en el a�o 1996 con el dominio y nunca mostr� el m�s m�nimo inter�s por ning�n dominio “coeic”. Seg�n el Demandado, tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, ya que los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Inform�tica, ni los Ingenieros en Inform�tica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Adem�s, afirma el Demandado que un Colegio Oficial es un organismo de Derecho p�blico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ning�n negocio del Demandante. De igual modo, explica el Demandado que no usa los nombres de dominio de forma enga�osa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque no est� interesados en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Adem�s, reitera que no se ha producido ninguna confusi�n hasta la fecha.
- Con relaci�n a la mala fe de la que lo acusa el Demandante, el Demando afirma tambi�n que no tuvo conciencia del conflicto por el uso de las iniciales COEIC hasta el a�o 2003, cuando el Demandante registr� la marca y se entablaron las primeras conversaciones. El uso anterior de las iniciales COEIC por parte del Demandante no fue conocido por el Demandado, ni pod�a serlo, porque no exist�a un uso p�blico y notorio, y as� lo acreditar�a seg�n el Demandado, el hecho de que la documentaci�n aportada por el Demandante para probar ese uso notorio se refiera a documentaci�n interna o dirigida a terceros a las que el Demandado dif�cilmente podr�a tener acceso.
- Afirma asimismo el Demandado que en el a�o 2002, recibi� una propuesta de adquisici�n del nombre de dominio , por parte de una empresa americana que no le inspir� ninguna confianza. Fue entonces, cuando decidi� intentar el registro de la marca COEIC y posteriormente procedi� al registro de los dominios , y , que estaban libres. A su entender el Demandante ha actuado con absoluta dejadez en relaci�n con el registro como nombre de dominio de sus iniciales en catal�n. Adem�s, el Demandado reconoce que por un error la redirecci�n de los dominios y no est� operativa, quedando el primero redirigido a la p�gina por defecto del registrador e inaccesible el segundo.
- Considera finalmente el Demandado que el Demandante act�a con prepotencia agresiva (pese a la antig�edad del Demandante, el Demandante s�lo registra su marca en 2003, dos a�os despu�s de la creaci�n del Demandado, seg�n el Demandado con la intenci�n de iniciar el presente conflicto), que silencia lo que no le conviene (en especial que su denominaci�n oficial es la espa�ola y no la catalana), que realiza argumentaciones torticeras (pues a juicio del Demandado pretende estar usando las iniciales COEIC de forma p�blica y notoria cuando lo �nico que ha aportado son documentos internos en los que las iniciales COEIC se usan residualmente), que realiza una exposici�n parcial de los hechos, que utiliza un victimismo mentiroso (afirma el Demandante que el Demandado ha acaparado todos los dominios posibles, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con las siglas eic, cuando dicho dominio lo solicit� en el a�o 1996, lo cual demuestra que no tuvo que solicitarlo por culpa de los dominio del Demandado, que son muy posteriores); que existen contradicciones mal�volas, mentiras descaradas; utilizaci�n malintencionada del procedimiento arbitral, incumplimiento sistem�tico de la palabra dada, falsa voluntad de negociaci�n, y mala fe en dilatar los tiempos. Por todo lo anterior, entiende el Demandado que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.
- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el p�rrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4�de�la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4�de�la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de una marca espa�ola constituida por la denominaci�n COEIC.
De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio , y y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas [--United Feature Syndicate, Inc. c. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans), Caso OMPI N��D-2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Por lo dem�s, es indiferente que los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y los productos para los que est� registrada la marca del Demandante sean id�nticos o semejantes. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espa�ol y comunitario de marcas, en la Pol�tica lo �nico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el p�blico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos alg�n tipo de v�nculo. Y es claro que entre la marca COEIC y los nombres de dominio en conflicto puede originarse dicha confusi�n (con independencia de que al Demandado le consten o no casos concretos de confusi�n).
Sobre la base de lo expuesto, este Experto �nico considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos �-Eauto Inc c. Available-Domain-N, OMPI N��D2000-0120; D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, o- Caja de Ahorros del Mediterr�neo c. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N��D2002-1037, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4 c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable al demandante. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones en- Motorola, Inc. c. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI N��D2000-0079, �- Soria Natural, S.A. c. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI N��D2004-0803).
El Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no pod�a desconocer la notoriedad de la denominaci�n COEIC; porque el Demandado en ning�n momento ha solicitado autorizaci�n del Demandante para la utilizaci�n de su marca; y porque pese a ser el Demandado una Corporaci�n de Derecho p�blico, con personalidad jur�dica propia, e inscrita en el correspondiente registro oficial, dicha inscripci�n no le otorga un derecho de marca sobre el acr�nimo COEIC.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos
Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega sus Estatutos, en cuyo art�culo primero se contiene una disposici�n seg�n la cual el Colegio podr� usar tambi�n su acr�nimo, formado por las letras COEIC. Estos Estatutos fueron hallados acorde a la legalidad el 9�de�julio�de�2002 por la Generalitat de Catalu�a, y seg�n el Demandado eso establece el leg�timo derecho del Demandado a usar dicho acr�nimo, antes del registro de la marca COEIC por parte del Demandante.
Pues bien, este Experto considera que el Demandado goza de un derecho o inter�s leg�timo sobre los nombres de dominio en conflicto, en la medida en que dichos nombres de dominio est�n compuestos por el signo COEIC, que es el acr�nimo de su denominaci�n oficial. Adem�s el art�culo 1�de�los Estatutos del Demandado recoge expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acr�nimo COEIC.
Todas estas circunstancias permiten constatar la existencia de un inter�s leg�timo a favor del Demandado. En este mismo sentido, m�ltiples resoluciones de Grupos de expertos precedentes han reconocido que un demandado en un procedimiento sometido a la Pol�tica no s�lo puede salir exitoso del procedimiento si demuestra que posee un derecho de marca. Puede tambi�n hacer valer que el nombre de dominio que utiliza coincide totalmente o parcialmente con su denominaci�n social. As�, entre otras muchas resoluciones OMPI, -Eauto, Inc. c. Eauto Parts, Inc, Caso OMPI N��D2000-0121; - “VeriSign Inc. c. Venesign C. A, OMPI caso N��D2000-0303. Y si constituye un inter�s leg�timo usar como nombre de dominio total o parcialmente la denominaci�n de una sociedad, tambi�n lo es usar la denominaci�n de un Colegio Profesional, ya sea en extenso, ya en forma de acr�nimo, mucho m�s cuando el uso de dicho acr�nimo es habitual y adem�s se prev� en los estatutos del Colegio Profesional.
De hecho, tambi�n existen resoluciones precedentes que han reconocido que una persona f�sica que registra como nombre de dominio las iniciales de su nombre y apellidos, tiene un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio. Y ello sin necesidad de ser generalmente conocido por esas iniciales. As�, por ejemplo, International Youth Hostel Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI N��D2002-0720.
De este modo, si en estos casos se reconoce un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, con mayor raz�n cuando el uso de las iniciales es habitual, como es el caso, y adem�s se prev� con anterioridad al registro de la marca que ahora invoca el Demandante.
El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneraci�n del mismo, con cita de jurisprudencia espa�ola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo dem�s dispone el art�culo 34�de�la Ley espa�ola de marcas, Ley 17/2001, de 7�de�diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracci�n de marca de conformidad con la Ley espa�ola. Esa es una tarea que s�lo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados m�rgenes de los procedimientos regidos por la Pol�tica, en los que �nicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.
En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislaci�n espa�ola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. c. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Dar�o Fern�ndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI N��D2003-0149
El apartado 15 a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolver� la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaci�n, para suplir las eventuales lagunas de la Pol�tica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (V�anse a t�tulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos -Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N��D2000-0001; - Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, c. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI N��D 2000-0004;- Transacciones Universales S.A. c. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI N��D2000-0484; -Seur Espa�a, S.A. c. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI N��D2000-0691).
Pero la aplicaci�n de la legislaci�n nacional de forma complementaria a la Pol�tica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.
As� pues, si el Demandante considera que el Demandado hace un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la v�a jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espa�ola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamaci�n en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no ha sido registrado de forma especulativa y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP sea utilizado de tal modo que infrinja una marca registrada de conformidad con la legislaci�n espa�ola. Esto es as� por las diferencias de r�gimen entre la Pol�tica y la Ley de Marcas espa�ola.
De este modo, este Experto no puede m�s que reconocer que en el presente caso el Demandado ha acreditado debidamente la existencia de intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Y una vez reconocido este extremo, es claro que no se cumplen los presupuestos de la Pol�tica para que la demanda sea acogida.
S�lo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicaci�n al caso el art�culo 37�de�la Ley de marcas seg�n el cual “el derecho conferido por la marca no permitir� a su titular prohibir a terceros el uso en el tr�fico econ�mico, siempre que ese uso se haga conforme a las pr�cticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direcci�n”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracci�n de marca, si puede o no procederse a una aplicaci�n anal�gica de la Disposici�n adicional decimos�ptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominaci�n del Demandado. [Cuesti�n �sta, dicho sea de paso, que no est� exenta de debate jurisprudencial, pues aunque el Tribunal Supremo espa�ol ha venido admitiendo la protecci�n de los signos distintivos registrados frente a denominaciones sociales inscritas posteriormente, reconociendo el ius prohibendi del titular de la marca, y ordenando cancelar la inscripci�n de la denominaci�n social en el Registro Mercantil, no es menos cierto que a�n se sigue manteniendo una l�nea jurisprudencial que admite la pac�fica convivencia entre una denominaci�n social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominaci�n no se use a t�tulo distintivo de productos o servicios. Y aunque esta �ltima l�nea jurisprudencial es minoritaria en la actualidad, tampoco se puede desconocer que las Conclusiones presentadas el 18�de�enero�de�2007, por la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston en el asunto que se sigue ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-17/06, C�line S�rl contra C�line SA parecen venir en apoyo de la l�nea jurisprudencial minoritaria, al defender la Abogada General que es posible la pac�fica convivencia entre una denominaci�n social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominaci�n social no se use a t�tulo distintivo de productos o servicios. Por ello, en caso de que finalmente el TJCE asuma los planteamientos de la Abogada General, los tribunales espa�oles se ver�n obligados a seguirlos).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En definitiva, en la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos de la Pol�tica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el p�rrafo 4�de�la Pol�tica, no tiene sentido a entrar a analizar el requisitos relativo al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.
D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante
El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluci�n en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Seg�n el apartado 15 e) del Reglamento, “si despu�s de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar� en su resoluci�n que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraci�n de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (-Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI N��D2000-1224;- Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N��D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por �l invocada: (Caso OMPI DBIZ-Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, Caso OMPI DBIZ 2002-00245; -HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI N��D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado (Caso OMPI�-Smart Design LLC c. Hughes, Caso OMPI N��D2000-0993).
Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretaci�n err�nea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con los nombres de dominio litigiosos priva de toda legitimidad al Demandado y le permite obtener, sin m�s, la transferencia de los nombres de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretaci�n desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 24�de�abril�de�2007
Full & Egal Universal Law Academy