Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya v. Associaci� Catalana d’Enginyers en Inform�tica de Catalunya
Caso No. D2007-0171
1. Las Partes
El Demandante es Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espa�a, representado por JAUSAS. Espa�a.
La Demandada es la Associaci� Catalana d’Enginyers en Inform�tica de Catalunya, con domicilio Barcelona, Espa�a, representada por Eduard Elias i Vila.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 7�de�febrero�de�2007. El 8�de�febrero�de�2007, el Centro envi� a Network Solutions, LLC v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 9�de�febrero�de�2007, Network Solutions, LLC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y t�cnico. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 1�de�marzo�de�2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5�de�febrero�de�2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 25�de�marzo�de�2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25�de�marzo�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 11�de�marzo�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Cuestiones Preliminares
A. Idioma del procedimiento:
El idioma de registro del nombre de dominio es el ingl�s. No obstante, el Demandante solicita en la modificaci�n de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espa�olas y est�n domiciliadas en Espa�a; la demanda y la contestaci�n est�n redactadas en espa�ol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducci�n al espa�ol de la documentaci�n presentada en catal�n.
Improcedencia de la acumulaci�n con el procedimiento OMPI No. D2007-0168:
La Demandada solicita en su contestaci�n a la demanda que, de conformidad con el p�rrafo 4 f) de la Pol�tica, se consolide este procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la consolidaci�n solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentaci�n que se presenta para el caso OMPI No. D2007-0168.
La argumentaci�n principal de la Demandada para solicitar la acumulaci�n de ambos procedimientos es que la Associaci� Catalana d’Enginyers en Inform�tica, ten�a desde su fundaci�n el objetivo principal de crear el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya. Seg�n la Demandada, en la Asamblea de la Asociaci�n celebrada el 2�de�marzo�de 2001 se aprob� la delegaci�n en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociaci�n; y que, a todos los efectos, el Colegio deb�a ser considerado sucesor de la Asociaci�n.
Por razones pr�cticas, este Experto no acumular� el actual procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. Sin embargo, dadas las estrechas relaciones que median entre los demandados de ambos procedimientos y atendiendo a la petici�n de la Demandada, este Experto, haciendo uso de las facultades que le reconoce la Pol�tica y el Reglamento, y dado que es el Experto �nico de ambos procedimientos, decide tener por presentada en este caso la documentaci�n aportada por el Demandado en el procedimiento OMPI No. D2007-0168.
4. Antecedentes de Hecho
- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18�de�diciembre�de�1986 y por la resoluci�n del Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalu�a de 30�de�enero�de 1987. El Demandante est� inscrito con el n�mero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalu�a.
- El Demandante es titular de la marca espa�ola registrada en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas con el N� 2.478.652, consistente en la denominaci�n COEIC concedida el 7�de�enero�de�2003, para los servicios de representaci�n, asesor�a y defensa de los ingenieros (clase 42).
- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papeler�a, tarjetas de felicitaci�n, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones gr�ficas y representaciones gr�ficas, p�steres, fotograf�as, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.
- El Demandante es titular del nombre de dominio desde el 19�de�octubre�de�1996.
- La Demandada fue promotora de la constituci�n del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Aut�nomas de Espa�a, la Comunidad Aut�noma de Catalu�a. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9�de�abril, de creaci� del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya publicada en el Butllet� Oficial del Parlament de Catalunya N� 167, de 2�de�abril�de�2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N� 3371, de 19�de�abril de 2001.
- Los Estatutos del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, fueron aprobados por “Resoluci�n del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalu�a JUS/2068/2002, de 9�de�julio, por la que habi�ndose comprobado previamente la adecuaci�n a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalu�a los Estatutos del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n�m. 3680, de 18�de�julio�de�2002). En el art�culo 1 de estos estatutos se dispone que el Colegio tambi�n podr� usar su acr�nimo, formado por las letras COEIC (“El Col�legi podr� usar tamb� el seu acr�nim, format per les lletres COEIC”
Tras la constituci�n del Col�legi Oficial d'Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, la Associaci� Catalana d'Enginyers en Inform�tica no ha quedado disuelta. Buena prueba de ello son los propios Estatutos del Col�legi Oficial d'Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, en cuyo art�culo 14 se dispone lo siguiente:
“Els Col.legis Oficials d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya articularan una especial via de col.laboraci� amb les seves respectives associacions promotores, l’Associaci� Catalana d’Enginyers en Inform�tica (ACEI) i Associaci� Catalana d’Enginyeries T�cniques en Inform�tica (@cenit). El car�cter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatut�ria per establir acords amb altres associacions professionals inform�tiques i impulsar el que afirma el pre�mbul de la Llei 3/2001 quan assenyala que el Col.legi “dura a cap activitats a favor dels seus associats i de la societat, que no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col.legis, mitjan�ant acords associatius amb altres entitats que agrupen els professionals inform�tics i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui la titulaci�”
- El nombre de dominio fue registrado el d�a 12�de�marzo�de�2001.
- Bajo el nombre de dominio se ofrece el sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en inform�tica de Catalunya, denominaci�n que engloba al Col�legi Oficial d’Enginyeria T�cnica en Inform�tica y al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica.
- El 27�de�enero�de�2005, el Demandante remiti� por carta un requerimiento al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya solicit�ndole formalmente que dejara de utilizar el acr�nimo COEIC, as� como el nombre de dominio . Asimismo, el 23�de�mayo�de�2005, el Demandante requiri� al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acr�nimo y del referido nombre de dominio.
- El 2�de�octubre�de�2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya una comunicaci�n en la que afirma que la utilizaci�n de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracci�n de los derechos de marca de la que es titular el Demandante, y se le advert�a que se iniciar�an las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelaci�n de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya mediante burofax remitido el 9�de�octubre�de�2006, en el que manifiesta que no utiliza el acr�nimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo adem�s lo dispuesto en el art�culo 1� de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El Demandante es titular de una marca registrada compuesta por el signo COEIC.
- La Demandada no ha desarrollado una p�gina web propia a trav�s de la cual presente su actividad, o se presente con car�cter p�blico ante sus miembros. Por el contrario el nombre de dominio en conflicto dirige al sitio web del Col.legi Oficial d’Enginyers en Inform�tica de Catalunya, vinculado estrechamente a la Demandada.
- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada y su uso por el Col-legi Oficial d�Enginyers en Inform�tica para su utilizaci�n supone una vulneraci�n de la marca del Demandante.
- Argumenta el Demandante que su marca goza de la condici�n de notoria en el sentido del art�culo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y r�gimen de la marca notoria.
- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada impide su registro a favor del Demandante. Adem�s el nombre de dominio no se usa por su titular, sino que bajo ese dominio se reconduce a la p�gina web principal del Col.legi Oficial d’Engynyers en Inform�tica, p�gina web en la que no se encuentra ni la m�s m�nima referencia a la asociaci�n demandada.
- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada y su cesi�n a favor a favor del Col-legi Oficial d�Enginyers en Inform�tica para su utilizaci�n supone una vulneraci�n del ordenamiento jur�dico nacional sobre propiedad industrial de conformidad con el art�culo 39.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, seg�n el cual “la marca se reputar� usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.”
- Aunque la reclamaci�n se presenta seis a�os despu�s del registro del nombre de dominio, a efectos de evitar una eventual aplicaci�n de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acci�n argumenta que el plazo de prescripci�n habr�a sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya.
- Tras las alegaciones de car�cter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relaci�n con los requisitos que exige la Pol�tica para que prospere la demanda. As�, considera que el nombre de dominio es id�ntico a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparaci�n de los productos o servicios a los que se aplica la marca, si se compara dichos productos o servicios con las actividades desarrolladas bajo el nombre de dominio se constata que la similitud de servicios es susceptible de crear confusi�n entre los agente del sector de la ingenier�a, perjudic�ndose la labor y funci�n que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandado no pod�a desconocer la notoriedad de la denominaci�n COEIC; y porque la Demandada en ning�n momento ha solicitado autorizaci�n del Demandante para la utilizaci�n de su marca. Finalmente, entiende el Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque no hay constancia alguna de que la Demandada est� usando, al menos en beneficio propio, el nombre de dominio, y porque el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials, a cuya p�gina se reenv�a desde el nombre de dominio , ha solicitado el mayor n�mero posible de nombres de dominio con el t�rmino coeic, incluso con posterioridad a haber recibido requerimientos del demandante, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con la siglas eic, siglas que utiliza tambi�n para identificar al Col.legi y a la Asociaci� d’Engynyers Industrials de Catalunya de forma conjunta.
- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio .
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandada son las siguientes:
- La Associaci� Catalana d’Enginyers en Inform�tica, ten�a desde su fundaci�n el objetivo principal de crear el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya. En la Asamblea de la Asociaci�n celebrada el 2�de�marzo�de�2001, se aprob� la delegaci�n en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociaci�n, y que, a todos los efectos, el Colegio deb�a ser considerado sucesor de la Asociaci�n.
- No es correcto, seg�n la Demandada, la afirmaci�n del Demandante de que al reservar el dominio y permitir su uso por el Colegio, no est� haciendo uso del mismo. Adem�s, seg�n la Demandada, reserv� dicho dominio en nombre del Colegio, cuando �ste todav�a no ten�a capacidad de obrar, y en ello no hay ninguna mala fe ni mala utilizaci�n del nombre de dominio, como pretende la Demandante.
- La Demandada solicita al grupo administrativo que acumule el presente procedimiento con el procedimiento No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la acumulaci�n solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentaci�n que se presenta para el OMPI No. D2007-0168. En dicha documentaci�n el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominaci�n y las iniciales de la denominaci�n del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusi�n alguna; afirma la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposici�n en su art�culo primero seg�n la cual el Colegio podr� usar tambi�n su acr�nimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9�de�julio�de�2002, por la Generalitat de Catalu�a y eso establece el leg�timo derecho del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya a usar dicho acr�nimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Asimismo, en la documentaci�n presentada en el caso OMPI No. D2007-0168 tambi�n se niega que los nombres de dominio formados por el t�rmino COEIC hayan sido registrados y se est�n usando de mala fe, porque no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Seg�n los argumentos del Colegio, que hace suyos la Asociaci�n, el Demandante abri� su p�gina web en el a�o 1996 con el dominio y nunca mostr� el m�s m�nimo inter�s por ning�n nombre de dominio . Adem�s, el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya argumenta (y la Asociaci�n Demandada hace suyos sus argumentos) que tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, pues los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Inform�tica, ni los Ingenieros en Inform�tica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Adem�s, se afirma que un Colegio Oficial es un organismo de derecho p�blico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ning�n negocio del Demandante. De igual modo, se explica que los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC no son usados de forma enga�osa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya no est� interesado en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Adem�s, no se ha producido ninguna confusi�n hasta la fecha. Por todo ello, en la contestaci�n a la demanda del caso OMPI No. D2007-0169 la parte demandada entiende que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.
- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el p�rrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca espa�ola que protege la denominaci�n COEIC.
De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre el nombre de dominio y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas [ United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199)]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Por lo dem�s, es indiferente la comparaci�n de los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y la marca del Demandante. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espa�ol y comunitario de marcas, en la Pol�tica lo �nico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el p�blico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos alg�n tipo de v�nculo. Y es claro que puede generarse confusi�n entre la marca COEIC y el nombre de dominio (con independencia de que consten o no casos concretos de confusi�n).
Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. (As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-N, Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable a los demandantes. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (en este sentido, entre otras, las decisiones en Caso OMPI Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI No. D2000-0079, Caso OMPI Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).
El Demandante afirma en su demanda que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandada no pod�a desconocer la notoriedad de la denominaci�n; y porque la Demandada en ning�n momento ha solicitado autorizaci�n del Demandante para la utilizaci�n de su marca.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos.
Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido, la Demandada viene a alegar que registr� el nombre de dominio para que lo usase el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya y ese Colegio tendr�a derechos o intereses leg�timos sobre el t�rmino COEIC, pues en el art�culo 1 de sus Estatutos (hallados acorde a la legalidad el 9�de�julio�de�2002 por la Generalitat de Catalunya), el Colegio podr� usar tambi�n su acr�nimo, formado por las letras COEIC.
Pues bien, en la medida en que la Demandada fue la promotora del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya puede entenderse que la Demandada gozaba de un inter�s leg�timo en el momento de registrar el nombre de dominio. En efecto, el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya posee un inter�s leg�timo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, como se expone detalladamente en la decisi�n del caso OMPI No. D2007-0168. Siendo esto as�, la Asociaci�n promotora del Colegio tambi�n tendr�a un inter�s leg�timo a la hora registrar el nombre de dominio en conflicto para posteriormente ceder su uso al Colegio. Sin embargo, el tenor literal del p�rrafo 4 a ii) de la Pol�tica establece como condici�n para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio”). Debe por ello analizarse si en la actualidad la Demandada, que figura como titular del nombre de dominio, cediendo su uso al Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya mantiene o no un inter�s leg�timo sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, este Experto entiende que no es necesario llegar a una conclusi�n definitiva en este punto, toda vez que la existencia de un inter�s leg�timo en el nombre de dominio a la hora de registrarlo hace que dicho nombre de dominio no se haya registrado de mala fe, como se expone a continuaci�n.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya goza de un derecho o inter�s leg�timo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, que es el acr�nimo de su denominaci�n oficial, porque el art�culo 1 de sus Estatutos recogen expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acr�nimo COEIC. Siendo esto as�, no cabe apreciar mala fe en el hecho de que la Demandada, que recordemos es una asociaci�n promotora de la constituci�n del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, haya registrado el nombre de dominio para que fuese usado por dicho Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya.
El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneraci�n del mismo, con cita de jurisprudencia espa�ola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo dem�s dispone el art�culo 34 de la Ley espa�ola de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracci�n de marca de conformidad con la Ley espa�ola. Esa es una tarea que s�lo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados m�rgenes de los procedimientos regidos por la Pol�tica, en los que �nicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.
En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislaci�n espa�ola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. v. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Dar�o Fern�ndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI No. D2003-0149.
El apartado 15.a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolver� la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaci�n, para suplir las eventuales lagunas de la Pol�tica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (v�anse a t�tulo meramente ejemplificativo las resoluciones en Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001; Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI No. D 2000-0004, , Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI No. D2000-0484; , Seur Espa�a, S.A. v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2000-0691).
Pero la aplicaci�n de la legislaci�n nacional, de forma complementaria a la Pol�tica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.
As� pues, si el Demandante considera que la Demandada o el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya hacen un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la v�a jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espa�ola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamaci�n en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no haya sido registrado de forma especulativa, y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP, sea utilizado de tal modo que infringe una marca registrada de conformidad con la legislaci�n espa�ola. Esto es as� por las diferencias de r�gimen entre la Pol�tica y la Ley de Marcas espa�ola.
S�lo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que la Demandada o el Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya hacen del nombre de dominio lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicaci�n al caso el art�culo 37 de la Ley de marcas seg�n el cual “el derecho conferido por la marca no permitir� a su titular prohibir a terceros el uso en el tr�fico econ�mico, siempre que ese uso se hada conforme a las pr�cticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direcci�n”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracci�n de marca, si puede o no procederse a una aplicaci�n anal�gica de la Disposici�n adicional decimos�ptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominaci�n del Col�legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya.
D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante
La Demandada solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluci�n en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Seg�n el apartado 15.e) del Reglamento, “si despu�s de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar� en su resoluci�n que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraci�n de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2000-1224, Goldline International, Inc. v. Gold Line, Caso OMPI No. D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por �l invocada: (Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, Caso OMPI No. DBIZ2002-00245, HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI No. D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del Demandado (Smart Design LLC v. Hughes, Caso OMPI No. D2000-0993).
Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretaci�n err�nea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con el nombre de dominio litigioso le permite obtener, sin m�s, la transferencia del nombre de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretaci�n desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 24 de abril de 2007
Full & Egal Universal Law Academy