Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fn Box Ventures Inc. v. Carlos Alberto Ramos Burboa
Caso No. D2007-0275
1. Las Partes
La Demandante es Fn Box Ventures Inc., con domicilio en Ciudad de Panam�, Marbella, Panam� representada por Andr�s Gustavo San Juan, Argentina,.
La Demandada es Carlos Alberto Ramos Burboa con domicilio en M�xico DF, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 23�de�febrero�de�2007. El 27�de�febrero�de�2007 el Centro envi� a Go Daddy Software v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El mismo 27�de�febrero�de�2007 Go Daddy Software envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y t�cnico. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 14�de�marzo�de�2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15�de�marzo�de�2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 4�de�abril�de�2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2�de�abril�de�2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 20�de�abril�de�2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio es el ingl�s. No obstante, el Demandante solicita en la modificaci�n de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol. A la vista de las circunstancias del caso (el Demandante y el Demandado est�n domiciliados en pa�ses en los que la lengua oficial es el espa�ol, la demanda y la contestaci�n est�n redactadas en espa�ol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducci�n de la documentaci�n presentada en ingl�s.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- El Demandante es titular del nombre de dominio desde el 9�de�enero�de�2001.
- El Demandante ofrece bajo el nombre de dominio un sitio web en el que los usuarios pueden “colgar” en la red sus fotograf�as a efectos de que los dem�s usuarios califiquen su atractivo personal, votando de 1 a 10.
- El nombre de dominio fue registrado el 1�de�febrero�de�2002.
- Bajo el nombre de dominio se ofrecen unos servicios similares a los que se ofrecen bajo el nombre de dominio .
- Con anterioridad al registro del nombre de dominio el Demandado utilizaba el t�rmino “Seximetro” como t�tulo de una secci�n de su portal , (parte del canal de humor Muydivertido). En dicha secci�n se inclu�a una encuesta para medir el comportamiento y opiniones de los usuarios respecto al sexo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El Demandante registr� el nombre de dominio el 9�de�enero de 2001, con ocasi�n del lanzamiento de un servicio on-line, que identificar�a bajo la marca SEXYMETRO.COM, desarrollando y costeando una intensa campa�a de marketing destinada a posicionar el servicio entre el p�blico de Internet. Dicho servicio consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de incorporar al sitio una o m�s fotograf�as personales, con el objeto de que los restantes usuarios califiquen seg�n una escala que se extiende del 1 al 10, el atractivo personal del usuario que fija su fotograf�a.
- SEXYMETRO.COM es una marca usada e inscrita como nombre de dominio con anterioridad al registro del nombre de dominio . Seg�n el Demandante, el uso de su nombre de dominio ha sido de tal intensidad que ha permitido generar un p�blico considerable que claramente identifica el nombre de dominio con los servicios y contenidos ofrecidos a trav�s del mismo. Seg�n el Demandante, la denominaci�n “S” no solo se corresponde con el nombre de dominio, sino que a su vez funciona como marca de los servicios y contenidos ofrecidos bajo el nombre de dominio. Insiste en este sentido el Demandante en que el uso de un signo distintivo en el tr�fico econ�mico desempe�a un papel determinante para el nacimiento del derecho sobre el mismo, y en este �mbito se habr�a alcanzado la notoriedad de la marca efectivamente a trav�s de su uso en Internet.
- Afirma el Demandante que la Pol�tica no s�lo se aplica a las marcas registradas, sino tambi�n a las no registradas (citando diversas resoluciones de grupos administrativos de expertos que se han manifestado en este sentido). Asimismo, invoca el Demandante el Convenio de la Uni�n de Par�s, en particular sus art�culos 1, 8 y 10 bis, as� como el Acuerdo ADPIC, concluyendo que la Pol�tica debe interpretarse a la luz de estos Convenios, que tutelan a las marcas no registradas.
- Seg�n el Demandante, el nombre de dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, por existir confusi�n visual, auditiva y conceptual.
- El Demandado, a juicio del Demandante, carece de derechos o intereses, leg�timos sobre el nombre de dominio , porque no hay raz�n que justifique la elecci�n de un nombre de dominio parecido a una marca (registrada o no), con la que un competidor denomina un producto o servicio similar que ha sido puesto a disposici�n del p�blico de Internet con anterioridad en el tiempo. Si el Demandado quisiera evitar que el navegante pudiera ser v�ctima de una confusi�n, debiera ofrecer sus servicios bajo un nombre de dominio diferente al de sus competidores, y en lugar de indicar que el visitante se encuentra en MuyD hubiera resultado m�s honesto ofrecer sus servicios bajo el nombre de dominio .
- Finalmente, considera el Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado ten�a conocimiento efectivo de la existencia de un competidor que ofrec�a un servicio pr�cticamente id�ntico bajo un nombre de dominio casi id�ntico al que registr�, y porque con el registro del nombre de dominio el Demandado busc� perjudicar a su competidor y al propio p�blico de Internet, llevando a cabo un acto de typosquatting.
- Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resoluci�n ordenando que el nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- El Demandante no ha acreditado la titularidad de una marca no registrada o de hecho, pues no aporta datos para sustentar sus afirmaciones sobre la realizaci�n de una inversi�n significativa en la promoci�n del signo S, ni sobre el nivel de presencia de dicho signo en Internet. Antes al contrario, afirma el Demandado que la presencia de Internet de S era m�nima en febrero de 2001, cuando el Demandado inici� su actividad bajo el nombre de dominio . Asimismo, alega el Demandado que el Demandante incluy� entre sus formas de promoci�n m�todos que no implican cuantiosas inversiones, como el env�o de correos electr�nicos masivos. En definitiva, entiende el Demandado que el signo S no se ha convertido en una marca, porque el servicio que se ofrece bajo el mismo es indistinguible del ofrecido por numerosos sitios de Internet y porque la difusi�n de este tipo de servicios en Internet ha derivado en una categor�a de sitios gen�rica, de forma que el Demandante no puede reclamar derecho alguno sobre la categor�a de sitios de votaci�n de fotos, los cuales exist�an desde un a�o antes a la puesta en marcha del sitio del Demandante, y que en la actualidad se han convertido en una funci�n gen�rica est�ndar en portales de entretenimiento.
- Aunque los nombres de dominio y son similares, la existencia de dicha similitud es insuficiente de conformidad con la Pol�tica. Ello ser�a as�, seg�n el Demandado, porque en este caso el Demandado utiliza una palabra descriptiva como “seximetro”, que se conforma por la graf�a espa�ola del t�rmino ingles “sexy” y del sufijo “metro”, dando la idea de alguna forma de medici�n del atractivo personal.
- El Demandado posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , porque la elecci�n del nombre de dominio obedeci� al uso previo que hab�a realizado de la palabra “seximetro” (como una secci�n de entretenimiento en el canal de humor de su portal , parte del canal de humor de Muyd, en fecha m�s de dos meses anterior al registro de su nombre de dominio por parte del Demandante). Adem�s, los derechos o intereses leg�timos del Demandado se derivar�an del hecho de que el nombre de dominio est� formado por la palabra correcta en espa�ol para el contenido que desea incorporar. Argumenta asimismo el Demandado que al crear persegu�a un objetivo de negocios l�cito, encuadrado perfectamente en las actividades de creaci�n de un portal de entretenimiento, y con caracter�sticas espec�ficas distintas a las del Demandante, cuyo sitio era desconocido para el Demandado en ese momento. Seg�n el Demandado, al estar dirigido el sitio del Demandante a un p�blico adulto, a diferencia del sitio del Demandado, los dos sitios han coexistido m�s de seis a�os sin problemas de confusi�n de los usuarios, y tan s�lo las modificaciones recientes en el sitio del Demandante, eliminando los contenidos para adultos, han aproximado ambos sitios web.
- El nombre de dominio no se ha registrado ni se usa de mala fe. A juicio del Demandado, la elecci�n natural de un nombre de dominio para un canal de votaci�n de fotos era S, cuyo uso previo hab�a realizado, y que registr� desconociendo la existencia del sitio del Demandante, que contaba con escasa popularidad y se dirig�a a un p�blico distinto. Asimismo, entiende el Demandado que no existe similitud entre el dise�o de su sitio web ofrecido bajo el nombre de dominio y el dise�o del sitio web del Demandante contenido bajo el nombre de dominio , de modo que no cabr�a concluir que el sitio web del Demandado ha copiado el del Demandante. Y siendo esto as�, tampoco se puede utilizar la supuesta similitud cono elemento demostrativo del conocimiento efectivo de la existencia del sitio del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio . Finalmente, niega el Demandado que se cumplan los requisitos del typosquatting, porque el nombre de dominio en conflicto no es una variante ortogr�fica de ning�n otro nombre de dominio, sino la forma ortogr�fica correcta en espa�ol para expresar el concepto y servicios prestados, y porque el nombre de dominio sobre el cual se realiza la supuesta variaci�n no era una marca registrada de gran reconocimiento en el p�blico y porque no fue registrado para aprovechar tr�fico marginal que hipot�ticamente pudiera derivarse de la similitud con el nombre de dominio del Demandante.
- Por todo lo anterior, el Demandado solicita al Experto que rechace los recursos solicitados por el Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.
Para que el Experto se pronuncie a favor del Demandante es preciso que �ste sea titular de alg�n derecho sobre la marca. Este requisito se cumplir�, naturalmente, cuando el demandante sea titular de un derecho de exclusiva sobre la marca, haya nacido �ste o no por medio de un registro de marca. As� se deduce del hecho de que la Pol�tica se refiera simplemente a una marca de productos o de servicios, sin especificar que se deba tratar de una marca registrada. En este sentido, y como acertadamente se indica en la Demanda, existen numerosas resoluciones de expertos que aplican la Pol�tica en casos en los que el Demandante posee derechos sobre marcas no registradas.
La pol�tica debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el car�cter global de Internet. En este sentido el Demandante puede basar sus pretensiones en marcas no registradas. Ver Classic Media Inc. v. Satoshi Shimoshita, Caso OMPI N��D2007-0086. Ahora bien, las marcas no registradas dan lugar a un derecho sobre las mismas en virtud de una determinada legislaci�n. El mero hecho de usar un identificador no da lugar al nacimiento de un derecho sobre la marca sin m�s. Es preciso por tanto analizar la legislaci�n del pa�s en el que se pretenda haber adquirido el derecho, para comprobar si se cumplen o no las condiciones que pueda establecer esa legislaci�n. T�ngase en cuenta en este sentido que los derechos de marca, como en general los derechos de propiedad industrial, son derechos territoriales, que necesariamente se refieren a un determinado �mbito territorial y que nacen de conformidad con una determinada legislaci�n.
Pues bien, el Demandante afirma tener un derecho sobre una marca no registrada, pero no indica legislaci�n nacional alguna seg�n la cual se haya producido el nacimiento de ese derecho. El Demandante �nicamente invoca el Convenio de Par�s para la protecci�n de la propiedad industrial de 20�de�marzo�de�1883 (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (Acuerdo ADPIC).
En particular, se invocan en la Demanda los art�culos 1, 8 y 10 bis del CUP. Ahora bien, ninguno de estos preceptos sirve de apoyo para justificar el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. En efecto, el art�culo 1 del CUP se limita a enumerar los derechos que se integran en el concepto de propiedad industrial.
Por su parte, el art�culo 10 bis del CUP establece la obligaci�n de los Estados miembros del CUP de reprimir la competencia desleal. Pero, aparte de que en este art�culo no se contiene una norma autoejecutiva directamente invocable por los particulares, sino que debe ser cumplida por los Estados de la Uni�n de Par�s que deben aprobar legislaciones nacionales conforme a lo previsto en el CUP, la represi�n de los actos de competencia desleal no se traduce en el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca.
Finalmente, el Demandante invoca expresamente el art�culo 8 del Convenio de la Uni�n de Par�s, seg�n el cual: “El nombre comercial ser� protegido en todos los pa�ses de la Uni�n sin obligaci�n de dep�sito o de registro, forme o no parte de una marca de f�brica o de comercio”.
No obstante, debe ponerse de manifiesto que la Pol�tica no resulta de aplicaci�n a los nombres comerciales, est�n o no registrados. En efecto, son m�ltiples las resoluciones de grupos de expertos que niegan que el titular de un nombre comercial (registrado o no) pueda invocar con �xito dicho nombre comercial en un procedimiento UDRP. As�, por ejemplo, las resoluciones de los casos Sealite Pty Limited v. Carmanah Technologies, Inc., Caso OMPI N��D2003-0277, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI N��D2000-0859; University of Konstanz v. , Caso N��D2001-0744; SGS Soci�t� g�n�rale de surveillance S.A. v. Inspectorate, Caso OMPI N��D2000-0025.
Por lo dem�s, esta conclusi�n se ha visto confirmada durante el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, en el que se han estudiado conclusiones y recomendaciones respecto de los problemas que se plantean en el sistema de nombres de dominio por factores como el uso de mala fe, abusivo, enga�oso y desleal de nombres de personas, denominaciones comunes internacionales para sustancias farmac�uticas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales, indicaciones geogr�ficas, indicaciones de procedencia y t�rminos geogr�ficos, y nombres comerciales. El referido proceso concluy� con el Informe Final de 3 de septiembre de 2001, elaborado por la OMPI y titulado “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”. Pues bien, en este Informe, la OMPI considera poco apropiado extender la Pol�tica a los conflictos entre nombres de dominio y nombres comerciales.
El Demandante no invoca, en cambio, el art�culo 6 bis del CUP, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. Este art�culo podr�a ser utilizado como punto de apoyo para el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. No obstante, se requiere para ello que se hubiese alegado y acreditado que el signo usado por el Demandante cumple los requisitos exigidos para gozar del car�cter de notoriamente conocido. En relaci�n con esta cuesti�n debe recordarse, que la “Recomendaci�n Conjunta relativa a las disposiciones sobre protecci�n de marcas notoriamente conocidas” aprobada por la Asamblea de la Uni�n de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI durante la trig�sima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, dispone en su art�culo 2 que entre los factores que las autoridades nacionales podr�n tener en cuenta a la hora de valorar si una marca se ha convertido en notoriamente conocida se encuentran: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del p�blico, 2) la duraci�n, la magnitud y el alcance geogr�fico de cualquier utilizaci�n de la marca; 3) la duraci�n, la magnitud y el alcance geogr�fico de cualquier promoci�n de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentaci�n en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca, 4) la duraci�n y el alcance geogr�fico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilizaci�n o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; y 6) el valor asociado de la marca.
Pues bien, ninguna de estas circunstancias es acreditada por el Demandante, quien se limita a afirmar la conversi�n de su nombre de dominio en una marca de hecho como consecuencia de su uso y de su promoci�n. Pero no se aporta prueba alguna de la intensidad de ese uso, ni se acredita que, efectivamente, el p�blico entiende el signo como una marca. Y si resultara que el mero uso de un nombre de dominio originara un derecho de marca de conformidad con alguna legislaci�n nacional, el Demandante podr�a haber invocado esa legislaci�n nacional, y acreditar que le resulta de aplicaci�n.
Por otra parte, entiende el Demandante que el Acuerdo ADPIC tiene por finalidad otorgar una mayor protecci�n a los titulares de signos, se hallen registrados o no, pero que cumplan adecuadamente con la funci�n propia de una marca de productos y servicios. Sin embargo, esta alegaci�n no sana la falta de prueba de la adquisici�n de derechos sobre el signo no registrado como marca.
Resulta, en conclusi�n, que el Demandante no ha probado la tenencia de derechos marcarios sobre el signo “”. As� las cosas, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Pol�tica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica, no tiene sentido a entrar a analizar los dem�s requisitos.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 4 de abril de 2007
Full & Egal Universal Law Academy