Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Calpeda Ib�rica, S.A v. Bombas Calpeda Espa�a, S.A.
Caso N� D2007-0670
1. Las Partes
La parte demandante es Calpeda Ib�rica, S.A. representada por Sarda Abogados, Espa�a, con domicilio en Cerdanyola del Valles, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Bombas Calpeda Espa�a, S.A. representada por Balaguer Morera & Asociados, con domicilio en Barcelona, Espa�a (en adelante, la “Demandada”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).
3. Iter Procedimental
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 4 de mayo de 2007. El 7 de mayo de 2007 el Centro envi� a eNom, por medio de correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio. El 8 de mayo de 2007 eNom envi� al Centro, por v�a electr�nica, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio en la base de datos Whois, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 1 de junio de 2007. El Centro verific� que la Demanda, junto con la modificaci�n a la Demanda, cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de junio de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 24 de junio de 2007. El escrito de contestaci�n a la Demanda (en adelante, la “Contestaci�n a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 22 de junio de 2007.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 9 de julio de 2007, recibiendo la correspondiente declaraci�n de aceptaci�n y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Tras haber analizado la Demanda y la Contestaci�n a la Demanda, el Experto constat� que exist�a una serie de puntos en los mencionados escritos que consider� necesario que las partes clarificasen a fin de poder resolver adecuadamente la disputa en cuesti�n. A tal efecto, el 20 de Julio de 2007 emiti� una orden de procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”) instando a las partes a clarificar una serie de puntos vinculados a los argumentos apuntados en sus correspondientes escritos, ofreci�ndoles para ello de plazo hasta el 27 de Julio de 2007. Asimismo, la Orden de Procedimiento previ� que cada una de las partes podr�a presentar observaciones al escrito presentado por la otra parte hasta el 1 de agosto de 2007. Como consecuencia de esta ampliaci�n del procedimiento, el Experto estableci� el 8 de agosto de 2007 como nueva fecha para dictar su decisi�n.
El 26 de julio de 2007 ambas partes presentaron ante el Centro sus respectivos escritos de contestaci�n a la Orden de Procedimiento, si bien posteriormente no presentaron observaciones respecto al escrito presentado por la otra parte.
4. Lengua del procedimiento
La Demandante present� la Demanda en castellano, y la Demandada ha presentado la Contestaci�n a la Demanda en la misma lengua, sin oponerse a su uso en el marco del presente procedimiento.
Habida cuenta del acuerdo de las partes sobre este punto y del hecho que ambas partes aparentemente son residentes en Espa�a, este Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el p�rrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho
5.1 La Demandante
La Demandante es una sociedad espa�ola constituida el 17 de agosto de 2004, estando totalmente controlada por la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. (la cual, de hecho, ostenta el 99% del capital social de la Demandante).
La Demandante se integra dentro de un grupo multinacional de sociedades dedicadas al dise�o, fabricaci�n y distribuci�n de electrobombas, centrando sus actividades en el territorio de Espa�a.
Si bien la Demandante no ha aportado documentaci�n acreditando ser titular de registro alguno de marca, indica en la Demanda que la sociedad italiana Calpeda S.p.A. (matriz de la Demandante) es titular de las siguientes marcas:
- Marca comunitaria CALPEDA POMPE (registro N� 284992), registrada con efectos desde el 13 de junio de 1996 para distintos productos bajo las clases 26 y 27 del Nomenclator Internacional;
- Marca italiana C CALPEDA (registro N� 837947), registrada con efectos desde el 12 de diciembre de 2000 para distintos productos bajo las clases 7 y 11 del Nomenclator Internacional; y
- Marca internacional C CALPEDA (registro N� 754852) registrada con efectos en Espa�a desde el 16 de febrero de 2001 para distintos productos bajo las clases 7 y 11 del Nomenclator Internacional.
Asimismo, alega la Demandante ser titular de los nombres de dominio y . No obstante, el Experto ha comprobado que el primero de los mencionados nombres de dominio, a pesar de hallarse conectado al sitio web corporativo de la Demandante y estar aparentemente bajo el control de aqu�lla, consta en la base de datos Whois registrado a nombre de un proveedor de servicios tecnol�gicos llamado M, mientras que el segundo de los citados nombres de dominio no se encuentra registrado.
5.2 La Demandada
La Demandada es una sociedad espa�ola que se constituy� el 7 de diciembre de 1984, estando dedicada a la comercializaci�n de bombas, electrobombas, motobombas y productos similares.
De acuerdo con lo indicado en el escrito de contestaci�n de la Demandada a la Orden de Procedimiento, uno de los objetivos esenciales de la Demandada desde su constituci�n fue la comercializaci�n en exclusiva para Espa�a de los productos fabricados por la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. De hecho, dicha sociedad ostenta el 50% del capital social de la Demandada, estando el 50% restante distribuido entre dos socios espa�oles.
Actualmente la Demandada se encuentra en proceso de disoluci�n y a la espera de que se nombre un liquidador que proceda a ejecutar el correspondiente procedimiento de liquidaci�n de dicha sociedad.
5.3 El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de diciembre de 2000, estando conectado desde un primer momento a un sitio web en el que se ofrece informaci�n sobre los productos que la Demandada distribuye, as� como informaci�n corporativa relativa a la mencionada sociedad.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante:
- Que es filial en Espa�a de la sociedad mercantil italiana Calpeda S.p.A., titular la marca comunitaria CALPEDA POMPE, la marca italiana C CALPEDA, as� como de la marca internacional con efectos en Espa�a C CALPEDA;
- Que la Demandada se encuentra inmersa en un procedimiento de disoluci�n, habiendo dictado el 8 de julio de 2004 la correspondiente sentencia el Juzgado de Primera Instancia de Cerdanyola del Vall�s, sentencia que ha sido posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona;
- Que el uso por parte de la Demandada del Nombre de Dominio sin indicar a los usuarios de Internet su actual situaci�n de disoluci�n le crea a la Demandante un perjuicio muy importante. En particular, la Demandante indica que ha comprobado que en el n�mero de tel�fono que aparece en el sitio web conectado al Nombre de Dominio se informa verbalmente de que los productos bajo las marcas “Calpeda” ya no se encuentran en stock y que los clientes interesados en tales productos pueden dirigirse a otra compa��a competidora de la Demandante para obtener productos an�logos. En este sentido, la Demandante considera que esta actuaci�n por parte de la Demandada constituye un caso claro de mala fe, produciendo un perjuicio al fabricante de productos CALPEDA y a su actual distribuidor Calpeda S.p.A., en cuanto que los usuarios de Internet que accedan al sitio conectado al Nombre de Dominio pueden ser desviados a favor de un competidor de la Demandante;
- Que, atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio deber�a ser transferido a favor de la Demandante.
En su escrito de contestaci�n a la Orden de Procedimiento afirma la Demandante:
- Que no ostenta derecho alguno sobre las marcas CALPEDA, las cuales son titularidad de la sociedad mercantil italiana Calpeda, S.p.A.;
- Que la Demandante fue constituida el 17 de agosto de 2004, estando participada en un 99% por la sociedad mercantil italiana Calpeda, S.p.A.;
- Que Calpeda, S.p.A. ostenta el 50% de las acciones de la Demandada, mientras que el 50% restante se reparte entre dos personas f�sicas espa�olas; y
- Que no existe relaci�n legal o comercial alguna entre la Demandante y la Demandada, m�s all� de la participaci�n en el capital social de ambas de Calpeda, S.p.A.
B. Demandada
En la Contestaci�n a la Demanda indica la Demandada:
- Que la Demandante se sirve de un procedimiento basado en la Pol�tica para resolver una disputa cuyos objetivos y peticiones son claramente ajenas a la misma, de modo que la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual carece de facultades legales o contractuales para dirimir conflictos entre los accionistas de una sociedad de capital o para ejecutar una sentencia meramente declarativa;
- Que la sentencia de 8 de julio de 2004 del Juzgado de Primera Instancia de Cerdanyola del Vall�s estableci� la disoluci�n de la Demandada y la correspondiente convocatoria de una junta de accionistas para el nombramiento de liquidadores, trat�ndose de una sentencia meramente declarativa, estableci�ndose como �nicos tr�mites ejecutivos el mandamiento de que se inscriba la disoluci�n de la Demandada en el Registro Mercantil de Barcelona, la publicaci�n de dicha sentencia en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y en un diario del domicilio de la Demandada. Teniendo en cuenta lo dicho, la Demandada considera que ser� misi�n del futuro liquidador de la Demandada decidir sobre el destino del Nombre de Dominio;
- Que la Demandada fue constituida el 7 de diciembre de 1984 y que el Nombre de Dominio se registr� el 11 de diciembre de 2000, por lo que no tendr�a sentido pretender que el Nombre de Dominio se solicit� y ha venido siendo ininterrumpidamente utilizado para generar confusi�n;
- Que el Nombre de Dominio corresponde con exactitud al nombre comercial de la Demandada, habiendo coexistido pac�ficamente durante tres a�os con los nombres de dominio utilizados por la Demandante;
- Que no ha utilizado de mala fe del Nombre de Dominio ya que ni en el sitio web conectado al mismo aparece informaci�n relativa a una competidora de la Demandante ni ha ofrecido en modo alguno informaci�n telef�nica que pudiera generar alg�n tipo de confusi�n con los de la Demandante, seg�n apuntaba �sta en la Demanda; y
- Que, atendiendo a todo lo expuesto, la Demanda debe ser desestimada.
En su escrito de contestaci�n a la Orden de Procedimiento indica la Demandada:
- Que sus actividades se centran en la comercializaci�n de bombas, electrobombas, motobombas y productos similares destinados a la extracci�n e impulsi�n de gases, l�quidos, polvos, �ridos y otros tipos de s�lidos;
- Que fue constituida para dedicarse a la comercializaci�n en exclusiva en Espa�a de los productos fabricados por Calpeda S.p.A.;
- Que actualmente se encuentra inmersa en un procedimiento de disoluci�n y a la espera de que se nombre un liquidador, de conformidad con lo previsto en la legislaci�n espa�ola sobre sociedades an�nimas;
- Que ha utilizado el Nombre de Dominio para conectarlo a un sitio web informativo sobre sus actividades. De hecho, indica la Demandada que mantiene este sitio web operativo en cuanto que, hasta que no se consume su liquidaci�n, mantiene su personalidad jur�dica;
- Que Calpeda S.p.A. posee el 50% de las acciones del capital social de la Demandada; y
- Que no mantiene relaci�n comercial o legal alguna con la Demandante.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca de la que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuaci�n se analizar� la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Pol�tica respecto al presente caso.
No obstante, con car�cter preliminar, debe indicarse que la disputa objeto del presente procedimiento no obedece a los par�metros originalmente previstos para aquellos conflictos a ser dirimidos en el marco de la Pol�tica. En efecto, de acuerdo con lo indicado por las partes, se trata de un conflicto entre dos sociedades con un accionista com�n en el que el elemento de fondo parece ser la atribuci�n de la exclusividad en la distribuci�n de unos determinados productos en el territorio de Espa�a. A ello se le suma la particular situaci�n de liquidaci�n societaria en la que se encuentra inmersa la Demandada.
Tal y como se analizar� m�s adelante, no parece que la Pol�tica sea el instrumento legal m�s adecuado para tratar esta disputa, ni el presente procedimiento el foro m�s pertinente para dirimir este tipo de conflictos, habida cuenta de las limitaciones normativas que establece la Pol�tica as� como los escasos poderes de discernimiento e investigaci�n con los que cuenta el Experto. Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que la decisi�n sobre las cuestiones de fondo planteadas en el presente procedimiento encontrar�an un mejor acomodo legal en un procedimiento judicial, en el que la normativa societaria, concursal o de competencia desleal podr�a ser aplicada de modo pleno y, por tanto, cabr�a la posibilidad de obtener una respuesta legalmente satisfactoria a los conflictos planteados.
En el mismo sentido, cabe indicar igualmente que las conclusiones adoptadas en el marco del presente procedimiento dif�cilmente podr�n exportarse a otros procedimientos ajenos a la Pol�tica, en cuanto que �sta establece un marco normativo y procedimental lo suficientemente particular como para que cualquier abstracci�n de las conclusiones adoptadas en este procedimiento pueda perder su sentido en un entorno ajeno a la propia Pol�tica.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
De acuerdo el p�rrafo 4(a)(i) de la Pol�tica, el primer elemento que debe acreditar la Demandante es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar “con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”.
Si bien las marcas alegadas por la Demandante podr�an considerarse confusamente similares con el Nombre de Dominio, la principal cuesti�n que se plantea en este punto es determinar si la Demandante ostenta unos derechos suficientes, en el sentido de la Pol�tica, sobre las marcas alegadas a fin de poder sustentar la Demanda. En este sentido, cabe recordar que en su escrito de contestaci�n a la Orden de Procedimiento la Demandante indica expresamente que no ostenta derecho alguno sobre las marcas alegadas, las cuales son titularidad exclusiva de la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. (la cual no ha intervenido en modo alguno en el presente procedimiento).
Si bien es obvio que existe una vinculaci�n directa entre la Demandante y la titular de las marcas alegadas (que ostenta el 99% del capital social de la Demandante) y que es igualmente l�gico imaginar que le ha autorizado al uso de tales marcas para el desarrollo de sus actividades de distribuci�n en Espa�a, el Experto no ha recibido documento alguno que acredite expresamente la posibilidad por parte de la Demandante de plantear el presente procedimiento y/o ser licenciataria –con efectos exclusivos frente a terceros- de las marcas titularidad de Calpeda S.p.A.
Tampoco la relaci�n entre la Demandante y la citada sociedad italiana parece ofrecer cobertura suficiente a garantizar a la Demandante la legitimidad suficiente sobre las citadas marcas como para exigir la transferencia a su favor del Nombre de Dominio, como consecuencia de la infracci�n de unas marcas respecto a las cuales no ha acreditado una legitimaci�n suficiente.
Evidentemente dicha situaci�n no se plantear�a en el supuesto de que el presente procedimiento hubiera sido planteado por parte de Calpeda S.p.A., bien como demandante �nica o como codemandante.
El Experto no considera que en este caso la denegaci�n de esta legitimaci�n respecto a las marcas responda a una cuesti�n estrictamente formal, sino que obedece al hecho que, a su juicio, no deber�a admitirse la posibilidad de entablar reclamaciones basadas en signos distintivos respecto a los cuales no se acredite una titularidad o una capacidad de actuaci�n lo suficientemente amplia como para justificar el inicio de procedimientos de reclamaci�n.
Habida cuenta de lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado adecuadamente la existencia, por su parte, de unos derechos suficientes, a efectos de la Pol�tica, sobre las marcas alegadas, por lo que no ha cumplido el primero de los requisitos exigidos por la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
El p�rrafo 4(c) de la Pol�tica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Pol�tica.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
A fin de analizar la eventual concurrencia de alguna de estas circunstancias en el presente caso, debe recordarse el contexto en que se produjo el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, as� como el posterior uso que del mismo hizo dicha sociedad. En este sentido, el registro del Nombre de Dominio se produjo el 11 de diciembre de 2000, es decir: (i) poco m�s de seis a�os despu�s de la constituci�n de la Demandada, plazo durante el cual se hab�a encargado de la distribuci�n de los productos “Calpeda” en territorio espa�ol; y (ii) m�s de tres a�os antes de que se constituyera la Demandante e iniciara sus actividades.
Cabe tener igualmente en cuenta que la denominaci�n social de la Demanda ha sido, desde su constituci�n, “Bombas Calpeda Espa�a, S.A”. Por otra parte, seg�n lo indicado por la Demandada y de acuerdo con lo que ha podido comprobar el Experto, el Nombre de Dominio se ha vinculado desde un principio a un sitio web en el que se ofrece informaci�n sobre los distintos productos fabricados y distribuidos bajo las marcas “Calpeda” en Espa�a, uso para el que se registr� en su momento el Nombre de Dominio.
Considerando lo indicado, cabr�a adelantar las siguientes conclusiones:
- El uso descrito del Nombre de Dominio parece susceptible de considerarse como una “oferta de buena fe de productos o servicios” en cuanto que el correspondiente sitio web ha servido, aparentemente de forma pac�fica, de plataforma de informaci�n sobre los productos “Calpeda” durante casi siete a�os, circunstancia que parece alejar las sospechas de que el registro y uso del Nombre de Dominio se basaran en criterios oportunistas y de mala fe (en el sentido de la Pol�tica). En efecto, el uso del Nombre de Dominio no ha variado como consecuencia de la presentaci�n de la Demanda, sino que se ha mantenido desde el momento mismo de la activaci�n del mismo;
- La denominaci�n social de la Demandada (es decir, el nombre por el que se la ha conocido desde su constituci�n en 1984) guarda una obvia correspondencia con la composici�n del Nombre de Dominio. De este modo, parece obvio que la Demandada ha sido “conocida corrientemente” por una denominaci�n claramente vinculable a la que compone el Nombre de Dominio.
A la luz de lo indicado, el Experto considera que la Demandada ostenta un derecho leg�timo sobre el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por el p�rrafo 4(c) de la Pol�tica. De hecho, esta interpretaci�n coincide con la adoptada en otras decisiones tratando disputas parecidas a la que es objeto del presente procedimiento (ver, por ejemplo, las decisiones en el Caso OMPI N� D2000-0006, Adaptive Molecular Technologies, Inc. c. Priscilla Woodward & Charles R. Trot�n d/b/a Machines & More; Caso OMPI N� D2000-0187, Weber-Stephen Products Co. c. Armitage Hardware; Caso OMPI N� D2002-0774, Milwaukee Eletric Tool Corporation c. Bay Verte Machinery, Inc. d/b/a the Power Tool Store; o Caso OMPI N� D2005-0701, SC Farmec, S.A. and Sicomed, S.A. c. JN Prado).
De este modo, el Experto considera que la Demandante no ha probado la concurrencia en este caso del segundo de los elementos exigidos por la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En relaci�n con el tercero de los elementos a acreditar por parte de la Demandante, cabe recordar una vez m�s que en el momento en que se produjo el registro del Nombre de Dominio la Demandante todav�a no exist�a y que, por tanto, dif�cilmente dicho registro podr�a considerarse como una infracci�n de sus derechos.
Asimismo, tal y como se ha indicado en el punto anterior, en ese momento la Demandada aparentemente ostentaba un derecho leg�timo sobre la denominaci�n correspondiente al Nombre de Dominio, por lo que no cabe sino concluir que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada no puede considerarse, en el marco de la Pol�tica, una actuaci�n de mala fe.
Por lo que respecta al supuesto uso de mala fe del Nombre de Dominio por la Demandada, la Demandante indica en sus escritos que dicho dominio est� siendo utilizado para ofrecer a aquellos usuarios que contacten telef�nicamente con la Demandada (por medio del n�mero de tel�fono indicado en el sitio web conectado al Nombre de Dominio) productos y servicios competidores de los que ofrece la Demandante. No obstante, la Demandante no ha aportado prueba alguna que soporte dicha afirmaci�n, circunstancia que, sumada a la negaci�n que de tal actuaci�n hace la Demandada, debe conducir a la desestimaci�n, en el marco del presente procedimiento, del argumento planteado por la Demandante.
De nuevo, cabe puntualizar que el Experto se est� limitando a juzgar las circunstancias alegadas por las partes en el marco estricto de las limitadas atribuciones que le confiere la Pol�tica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, sin perjuicio de indicar que, en este marco, no puede realizarse una investigaci�n de los hechos alegados lo suficientemente rigurosa como para llegar a una conclusi�n definitiva sobre este punto, la cual solamente podr�a obtenerse en caso de que el Experto contara con unos poderes de investigaci�n m�s amplios que los que ofrece el sistema de resoluci�n de disputas basado en la Pol�tica.
Teniendo en cuenta todo lo indicado en este punto, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado la concurrencia en este caso del tercero de los elementos exigidos por la Pol�tica.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 8 de agosto de 2007
Full & Egal Universal Law Academy