Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
El Corte Ingl�s S.A. v. Alberto Rubio D�az
Caso No. D2007-0745
1. Las Partes
La Demandante es El Corte Ingl�s S.A., con domicilio en, Madrid, Espa�a, representada por Miguel �ngel Conde Moreno, Espa�a.
La Demandada es Alberto Rubio D�az, con domicilio en Madrid, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (los Nombres de Dominio).
El registrador de los citados Nombres de Dominio es eNom, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 22 de mayo de 2007. El 24 de mayo de 2007 el Centro envi� a eNom, Inc., v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los Nombres de Dominio en cuesti�n. El 25 de mayo de 2007 eNom envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 20 de junio de 2007. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 22 de junio de 2007.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 3 de julio de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante present� la Demanda en espa�ol y ambas partes residen en Espa�a, por lo que el Experto ha decidido que el espa�ol sea el idioma de procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuaci�n:
La Demandante, El Corte Ingl�s S.A., es una conocida Sociedad espa�ola domiciliada en Madrid, y es titular de diversos registros de la marca EMIDIO TUCCI, tanto en Espa�a como a nivel internacional, para distinguir productos y servicios pertenecientes a las clases 25, 3, 14, 38, entre otras. La mayor�a de dichos registros tienen una antig�edad de casi diez a�os, y, seg�n ha podido comprobar el Experto, el m�s antiguo tiene cerca de treinta a�os, concretamente, el registro de la marca espa�ola n� 855.782 (clase 25), del 13 de agosto de 1977.
EMIDIO TUCCI es una marca notoria, en particular en el sector de la moda masculina (trajes, camisas, complementos), cuyo origen est� siempre asociado a la Sociedad Demandante (El Corte Ingl�s), lo que resulta avalado por la documentaci�n aportada con la Demanda.
El Demandado es una persona f�sica domiciliada en Madrid.
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 16 de noviembre de 2004.
Tambi�n ha quedado acreditado que la Demandante remiti� al Demandado requerimientos previos a la presentaci�n de la Demanda, inst�ndole para que procediese a transferirle voluntariamente los Nombres de Dominio, requerimientos que fueron rechazados por el Demandado.
No existe en Internet ninguna p�gina Web activa bajo los Nombres de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que la marca EMIDIO TUCCI es una marca notoria, incluso a nivel internacional, registrada en Espa�a y en otros muchos pa�ses, aportando documentaci�n acreditativa de los correspondientes registros y de dicha notoriedad, as� como referencias a diversos art�culos y videos aparecidos en Internet, en los cuales terceros dan noticias sobre dicha marca, tales como un art�culo de moda del magazine del peri�dico espa�ol “El Mundo”, de amplia difusi�n nacional. Asimismo se refiere la Demandante a anuncios publicitarios de la marca Emidio Tucci que han causado impacto a nivel nacional debido a la contrataci�n de grandes estrellas norteamericanas del celuloide de reconocimiento mundial, como George Clooney, Sylvester Stallone, Andy Garc�a o el atleta Carl Lewis. Por todo ello, concluye que se puede afirmar la notoriedad de la marca y su conocimiento a nivel popular, al menos en Espa�a.
- Que como consecuencia de dicha notoriedad, no cabe ninguna duda de que el Demandado conoc�a perfectamente la citada marca, a pesar de lo cual registr� los Nombres de Dominio, sin que ostente ning�n derecho o inter�s leg�timo.
- Que los Nombres de Dominio son pr�cticamente id�nticos a la marca EMIDIO TUCCI, por lo que su registro s�lo puede deberse a la mala fe del Demandado.
Por todo ello, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El p�rrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisi�n de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Pol�tica y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio espa�oles de Demandante y Demandado, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional espa�ol.
6.2 Falta de contestaci�n a la Demanda por parte del Demandado
Como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el p�rrafo 5.e) del Reglamento, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n del Demandado, sino que ha de sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI N� D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez, Caso OMPI N� D2001-1183 y Retevisi�n M�vil, S.A. v. Miguel Men�ndez, Caso OMPI N� D2001-1479; Almadera S.L. v. Domingo Rodr�guez Mart�nez, Caso OMPI N� D2005-1130, entre otros).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda contenidos en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica
Conforme al p�rrafo 4.a) de la Pol�tica, un nombre de dominio podr� ser transferido s�lo cuando el Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca confusi�n con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma a�ade que el Demandante deber� probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
No cabe la menor duda respecto al riesgo de confusi�n entre los Nombres de Dominio y la marca EMIDIO TUCCI, a pesar de que �sta consista en dos palabras y en los Nombres de Dominio se haya eliminado el espacio que las separa, lo cual adem�s resulta casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos palabras. Por otra parte, las part�culas “com” y “net” carecen de relevancia para la aplicaci�n de la Pol�tica.
Por tanto, se cumple el requisito a que se refiere el p�rrafo 4.a)i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o leg�timos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de Expertos de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses leg�timos. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
Tambi�n se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo ninguno de ellos se dan en el presente caso.
Como es l�gico, la Demandante en ning�n momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaci�n de uso de su marca EMIDIO TUCCI. Por otra parte, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaci�n “emidiotucci”, por lo que dif�cilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecci�n de la misma.
El Demandado tampoco ha hecho ning�n uso leg�timo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio.
Por el contrario, la Demandante lleva muchos a�os utilizando la marca EMIDIO TUCCI, cuyo registro tiene ya casi 30 a�os, habiendo adquirido notoriedad como consecuencia de su amplia difusi�n en el mercado. En efecto, dicha marca puede ser considerada una marca notoria, incluso a nivel internacional, ya que viene siendo utilizada por El Corte Ingl�s, S.A. (la Demandante) durante d�cadas y ha sido objeto de importantes campa�as de promoci�n, a trav�s de anuncios en las televisiones nacionales, auton�micas y locales, as� como en programas de radio, en la prensa nacional y en Internet. La publicidad de la marca EMIDIO TUCCI ha llegado incluso a ser objeto de estudio por parte de la Universidad y la Sociedad Espa�ola de Ling��stica (Documento 20 de la Demanda).
Por todo ello, resulta evidente que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de la marca EMIDIO TUCCI y que con el registro de los Nombres de Dominio no pretend�a un uso en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de la notoriedad de la referida marca, sin olvidar que el Demandado tiene su domicilio en Madrid, sede de la Demandante y lugar en el que mayor grado de difusi�n ha alcanzado la misma.
El Demandado podr�a haber transferido voluntariamente los Nombres de Dominio cuando fue requerido para ello por la Demandante, para evitar el presente procedimiento. Sin embargo contest� de forma negativa, sin justificar de ning�n modo cualquier eventual derecho o inter�s leg�timo, al tiempo que calificaba de “rid�cula” la cantidad que se le ofrec�a, a modo de compensaci�n y con la �nica finalidad de que recuperase los gastos de registro. No obstante y aunque negaba un conocimiento previo de la marca de la Demandante, lleg� a afirmar expresamente su respeto por dicha marca y por la empresa titular de la misma, as� como su “buena disposici�n a llegar a un acuerdo amistoso y beneficioso para ambas partes por lo que quedo abierto a sus sugerencias (…)”.
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el Demandado no se haya defendido en el presente procedimiento, lo que tambi�n implica un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre los Nombres de Dominio, ya que si los tuviese habr�a adoptado una posici�n activa.
En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia de los Nombres de Dominio.
En consecuencia, tambi�n se cumple el segundo requisito (p�rrafo 4.a)ii) de la Pol�tica).
C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
De acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ning�n derecho ni inter�s leg�timo sobre un determinado nombre de dominio, es dif�cil imaginar buena fe en el registro y/o uso del mismo. No obstante, de acuerdo con la Pol�tica, para que prospere la demanda tambi�n procede comprobar si se cumplen estos requisitos.
La Demandante alega que, dadas las circunstancias, en particular la notoriedad de su marca, se ha de presumir que el Demandado registr� los Nombres de Dominio de mala fe y con la finalidad de obtener un beneficio econ�mico.
Por otra parte y puesto que los Nombres de Dominio se corresponden con una marca notoria, se ha de tener en cuenta la especial protecci�n de que gozan este tipo de marcas (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
El reconocido car�cter notorio de la marca EMIDIO TUCCI confirma la tesis de que el registro de los Nombres de Dominio dif�cilmente puede obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandando. M�s bien cabe concluir que con sus actos ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Art�culo 34, seg�n el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Por tanto, el Experto est� persuadido de que el Demandado, al registrar los Nombres de Dominio s�lo pretend�a beneficiarse de alg�n modo y de forma ileg�tima de la notoriedad de una marca ajena; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopci�n del mismo imped�a el registro a su leg�timo due�o.
Otro indicio de ausencia de buena fe lo constituye el hecho de no haber accedido a transferir voluntariamente los Nombres de Dominio al recibir los requerimientos de la Demandante, conforme se ha referido anteriormente, lo que habr�a evitado el presente procedimiento. El Demandado no s�lo rechaz� los requerimientos sino que, en su �ltimo correo electr�nico, incluso lleg� a amenazar con ceder gratuitamente a terceros los Nombres de Dominio y a rengl�n seguido a�ad�a: “Lamentando de nuevo la falta de inter�s por ustedes en llegar a un acuerdo y la nula valoraci�n que tienen de mi buena disposici�n desde el principio hacia ustedes (…)”. En fin, parece bastante claro el mensaje que “entre l�neas” estaba lanzando el Demandado a la titular de la marca.
Por �ltimo, respecto a la falta de uso de los Nombres de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, C�diz, M�laga, Almer�a y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N� D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI N� D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Jos� Socorregut Dom�nech, Caso OMPI N� D2002-1026; Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. RI, Caso OMPI N� D2006-0740. Se ha de recordar en este punto que, tal y como viene afirmando la doctrina del Centro, la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a el Demandado, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa leg�tima los derechos de un tercero (entre otras, Comunidad Aut�noma de Galicia v. Jes�s Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017).
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante tambi�n ha cumplido este requisito de la Pol�tica (p�rrafo 4.a)iii).
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio, y sean transferidos a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto �nico
Fecha: 9 de julio de 2007
Full & Egal Universal Law Academy