Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
La Camiceria Italiana S.r.l. v. R.M. Trading S.r.l.
Case No. D2007-0858
1. Le parti
La Ricorrente � La Camiceria Italiana S.r.l., Roma, Italia, rappresentata dall’Avv. Emanuele Montelione c/o Lexico S.r.l., Italia.
La Resistente � R.M. Trading S.r.l., Perugia, Italia, rappresentata dall’Avv. Carlo Maria Orlando, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione � registrato presso la societ� Register.IT SPA.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso � stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 12 giugno 2007, via email ed il 15 giugno, in formato cartaceo. Il 14 giugno 2007, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register.IT una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 15 giugno 2007, Register.IT ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Il Centro ha verificato la conformit� del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 25 giugno 2007, il Centro ha notificato alla Ricorrente un avviso relativo ad una lacuna relativa alla scelta della Mutua Giurisdizione presente nel Ricorso, stabilendo la necessit� che tale lacuna sia sanata entro un termine di cinque giorni (di calendario) dalla data della notifica, a pena di decadenza del ricorso medesimo in caso di mancata ottemperanza di tale disposizione.
In data 26 giugno 2007, il Centro ha ricevuto via email una nuova versione del Ricorso, a seguito dell’intervenuta modifica della Sezione VIII (Mutua Giurisdizione) del medesimo. Il 3 luglio 2007, il Centro ha ricevuto il Ricorso tradotto in italiano a mezzo email ed il 5 luglio 2007, la copia di conferma in formato cartaceo.
In data 19 luglio 2007, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 8 agosto 2007.
In data 30 luglio 2007 il Centro ha ricevuto la risposta della Resistente via mail e il 3 agosto la copia di conferma in formato cartaceo. In data 1 agosto 2007 il Centro ha ricevuto una memoria supplementare dalla Ricorrente ed in data 7 agosto 2007 il Centro ha ricevuto una memoria supplementare dalla Resistente.
In data 27 agosto 2007, il Centro ha invitato il Dr. Luca Barbero a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendogli la richiesta di dichiarazione di accettazione e di dichiarazione di imparzialit� e di indipendenza. Il Collegio in data 29 agosto 2007 ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialit� e di indipendenza in conformit� con le Norme.
Il Centro in data 31 agosto 2007, ha nominato il Dr. Luca Barbero Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformit� alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
In data 10 settembre 2007 il Collegio ha emesso un ordine procedurale nel quale si dava atto che ai sensi del paragrafo b) dell’Articolo 10 delle Rules si disponeva la facolt� per la Resistente di presentare una Comunicazione Supplementare entro il 17 settembre 2007.
In data 10 settembre 2007 il Centro ha ricevuto, in ottemperanza delle disposizioni previste nell’ordine procedurale del Collegio, una Comunicazione Supplementare dalla Ricorrente.
In data 17 settembre 2007 il Centro ha ricevuto via email, in ottemperanza delle disposizioni previste nell’ordine procedurale del Collegio, una Comunicazione Supplementare dalla Resistente, in risposta alle considerazioni espresse nella comunicazione supplementare della Ricorrente.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente � il titolare del marchio comunitario No. 3135571 LA CAMICERIA ITALIANA (figurativo) depositato il 18 Aprile 2003 e registrato il 24 Agosto 2004 nelle classi internazionali 9, 25 e 35.
La Resistente ha registrato il dominio il 5 aprile 2005.
In accordo a quanto previsto dall’articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione e pertanto la presente procedura � condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio � identico al marchio comunitario e alla ragione sociale della Ricorrente.
Il Collegio viene informato che la Ricorrente opera nel settore dell’abbigliamento maschile dal 1992 e che il relativo marchio � usato dal 1993, registrato dalla societ� denominata Camicie & Camicie S.r.l. e successivamente ceduto a La Camiceria Italiana S.r.l..
La Ricorrente informa il Collegio che � titolare di una rete di negozi in franchising contraddistinti dal marchio LA CAMICERIA ITALIANA che � soprattutto presente in Italia, nella Federazione Russa, in Spagna e in Libano.
La Ricorrente inoltre informa il Collegio che � il titolare del nome a dominio .
La Ricorrente dichiara che il Resistente ha stipulato un contratto di franchising con la Ricorrente e che la Resistente � solo autorizzata all’uso del marchio della Ricorrente per la gestione di due punti vendita a Perugia e Pesaro.
La Ricorrente dichiara di non avere autorizzato, n� concesso licenze alla Resistente per la registrazione del nome a dominio e asserisce, inoltre, che la Resistente usa il nome a dominio per e-commerce di abbigliamento maschile e che tutte le pagine web proiettate sul sito riproducono il marchio della Ricorrente stessa.
La Ricorrente sostiene, inoltre, che in numerose pagine scaricabili tramite il nome a dominio sono stati riprodotti testi gi� publicati nel sito “www.” e che ci sono forti somiglianze in tutto il sito della Resistente.
La Ricorrente afferma che � prossima ad espandere la propria attivit� negli USA “dove gli utenti della rete sono assai familiari” con il “.com” e che, pertanto, la registrazione e l’uso del nome a dominio possono risultare ulteriormente lesivi delle proprie potenzialit� di business.
La Ricorrente evidenzia che la Resistente intenzionalmente ha cercato e continua a cercare di attrarre per scopi commerciali gli utenti di Internet al proprio sito web, creando un rischio di confusione con le attivit� della Resistente.
Nella memoria supplementare, la Ricorrente sostiene, a seguito della ricezione della Replica alle controdeduzioni depositata dalla Resistente l’8 agosto 2007 (d’ora in avanti, la “Replica alle Controdeduzioni”), di non aver riscontrato a tutt’oggi nei propri registri alcuna traccia dell’invio del fax datato 24 marzo 2004 alla Resistente e contesta che tale fax provenga dalla Ricorrente medesima.
La Ricorrente sostiene, inoltre, che il contratto prima facie ravvisabile nel suddetto fax � nullo per mancanza della causa ex art. 1325 c.c.. Secondo la Ricorrente, l’autorizzazione contenuta nel medesimo si riferisce ad una richiesta che la Resistente avrebbe avanzato alla Ricorrente ma della quale non si ha alcuna traccia.
La Ricorrente precisa, altres�, che, qualora avesse deciso di conferire alla Resistente l’utilizzazione del marchio per la rivendita on line “avrebbe, a rigor di logica, provveduto a disciplinare tali attivit�, identificando, cos� come avviene per gli altri contratti di affiliazione, i tempi di consegna della merce, i tempi dei pagamenti e l’uso del marchio”.
La Ricorrente asserisce che “quand’anche si volesse ritenere valida l’autorizzazione si dovrebbe almeno constatare che essa sarebbe l’accettazione di una precedente proposta (rectius: “richiesta” stando alla documentazione prodotta dai R.M. Trading S.r.l.) e – come tale – esso non sarebbe un atto unilaterale bens� un contratto”.
La Ricorrente sostiene inoltre che tale contratto contenute nel fax � nullo anche per mancanza dell’oggetto in quanto non � identificato il marchio oggetto di utilizzazione nella rete telematica.
La Ricorrente puntualizza, inoltre, che alla data della fantomatica autorizzazione (18 marzo 2004) il marchio LA CAMICERIA ITALIANA era registrato da Camicie e Camicie Srl (vedi allegato printout della Registrazione Italiana No. 763809 estratto dalla banca dati dell’UIBM) e, quindi, la Resistente avrebbe erroneamente fatto riferimento a “il nostro marchio registrato”. Nello stesso periodo il marchio era depositato da La Camiciera Italiana Srl a livello comunitario in attesa di registrazione (che – come si potr� notare dall’allegato printout – � avvenuta in data 24 agosto 2004 con il no. 3135571) e richiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.
B. Resistente
La Resistente, in primo luogo, invita il Collegio a considerare il vincolo contrattuale che la lega alla Ricorrente e precisa che, per effetto di tale contratto, essa, in qualit� di “franchisee” � stata autorizzata alla vendita di tutta la gamma dei prodotti LA CAMICERIA ITALIANA e, parallelamente, all’utilizzo di tale marchio nelle “proprie insegne, pubblicit�, materiale per l’impacchettamento e display”, fornendo al Collegio copia del contratto stesso.
La Resistente sostiene, inoltre, che, in virt� del contratto di franchising, sia normale la sua richiesta di utilizzazione di un nome a dominio che rievochi la ditta del “franchisor”, data l’assoluta uguaglianza dei prodotti offerti sul mercato e puntualizza che i propri ricavi e guadagni comportano direttamente ricavi e guadagni per la Ricorrente.
La Resistente afferma, altres�, di avere il pieno diritto sul nome a dominio in quanto, acquistando e vendendo esclusivamente prodotti contraddistinti dal marchio LA CAMICERIA ITALIANA, come previsto dal contratto di franchising, essa non fa alcun uso distorto o emulativo di tale nome a dominio e non lo utilizza al solo fine di trarne indebito vantaggio.
La Resistente asserisce, inoltre, di aver ricevuto espressa autorizzazione dalla Ricorrente con fax del 18 marzo 2004 a vendere tramite Internet gli articoli contraddistinti con il proprio marchio, ad utilizzare i propri loghi ed il proprio marchio registrato al fine della realizzazione del sito e, soprattutto, ad utilizzare il nome a dominio , in quanto non utilizzato dalla Ricorrente medesima.
La Resistente evidenzia, poi, al Collegio che n� la registrazione del nome a dominio, n� il suo uso sono stati effettuati dalla medesima in mala fede. In proposito essa richiama l’espressa autorizzazione della Ricorrente di cui al fax del 2004 e sottolinea di aver sempre operato con la massima correttezza e trasparenza in tutti i propri rapporti commerciali nei confronti della Ricorrente, inclusa la registrazione ed utilizzazione del nome a dominio contestato.
Nella memoria supplementare, la Resistente sottolinea di aver esposto con estrema chiarezza nella Replica alle Controdeduzioni le ragioni per le quali il fax datato 18 marzo 2004 sia incontrovertibile quanto a contenuti ed autenticit� e osserva che ,in ogni caso, non si oppone all’acquisizione cartacea del documento, pur evidenziando l’errore della Ricorrente nel far riferimento ad un presunto “fax del 24 marzo 2004” che, evidentemente, non corrisponde con quello pi� volte citato nel corso di questo procedimento arbitrale.
La Resistente afferma, altres�, di aver gi� prodotto per ben due volte il contestato documento autorizzativo all’uso del nome di dominio: nella Risposta e nella Replica alle Controdeduzioni e che, di conseguenza, essendo questo da tempo nella disponibilit� della Ricorrente, essa, laddove realmente intenzionata, avrebbe potuto chiederne il disconoscimento a mezzo di querela di falso.
La Resistente rileva ed eccepisce, ulteriormente, l’assoluta inconsistenza ed infondatezza delle argomentazioni portate dalla Ricorrente in quanto l’autorizzazione concessa alla Resistente con il fax del 18 marzo 2004 sottoscritto dal legale rappresentante della Ricorrente non rappresenta un contratto, ma costituisce corollario dell’unico contratto intercorso tra le due parti il quale, a sua volta, si identifica soltanto con il contratto di “franchising” sottoscritto in data 1 ottobre 2002.
La Resistente ribadisce che in virt� del rapporto di “franchising”, i propri ricavi e guadagni, anche se realizzati a mezzo di vendita “online”, comportano direttamente ricavi e guadagni per la Ricorrente, posto che la Resistente vende solo prodotti con marchio La Camiceria Italiana, e che, pertanto, anche la Ricorrente ha un proprio indiscutibile interesse economico collegato alla vendita “online”.
La Resistente afferma che la richiesta di autorizzazione c’� stata, posto che il fax sottoscritto dal legale rappresentante della societ� La Camiceria Italiana ne fa espressa menzione (“facciamo seguito alla Vostra richiesta”) e posto che detta richiesta non era n� poteva essere soggetta ad alcuna forma vincolante. Secondo la Resistente, � fin troppo evidente, infatti, che ci� che conta � unicamente la redazione per iscritto della autorizzazione.
La Resistente evidenzia, inoltre, che la richiesta di autorizzazione ha costituito, per la societ� Resistente, un mero atto legato a doveri di correttezza commerciale, comunque non imposto da alcuna norma giuridica, specialmente in considerazione del fatto che la Resistente medesimo aveva ed ha tutt’oggi in virt� della vendita di prodotti di esclusivo marchio La Camiceria italiana un interesse proprio e giuridicamente rilevante all’uso del nome di dominio in contestazione.
La Resistente deduce che non ha alcun senso parlare di recedibilit� ad nutum dalla surriferita autorizzazione non essendoci tra le parti, altro contratto che quello di “franchising” e posto che la riassegnazione di nomi di dominio presuppone necessariamente la ricorrenza congiunta di tre condizioni (identicit� o confondibilit�, insussistenza di diritti o interessi legittimi sul nome di dominio e mala fede nell’uso del medesimo) nessuna delle quali risulta sussistere nella fattispecie.
La Resistente dichiara che ne consegue che l’avverso rilievo in ordine al marchio registrato si rivela pacificamente inconferente ai fini della decisione e costituisce, l’ennesimo tentativo di strumentalizzare circostanze che nulla hanno a che fare con l’oggetto della presente controversia la quale, al contrario, si palesa fin troppo chiara e di immediata risoluzione, esortando il Collegio a non trasferire il nome a dominio.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio � identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio � stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identit� o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha documentato adeguatamente di essere titolare di una registrazione per il marchio LA CAMICERIA ITALIANA producendo copia del certificato di registrazione del marchio comunitario No. 3135571 LA CAMICERIA ITALIANA (figurativo) depositato il 18 Aprile 2003 e registrato il 24 Agosto 2004 nelle classi 9, 25 e 35.
Il Collegio decide che il nome a dominio � pertanto identico al marchio della Ricorrente, considerando irrilevante il suffisso “.com” in quanto meramente funzionale all’utilizzo in Internet.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato sia identico a un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che la Resistente non goda di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.
La Resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l’onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall’articolo 4(c) della Policy, pu� stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:
a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si � preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede; oppure;
b) che � conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure;
c) che del nome a dominio intende fare un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare ingannevolmente la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Alla luce delle considerazioni sviluppate nel successivo paragrafo in relazione alla registrazione ed uso in malafede e della conseguente determinazione raggiunta, il Collegio non ritiene necessario esprimere la propria valutazione sull’assenza o meno di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell’uso del nome a dominio in malafede:
i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato o ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato alla Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente della Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente collegati al nome a dominio; oppure;
ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure;
iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure;
iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni on-line, creando una probabilit� di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.
Come stabilito dall’articolo 4(a) della Policy, requisito essenziale per attivare la presente procedura � pertanto la presenza della malafede della Resistente anche al momento della registrazione del nome a dominio.
Sulla base della documentazione inviata al Collegio da entrambe le parti si evince l’incontestata sussistenza, al momento di presentazione del presente Ricorso, di un valido contratto di franchising stipulato fra la Ricorrente e la Resistente sin dal 1 ottobre 2002 e tutt’ora vigente fra le parti.
Inoltre la Ricorrente ha presentato al Collegio copia di una comunicazione a mezzo fax in data 18 marzo 2004 sottoscritta dal Direttore Operativo della Ricorrente dalla quale si evince l’esistenza di un esplicito accordo alla registrazione ed uso del nome a dominio in quanto non utilizzato dalla Ricorrente e l’esplicita autorizzazione ad utilizzare i propri segni distintivi nelle attivit� in rete.
Nelle memorie supplementari la Ricorrente in ordine a tale documento, oltre alle considerazioni sopra richiamate, ha prodotto in allegato anche una “dichiarazione/ affidavit” a firma dello stesso Direttore Operativo. In tale testo si dichiara che “non risulta agli atti de La Camiceria Italiana Srl la sottoscrizione e l’invio del fax datato 18 luglio 2004 …” e che “la documentazione prodotta da R.M. Trading � redatta in maniera difforme dagli usuali modi di elaborazione della corrispondenza …”.
Oltre all’errore di data commesso in tale dichiarazione del Ricorrente in quanto il fax reca la data del 18 marzo dello stesso anno, il Collegio non ritiene che siano stati forniti sufficienti elementi per poterne accertare inequivocabilemente la non rilevanza ai sensi dell’articolo 10 d) della Policy. Il Collegio sottolinea inoltre che la decisione deve essere presa sulla base delle considerazioni espresse e documenti allegati agli atti della procedura ed entrambe le parti dichiarano che tale documentazione � stata predisposta in buona fede.
Il Collegio ritiene che la registrazione ed il successivo utilizzo da parte della Resistente del nome a dominio conteso rientri e fondi la propria ragion d’essere nell’ambito del rapporto contrattuale di franchising che lega tutt’ora le parti e della successiva comunicazione del Ricorrente. In particolare, in accordo con precedenti decisioni, il collegio ritiene che “l’uso ordinario da parte del “franchisee” del marchio del “franchisor” nell’ambito della vendita di prodotti originali di quest’ultimo” (Elders Limited v. Private Company,WIPO Case No. D2007-1099) sia ammissibile anche su Internet alla luce dell’esplicita autorizzazione ricevuta dal Ricorrente.
In tal senso si veda anche ABIT Computer Corporation v. Motherboard Store, Inc.,WIPO Case No. D2000-0399 (“Respondent’s use of the domain name appears consistent with ordinary use by a retailer of a manufacturer’s trademark in connection with the sale of that manufacturer’s genuine goods”); Columbia ParCar Corp. v. S. Brustas GmbH,WIPO Case No. 2001-0779 (“the Respondent used that trademark in the course of its business for the purpose of promoting the sale of the principal’s product”); Jerome Stevens Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals,WIPO Case No. D2004-1029 (...in virt� di un accordo di Marketing e Distribuzione vigente tra le parti “up until the termination of the Agreement, Respondent may have been making a bona fide use of the domain name, regardless of whether it had the right to register and use the Domain Name”).
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che la registrazione del nome a dominio non sia pertanto avvenuta in malafede ed invero anche l’uso successivamente posto in essere dal resistente non appare prima facie essere in mala fede in quanto rientra nei temini del contratto stipulato e delle successive intese in merito all’uso on line e viene realizzato dal Resistente anche a diretto beneficio economico del Ricorrente.
Non si ritiene infine che la presente sia la sede adatta a risolvere questo genere di controversia fre le parti e si concorda con quanto precedentemente sostenuto, ad esempio, nel caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903, in cui si � affermato “If trademark owners wish to prevent the use of their marks by authorized sales and repair agents in domain names, they should negotiate such protections through appropriate contractual language or, when permitted under the relevant law, seek recovery in classic trademark infringement or dilution litigations. In the absence, however, of some element of illegitimacy, they should not use the Policy to prevent uses that ICANN deemed to be legitimate, including the use of domain names in connection with the bona fide offering of goods and services”.
7. Decisione
In considerazione di quanto precede, il Collegio decide che, sebbene il nome a dominio sia identico al marchio della Ricorrente, la Ricorrente non abbia validamente dimostrato che la registrazione ed il successivo utilizzo dello stesso da parte della Resistente sia avvenuto in malafede.
Per tali motivi il Collegio respinge il ricorso e la relativa richiesta della Ricorrente di ottenere il trasferimento del nome a dominio .
Dr. Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 3 ottobre 2007
Full & Egal Universal Law Academy