Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Filtros Cart�s S.A. c. Destinno Eurogroup 21
Caso No. D2007-1067
1. Las Partes
La parte demandante es Filtros Cart�s, S.A. Madrid, Espa�a, representada por David Brull Dans, Madrid, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Destinno Eurogroup 21, Algorfa, Espa�a (en adelante, la “Demandada”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).
3. Iter Procedimental
La Demandante present� su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 19 de julio de 2007. El 23 de julio de 2007 el Centro envi� a NICLINE.COM por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio. El 23 de julio de 2007 NICLINE.COM envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y t�cnico.
En respuesta a una notificaci�n del Centro de 31 de julio de 2007 en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 3 de agosto de 2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 27 de agosto de 2007. La Demandada no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� a la Demandada su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 29 de agosto de 2007.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 11 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
4.1 La Demandante
La Demandante es una empresa espa�ola especializada en la distribuci�n de filtros industriales, agr�colas y para el sector de la automoci�n. Actualmente desarrolla sus actividades comerciales en todo el territorio espa�ol, distribuyendo a las principales marcas tanto nacionales como extranjeras.
Como resultado de sus casi cuarenta a�os de actividad, la Demandante se ha convertido en una de las principales empresas del sector de distribuci�n de filtros en Espa�a, habiendo acreditado en la Demanda su reconocimiento como tal en informes profesionales especializados.
Desde el a�o 2000 la Demandante ofrece sus productos y servicios a trav�s de Internet, por medio de su portal corporativo, habi�ndose convertido en una importante plataforma de promoci�n, informaci�n y venta para la Demandante.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante cuenta con los siguientes registros ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas:
- Marca n� 2451620 FILTROS CARTES – PARTNER IN QUALITY, registrada desde el 29 de enero de 2002 en la clase 45 del Nomenclator Internacional;
- Nombre comercial n� 175785 “Filtros Cartes, S.A.”, registrado desde el 7 de abril de 1994 en la clase 35 del Nomenclator Internacional.
Asimismo, la Demandante es titular de diversos dominios basados en la denominaci�n “Filtros Cartes” (tales como, entre otros, , o ).
4.2 La Demandada
La Demandada es una sociedad espa�ola dedicada a la distribuci�n de distintos tipos de piezas de recambio para el sector de la automoci�n, transporte e industria, especializ�ndose, entre otros �mbitos, en la distribuci�n de filtros industriales, marinos y para la automoci�n.
Al igual que en el caso de la Demandante, la Demandada centra sus actividades en el mercado espa�ol, siendo de hecho una de las compa��as competidoras de la Demandante en dicho mercado. Asimismo, la Demandada cuenta con presencia en Internet por medio de su sitio Web corporativo, originalmente conectado al nombre de dominio . En el mismo se puede obtener informaci�n comercial sobre la Demandada, los productos que comercializa as� como sobre c�mo adquirirlos.
4.3 El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de junio de 2007. Desde su registro y en momento de emitirse la presente decisi�n, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado al sitio web corporativo de la Demandada, tal y como se ha descrito en el punto 4.2 anterior.
5. Alegaciones de las Partes
5.1 Demandante
En la Demanda afirma la Demandante:
- Que desde el inicio de sus actividades, hace casi cuarenta a�os, ha venido utilizando la denominaci�n “Filtros Cart�s” para el desarrollo de las mismas, habiendo registrado dicha denominaci�n como marca y nombre comercial ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas.
- Que, como consecuencia de la calidad de sus productos, su esfuerzo tecnol�gico y continuidad en el negocio, se ha convertido en una de las empresas de referencia en el sector de la distribuci�n de filtros industriales en Espa�a. En este sentido, la Demandante indica que Internet se ha convertido en una plataforma clave para su expansi�n comercial a nivel tanto nacional como internacional.
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con respecto a los registros basados en la denominaci�n “Filtros Cart�s” de los que es titular ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas.
- Que la Demandada no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto al Nombre de Dominio al no existir relaci�n alguna, personal, profesional comercial o mercantil, entre aqu�lla y la Demandante. De hecho, la Demandante ha venido utilizando la denominaci�n “Filtros Cart�s” con anterioridad incluso a julio de 2003, momento en que se constituy� la Demandada, sin haber autorizado en modo alguno el registro del Nombre de Dominio ni el uso de la citada denominaci�n sobre la que ostenta derechos.
- Que la Demandada es plenamente consciente de que la denominaci�n “Filtros Cart�s” atrae e interesa al p�blico que desea obtener informaci�n o cualquier servicio relacionado con el sector del recambio del autom�vil, transporte e industria en general, habiendo registrado y utilizado el Nombre de Dominio con �nimo de lucrarse, benefici�ndose de la posici�n y reputaci�n de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que Demandada ha pretendido captar negocio por medio del Nombre de Dominio, aprovech�ndose del reconocimiento de la Demandante en Internet y otros canales de distribuci�n. Esta impresi�n, en opini�n de la Demandante se ve acentuada por el hecho que la Demandada compite con ella en el mismo sector del mercado espa�ol.
5.2 Demandada
La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el apartado 4.a) de la Pol�tica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante tiene derechos.
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Pol�tica respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la Demandante es titular de una marca y un nombre comercial espa�oles basados en la denominaci�n “Filtros Cart�s”.
A modo preliminar, cabe recordar que numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica han considerado que la figura del nombre comercial, tal y como se encuentra recogida en el derecho espa�ol, es susceptible de ser considerada como una “marca” en el sentido previsto por la Pol�tica (en este sentido, ver, entre otras, las decisiones en Metro de Madrid, S.A. c. Ignacio Allende Fern�ndez, Caso OMPI N� D2000-0768; Banca March, S.A. c. D, Caso OMPI N� D2000-1341; Ventilaci�n y Filtraci�n, S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Casta�� Garc�a c. Genfiltro, S.L., Caso OMPI N� D2004-0135; Eco Green Palet, S.L. c. Juan Miguel Rodr�guez Lumbreras, Caso OMPI N� D2005-0050; o Promotorauno S.A. c. Jos� M. Ceballos, Caso OMPI N� D2005-0558). De este modo, el Experto tendr� en cuenta los dos signos distintivos alegados por la Demandante a efectos de evaluar la eventual concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Pol�tica.
La comparaci�n entre las denominaciones que componen los mencionados signos distintivos, y la incluida en el Nombre de Dominio arroja dos diferencias:
- En primer lugar, la marca se basa en el nombre “FILTROS CART�S – Partner in Quality”. Asimismo, el nombre comercial titularidad de la Demandante incluye en su denominaci�n las siglas “S.A.” -en referencia a la forma societaria adoptada por la Demandante (sociedad an�nima);
- En segundo lugar, en el Nombre de Dominio las palabras “filtros” y “cartes” no se encuentran separadas por espacio alguno, adem�s de incorporar la terminaci�n “.info”.
A continuaci�n se analizar�n ambas diferencias y su incidencia en la aplicabilidad de este primer requisito previsto por la Pol�tica.
Por lo que respecta a la primera de las diferencias se�aladas, el Experto considera que la supresi�n de la f�rmula “Partner in Quality” o de las siglas “S.A.” a la finalizaci�n del Nombre de Dominio no elimina el riesgo de confusi�n entre �ste y los signos distintivos titularidad de la Demandante. En este sentido, cabe considerar: (i) que la f�rmula “Partner in Quality” incluida en la marca no es m�s que elemento secundario dentro de la misma, complementando el n�cleo genuinamente distintivo a estos efectos de la marca, el cual se basa en la denominaci�n “Filtros Cart�s”; y (ii) que las siglas “S.A.” no son m�s que un elemento accesorio del nombre comercial titularidad de la Demandante y, por tanto, la eliminaci�n de las mismas en el Nombre de Dominio no supone una modificaci�n esencial que permita eliminar cualquier riesgo de confusi�n. Esta interpretaci�n es plenamente congruente con numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en March of Dimes Birth Defects Foundation c. Modwalk America, Caso OMPI N� D2003-0062,; Promotorauno, S.A. c. Jos� M. Ceballos, Caso OMPI N� D2005-0558; o Viajes Ibiza, S.A. c. Yatoo! Ibiza y Formentera Corp. S.A., S.C., Caso OMPI N� D2006-1432).
Por lo que respecta a la segunda diferencia existente entre los signos distintivos alegados por la Demandante y el Nombre de Dominio (la ausencia de espacio la inclusi�n de la terminaci�n “.info” en el Nombre de Dominio), numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica han considerado irrelevante a efectos de evaluar el parecido entre marca y nombre de dominio la falta de espacios entre las palabras que lo componen o la existencia de una terminaci�n “.info”, puesto que tales modificaciones se derivan exclusivamente de las restricciones t�cnicas actuales del DNS (Domain Name System). En este sentido, ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI N� D2000-0812, o A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI N� D2003-0172.
De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Pol�tica, el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca y nombre comercial de los que es titular la Demandante, por lo que debe concluirse que en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el apartado 4.a) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
El p�rrafo 4.c) de la Pol�tica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Pol�tica. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusi�n. En este sentido, de acuerdo con los argumentos que se expondr�n m�s adelante, este Experto considera que dif�cilmente podr�a considerarse que la Demandada ha hecho un uso leg�timo u ostenta un inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere a una marca de una competidora de la Demandada.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El �ltimo de los elementos previstos por la Pol�tica es que la Demandada haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI N� D1999-0001, o en el Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N� D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaci�n.
Seguidamente, se analizar� la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa de la Demandada para registrar un nombre de dominio basado en la denominaci�n recurrentemente utilizada por la Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales. En este sentido, el Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusi�n, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ning�n momento parece que la Demandada haya ostentado un derecho leg�timo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, la Demandada no es titular ni licenciataria de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominaci�n “Filtros Cart�s”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominaci�n para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.
- La Demandada es una competidora directa de la Demandante, por lo que parece evidente que era plenamente consciente de la existencia de la marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio. Esta impresi�n se ve confirmada cuando, tras realizar una b�squeda a trav�s de Internet sobre la Demandada, el Experto ha podido comprobar que en una p�gina Web en la que ofrece informaci�n sobre sus actividades (situada en la direcci�n electr�nica “”), se declara titular de otros nombres de dominios correspondientes a marcas de otras empresas especializadas en la fabricaci�n de filtros industriales y para la automoci�n. En efecto, el Experto ha podido constatar que la Demandada es titular igualmente de los nombres de dominio , y , correspondiendo todos ellos, tal y como se ha indicado con anterioridad, a marcas de empresas especializadas en la fabricaci�n y distribuci�n de filtros industriales en general.
- Por �ltimo, de acuerdo con lo se�alado con anterioridad, el Demandado no ha aportado argumento alguno que permitiera justificar el registro del Nombre de Dominio.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opini�n de este Experto, la �nica posibilidad razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada es que dicho registro respondi� a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
(ii) Utilizaci�n de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada
De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisi�n, el Nombre de Dominio se encuentra conectado al sitio Web corporativo de la Demandada, sin hacerse referencia alguna a la Demandante o a sus signos distintivos.
Desde un punto de vista de la Pol�tica, dicho uso debe considerarse realizado de mala fe desde las dos siguientes perspectivas:
- De conformidad con el p�rrafo 4.b.ii), se presume que se da un uso de mala fe del Nombre de Dominio si el mismo ha sido registrado y se usa “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. La aplicaci�n de dicho p�rrafo al presente caso parece especialmente pertinente si se tiene en cuenta que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio (bajo el control de la Demandada) ofrece informaciones y promociona productos y servicios competidores de los de la Demandante. En este sentido, hay que insistir una vez m�s en el hecho que dicha oferta de productos y servicios la realiza una compa��a que compite directamente con la Demandante, con el perjuicio que ello supone para �sta. Numerosas decisiones han considerado dicho uso como un supuesto claro de mala fe (ver, por ejemplo, las decisiones en Bartercard Ltd. & Bartercard Internacional Pty Ltd. c. Ashton Hall Computer, Caso OMPI N� D2000-0177; Beemak Plastics, Inc. c. WestRep Group, Caso OMPI N� D2001-1023; Freytag-Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft c. Leimburger A & Co. OHG, Caso OMPI N� D2002-1077; Eurobet UK Limited c. Grand Slam Co., Caso OMPI N� D2003-0745; o Global Esprit Inc. c. Living 4, Caso OMPI N� D2004-0318).
- De conformidad con el p�rrafo 4.b.iv), se presume igualmente la mala fe en el uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada si dicho uso ha tendido “de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea”. Es obvio que el uso dado al Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye un sistema il�cito de obtenci�n de visitantes a su propio sitio Web, generando una obvia confusi�n en estos al vincular el Nombre de Dominio a una oferta de productos y servicios que, de hecho, compite con la de la leg�tima titular de los signos distintivos en los que se basa el Nombre de Dominio. De nuevo, un amplio n�mero de decisiones han considerado que un uso tal constituye un evidente supuesto de mala fe en el sentido previsto por la Pol�tica (en este sentido ver, por ejemplo, las decisiones en Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI N� D2000-0009; Research in Motion Limited c. Dustin Picov, Caso OMPI N� D2001-0492,; Ltd Commodities, Inc. c. DBS Administration Pty Ltd., Caso OMPI N� D2002-0681; The Sportman’s Guide, Inc. c. Modern Limited, Cayman Islands, Caso OMPI N� D2003-0305; Capstone Mortgage Co. c. Joshua Shook or J. Shook, Inc., Caso OMPI N� D2004-0395).
De este modo, este Experto considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe de la Demandada respecto al uso del Nombre de Dominio.
De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que la Demandada registr� y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 26 de septiembre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy