Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caixa D’Estalvis Laietana v. Constramat y Emilia Pardo Oncins
Caso No. D2007-1187
1. Las Partes
La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana con domicilio en Barcelona, Espa�a, representada por UBILIBET.
Los Demandados son Constramat y Emilia Pardo Oncins, ambos con domicilio en Huesca, Espa�a.
2. Los Nombres de Dominios y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 9 de agosto de 2007. El 14 de agosto de 2007 el Centro envi� a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. El 24 de agosto de 2007, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� un escrito de subsanaci�n a la Demanda el 27 de agosto de 2007. El Centro verific� que la Demanda, junto con el escrito de subsanaci�n a la Demanda, cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 17 de septiembre de 2007. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 19 de septiembre de 2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 2 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol. A la vista de las circunstancias del caso (todas las partes del procedimiento son espa�olas y est�n domiciliadas en Espa�a; la demanda est� redactada en espa�ol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua.
Pluralidad de Demandados: Tras la oportuna subsanaci�n de la Demanda realizada como consecuencia de una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante identifica como Demandados a Construmat, titular del nombre de dominio , y a Emilia Pardo Oncins como titular del nombre de dominio .
La posibilidad de demandar conjuntamente a diferentes personas titulares de distintos nombres de dominio es reconocida por m�ltiples resoluciones de grupos de expertos cuando entre esas personas existe una estrecha vinculaci�n. As� se hace por ejemplo, en las decisiones de los casos Soci�t� des H�tels Meridien v. Spiral Matrix/Kentech Inc., Caso OMPI N� D2005-1196; Permatex, Inc v. Mounir Mati/G and Mohammed Khalid, Caso OMPI N� D2005-0954 o Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., and Staples Contract and Commercial, Inc. v. Skylabs Corporation and DL Enterprises, Caso OMPI N�D 2004-0220.
Pues bien, la Demandante acredita suficientemente la estrecha relaci�n existente entre ambos Demandados, lo cual permite demandarlos conjuntamente en un mismo procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros espa�ola, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Matar� creada en el a�o 1863; que en 1967 cambi� su denominaci�n por la de Caja de Ahorros Layetana; y, que finalmente, en 1997, catalaniz� su denominaci�n oficialmente y pas� a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.
- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:
Varias marcas espa�olas denominativas con gr�fico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomencl�tor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).
Marca espa�ola denominativa con gr�fico n�mero M1155359, en la que figura la denominaci�n CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.
Marca espa�ola denominativa con gr�fico n�mero M2586024, en la que figura la denominaci�n GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.
Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA n�mero 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.
- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, limit�ndose a remitir a las bases de datos on line de la OEPM y de la OAMI.
- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el tr�fico la denominaci�n Caixa Laietana, como denominaci�n abreviada, omitiendo la palabra gen�rica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayor�a de Cajas de Ahorros.
- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: cr�ditos hipotecarios, cr�ditos al consumo, dep�sitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca Caixa Laietana y sus derivadas. Como consecuencia, el t�rmino Caixa Laietana goza de notoriedad en el tr�fico.
- El nombre de dominio fue registrado el 25 de enero de 2000, y el nombre de dominio fue registrado el 26 de enero de 2000; es decir, con posterioridad al registro como marca del t�rmino CAIXA LAIETANA por parte de la Demandante, pues, por ejemplo, la marca espa�ola M 1155359 tiene como fecha de prioridad el 21 de julio de 1986.
- Los nombres de dominio y est�n siendo utilizados para redirigir a la p�gina web de la Demandante. La Demandante as� lo acredita con una impresi�n de la web alojada bajo los nombres de dominio en litigio. No consta en el procedimiento cu�l es la fecha en que la Demandante ha obtenido dicha impresi�n. Pero este experto ha podido comprobar con fecha 15 de octubre de 2007, que efectivamente bajo los nombres de dominio en conflicto se ofrece el contenido de la p�gina web de la Demandante.
- Entre ambos Demandados existe una estrecha vinculaci�n. No en vano en los datos de registro del nombre de dominio consta como registrante D� Emilia Pardo Oncins, pero como Organizaci�n registrante (Registrant Organization) Constramat. Y adem�s la direcci�n de ambos Demandados es la misma; y el contacto administrativo en el caso del nombre de dominio es precisamente la Sra. Pardo Oncins.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- Los nombre de dominio y son id�nticos a la mayor�a de las marcas de su titularidad, y muy similares a otros signos distintivos tambi�n de su titularidad, hasta el punto de crear confusi�n en los consumidores.
- Los Demandados no ostentan ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto de los nombres de dominio y >, porque no son titulares de ning�n signo distintivo bajo la denominaci�n “Caixa Laietana” en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior. Adem�s, afirma el Demandante que la denominaci�n no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relaci�n los Demandados, y los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. Tambi�n afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ning�n momento en el tr�fico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio. Finalmente, entiende el Demandante que el hecho de que sea titular del nombre de dominio desde 1997, debiendo acreditar en su momento que exist�a una vinculaci�n constatable entre el nombre de dominio solicitado y alguna denominaci�n social inscrita en el Registro mercantil, marca o nombre comercial registrado del cual fuera propietario, acent�a el derecho leg�timo del Demandante al uso de los nombres de dominio y , y a sensu contrario comporta la carencia de inter�s leg�timo por parte de los Demandados.
- Los nombres de dominio y han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca “Caixa Laietana”, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espa�ol, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en Espa�a, es imposible que �stos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio y . Adem�s, alega la Demandante que los Demandados est�n estrechamente vinculados con D. Fernando Labad�a Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que hab�a registrado y usado nombres de dominio de mala fe. As� las cosas, considera la Demandante que la existencia de estos precedentes evidencian la mala fe en el registro de los nombres de dominio y .
- Los nombres de dominio y est�n siendo usados de mala fe, porque actualmente los nombres de dominio controvertidos redireccionan a la URL “”, nombre de dominio titularidad de mi representado y en el que se aloja el sitio Web corporativo de la entidad financiera. Y aunque esta actuaci�n podr�a parecer un gesto de buena voluntad, considera la Demandante que no es m�s que una artima�a de los Demandados que no les exime en modo alguno de responsabilidad, ni les permite eludir la mala fe en el uso de los nombres de dominio. Por el contrario, es una muestra evidente de que los Demandados eran conocedores de la existencia de Caixa Laietana y de la notoriedad de sus marcas, y registraron los nombres de dominio a sabiendas del il�cito que comet�an. Adem�s, la redirecci�n de los usuarios que, sirvi�ndose de los nombres de dominio, acceden a la p�gina web corporativa de la Demandante constituye una evidente voluntad de confundir, en cuanto que no existe indicio alguno que indique que y se encuentran gestionados por una persona distinta a la Demandante. De este modo, el uso que los Demandados hacen de los nombres de dominio provocar�a un riesgo muy significativo de perturbaci�n de las actividades de Caixa Laietana en Internet, especialmente si se tiene en cuenta el hecho que sus clientes pueden desarrollar actividades financieras sobre sus cuentas por medio de esa p�gina Web.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio y .
B. Demandados
Los Demandados no contestaron a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son id�nticos o similares hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que los Demandados no tienen derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio y iii) que los Demandados han registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de varias marcas compuestas, entre otros elementos, por los vocablos Caixa Laietana. De igual modo, este Experto �nico considera que existe semejanza entre los nombres de dominio litigiosos y las marcas de la Demandante. La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans), Caso OMPI N� D2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la similitud entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio y , similitud susceptible de crear confusi�n.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que los Demandados no tengan derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-N, Caso OMPI N� D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI N� D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, Caso OMPI N� D2007-0168, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable al Demandante. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI N� D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI N� D2004-0803).
Afirma la Demandante que los Demandados no ostentan ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto de los nombres de dominio y , porque no son titulares de ning�n signo distintivo compuesto por la denominaci�n “Caixa Laietana” en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior. Adem�s, afirma el Demandante que la denominaci�n no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relaci�n los Demandados, y que los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. Tambi�n afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ning�n momento en el tr�fico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio.
Este Experto entiende que la Demandante ha aportado indicios suficientes de la falta de derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio en conflicto por parte de los Demandados, y que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del p�rrafo 4.c) de la Pol�tica, demuestran por s� solas la existencia de derechos o intereses leg�timos por parte de los Demandados.
Adem�s, los Demandados no han contestado la demanda, ni se han personado en este procedimiento, pese a haber sido notificados en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento impl�cito por su parte de que no poseen derechos o intereses leg�timos sobre los nombres de dominio y . Porque si los Demandados tuvieren alg�n derecho o inter�s leg�timo sobre dichon nombren de dominio podr�an haber adoptado una posici�n activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (V�anse en este mismo sentido, otras muchas resoluciones, como por ejemplo las de los casos, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonz�lez, Caso OMPI N� D2000-0045; Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labad�a Pardo, Caso OMPI N� D2000-1502, y Harrods Limited v. Harrod’s Closet, Caso OMPI N� D2001-1027).
A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso de los nombres de dominio.
La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.
Registro de mala fe
La Demandante considera que los nombres de dominio y han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espa�ol, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en Espa�a, es imposible que �stos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio y . Adem�s, alega la Demandante que los Demandados est�n estrechamente vinculados con D. Fernando Labad�a Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que hab�a registrado y usado nombres de dominio de mala fe.
Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (As�, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A vs Montera 33 S.L, Caso OMPI N� D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; Caso OMPI N�. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI N�. D2005-0556).
Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el car�cter notorio o renombrado de la marca (As�, entre otros muchos casos, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI N� D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI N� D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jos�, Caso OMPI N� D2003-0675).
A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio y se hizo de mala fe, porque los Demandados no han acreditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque conoc�an las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio. No en vano, el hecho de que los nombres de dominio en conflicto est�n siendo utilizados en la actualidad para redireccionar al sitio web de la Demandante es un indicio m�s de que los Demandados conoc�an las marcas de la Demandante a la hora de registrar los nombres de dominio. As� pues, todo indica que los Demandados eran conscientes al registrar los nombres de dominio de que �stos podr�an chocar con las marcas de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses leg�timos sobre el t�rmino “Caixalaietana” por parte de los Demandados, permite concluir que el registro de los nombres de dominio y se produjo de mala fe, pues los registrantes no pod�an ignorar que con ello estar�an, como m�nimo, obstaculizando la posici�n de un tercero.
Uso de mala fe
Ha quedado acreditado en el presente procedimiento que los nombres de dominio y se utilizan en la actualidad para redirigir al sitio web de la Demandante. Pues bien, esta circunstancia acrecienta la mala fe de los Demandados, en la medida en que demuestran tener conocimiento de la actividad comercial del Demandante y, a sabiendas, procede a crear la apariencia de que los nombres de dominio y realmente pertenecen a esta �ltima, cuando en realidad no es as�. Adem�s, hay que tener en cuenta que el Demandante no tiene, pese a la falsa apariencia creada por los Demandados, control real de los nombres de dominio en conflicto, por lo que esa situaci�n se deduce que se ha creado con el �nimo de confundir al p�blico consumidor respecto del verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del control del nombre de dominio controvertido. De hecho esta interpretaci�n ya sido defendida por otras resoluciones de grupos de expertos, como la del caso Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labad�a Pardo, Caso OMPI N�. D2000-1502.
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, y sean transferidos a la Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 16 de octubre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy