Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caixa D’Estalvis Laietana v. Victor Manuel Pendas Su�rez
Caso No. D2007-1196
1. Las Partes
La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana, con domicilio en Barcelona, Espa�a, que act�a representada por UBILIBET.
El Demandado es Victor Manuel Pendas Suarez, con domicilio en Oviedo, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 13 de agosto de 2007. El 17 de agosto de 2007 el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 20 de agosto de 2007 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 20 de septiembre de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de septiembre de 2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 28 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Orden de procedimiento: El 2 de octubre de 2007, se dicta una orden de procedimiento, la n�mero 1. La orden de procedimiento responde a la objeci�n del Demandado seg�n la cual el firmante de la Demanda no hab�a acreditado ser representante autorizado de la entidad Caixa d’Estalvis Laietana. El Experto �nico, pese a considerar que no cabe apreciar defecto formal alguno en la presentaci�n de la Demanda [porque de acuerdo con el p�rrafo 3 xiv) del Reglamento, la certificaci�n contenida en la demanda es suficiente para acreditar la relaci�n legal entre el demandante y su abogado] resuelve: “Solicitar al demandante la oportuna prueba de que la Caixa d’Estalvis Laietana ha apoderado suficientemente al Sr. Ponz Corella para la actuaci�n en este procedimiento o de que ratifica la actuaci�n de �ste. Dicha prueba deber� ser aportada con car�cter urgente, y en todo caso, antes del viernes 5 de octubre de 2007. La comunicaci�n se puede enviar al centro por correo electr�nico y facs�mile.”
El 3 de octubre de 2007 el Demandante presenta ante el Centro la documentaci�n solicitada, quedando acreditado que el firmante de la Demanda representa efectivamente a Caixa d’Estalvis Laietana.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Matar� creada en el a�o 1863, que en 1967 cambi� su denominaci�n por la de Caja de Ahorros Layetana y, que finalmente, en 1997, catalaniz� su denominaci�n oficialmente y pas� a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.
- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:
Varias marcas espa�olas denominativas con gr�fico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomencl�tor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).
Marca espa�ola denominativa con gr�fico n�mero M1155359, en la que figura la denominaci�n CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.
Marca espa�ola denominativa con gr�fico n�mero M2586024, en la que figura la denominaci�n GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.
Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA n�mero 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.
- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, pero no lo acredita, limit�ndose a remitir a las bases de datos online de la OEPM y de la OAMI.
- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el tr�fico la denominaci�n Caixa Laietana, como denominaci�n abreviada, omitiendo la palabra gen�rica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayor�a de Cajas de Ahorros.
- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: cr�ditos hipotecarios, cr�ditos al consumo, dep�sitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca CAIXA LAIETANA y sus derivadas. Como consecuencia el t�rmino Caixa Laietana goza de notoriedad en el tr�fico.
- El nombre de dominio fue registrado el 2 de mayo de 2006.
- El 31 de octubre de 2006 el Demandado remiti� una carta certificada y con acuse de recibo al Demandante, que �ste recibi� el 3 de noviembre de 2006 y en la que se pon�a en contacto con el Demandante a fin de establecer conversaciones referentes al dominio, siempre “respetuosas con los posibles derechos de marca registrada”, afirmando que “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio”.
- Bajo el nombre de dominio se ofrece una p�gina web en la que �nicamente se lee el siguiente texto: “www. P�gina en construcci�n. Contacte amb nosaltres”, indic�ndose a continuaci�n una direcci�n de correo electr�nico y un n�mero de tel�fono m�vil. Y m�s abajo “Servicio de parking de dominio de . Alojamiento Web. Housing. Hosting. Servidores Dedicados. Dominios. ADSL”. La Demandante aporta una copia impresa de esta web, sin indicar la fecha en que se obtiene. No obstante, este Experto, a fecha de 8 de octubre de 2007, ha comprobado personalmente que el contenido de la web sigue siendo ese. Y adem�s el Demandado admite en la contestaci�n a la Demanda que, efectivamente, la p�gina est� en construcci�n.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- El nombre de dominio es id�ntico a la mayor�a de las marcas de sus titularidades y muy similar a otros signos distintivos tambi�n de su titularidad, hasta el punto de crear confusi�n en los consumidores.
- El Demandado no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio , porque el Demandado no es titular de ning�n signo distintivo bajo la denominaci�n “Caixa Laietana” en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior. Adem�s, afirma el Demandante que la denominaci�n no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relaci�n el Demandado, y el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. Finalmente, afirma el Demandante que el Demandado tampoco ha sido conocido en ning�n momento en el tr�fico mercantil por el nombre de dominio objeto de litigio.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio espa�ol, y el hecho de que el Demandado tenga su domicilio en Espa�a, es imposible que �ste desconociera la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro del nombre de dominio . Seg�n el Demandante, con sus actos el Demandado habr�a pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, aprovechamiento expresamente prohibido por la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su art�culo 34. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas como exigen el Reglamento y la normativa de registro.
- El nombre de dominio es usado de mala fe porque bajo �l se hospeda una p�gina en construcci�n gen�rica facilitada por el servidor del Registrador Asrys Internet SL, lo que implicar�a que el Demandado no est� realizando ning�n uso con este nombre de dominio ni presta servicios de buena fe bajo el mismo, conducta inactiva que se encardinar�a dentro de la doctrina de la tenencia pasiva establecida por la OMPI, que viene interpretando que esta tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Por otra parte, destaca el Demandante que cualquier uso potencial que el Demandado pudiera hacer del nombre de dominio provocar�a un riesgo de futura perturbaci�n de las actividades de Caixa Laietana en Internet, aumentado por el hecho de que la Demandante sea una entidad financiera y que sus clientes pueden desarrollar actividades de capital sobre sus cuentas por medio de Internet.
- El registro del nombre de dominio obstruye ileg�timamente a la Demandante el leg�timo acceso a Internet bajo su marca propia; lo cual se ve agravado por el hecho que el dominio .cat est� destinado para la Comunidad catalana a la que pertenece tanto el Demandante como la mayor�a de sus clientes. Caixa Laietana (lo cual no pod�a ser desconocido por el Demandado). Asimismo, entiende la Demandante que se estar�a induciendo a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es t�cnicamente incapaz de mantenerlo operativo.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluci�n por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio .
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- Niega todos los hechos contenidos en la Demanda que no sean expresamente admitidos.
- El firmante de la Demanda no re�ne la condici�n de parte procesal leg�tima, porque simplemente manifiesta ser representante autorizado de Caixa D’estalvis Laietana, sin que tales afirmaciones se vean respaldadas por documento alguno que haga prueba.
- El Demandado admite que el nombre de dominio es id�ntico o similar a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, conforme a lo dispuesto en el p�rrafo 4.a)i) de la Pol�tica.
- El Demandado afirma la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio . Invoca a tal efecto el art�culo 19 de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos [adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resoluci�n 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948], y el art�culo 20 de la Constituci�n espa�ola de 2978, en los que se reconoce el derecho a la libertad de opini�n y de expresi�n. Afirma el Demandado que dada su formaci�n jur�dica y su concienciaci�n respecto a la problem�tica de derechos de los consumidores y usuarios, su intenci�n es establecer una pagina Web, no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posici�n de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, puedan exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. En este sentido, invoca el email que remiti� a la Fundaci�n Puntcat en el que especificaba el Intended Use del dominio litigioso, y donde se indicaba “que dada mi condici�n de Abogado su contenido ir�a orientado a la informaci�n, en catal�n, a los consumidores y usuarios de servicios, que creo tienen derecho a recibir una informaci�n jur�dica veraz y accesible”. Afirma tambi�n el Demandado, que presta servicios profesionales en la ciudad de Oviedo, donde no existen oficinas de Caixa Laietana, y pocos clientes de la entidad puedan existir, con lo que no se est� intentando prestar servicio profesional alguno, sino mas bien que se trata de una actividad netamente particular, un “hobby”. Tal “hobby”, y tal intenci�n critica, pero leal, con la entidad Caixa Laietana, y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, es _seg�n el Demandado_ totalmente legitima.
- El nombre de dominio no ha sido registrado de mala fe, porque no se ha adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante o a un competidor del Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del Demandado que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio. Entiende a estos efectos el Demandado, que la carta remitida al Demandante en la que se ofrec�a a establecer conversaciones referentes al dominio no puede ser entendida como una muestra de mala fe, pues en ella el Demandado dejaba claro que dichas conversaciones “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio.”
- Adem�s, mantiene el Demandado que el nombre de dominio no ha sido registrado a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio; que el Demandante y el Demandado no compiten entre s�, de modo que el nombre de dominio no ha sido registrado por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante; y que el nombre de dominio tampoco ha sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web del Demandado, de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en l�nea.
- El Demandante, como titular de una marca tiene derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico, y podr� prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tr�fico econ�mico, pero sostiene el Demandado que en ning�n momento ha utilizado el dominio en el trafico econ�mico, ni ha logrado el Demandante demostrar que as� lo hiciera.
- El Demandado es miembro activo de la comunidad ling��stica catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catal�n, as� como los idiomas ingl�s, y espa�ol. Adem�s el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial gen�rico adscrito a territorio alguno sino que tiene por finalidad servir a las necesidades de la comunidad ling��stica y cultural catalana en Internet. Sobre esta base argumenta el Demandado que la p�gina Web alojada en el dominio actualmente en construcci�n, est� en lengua catalana, y que todas las comunicaciones entre el Demandado y la Fundaci�n Puntcat se efectuaron rec�procamente en lengua catalana. Finalmente, mantiene del Demandado que la referencia territorial a que el Demandado tenga su domicilio en el Principado de Asturias, Espa�a, es un intento de discriminar al mismo por raz�n de “territorio”, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el art�culo 14 de la Constituci�n Espa�ola.
Por todo lo expuesto, el Demandado solicita que se rechacen los recursos solicitados por el Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Tanto el Demandante como el Demandado admiten la concurrencia de este requisito de la Pol�tica y de los presupuestos de que se conforma. Por esta raz�n no cabe entrar en este momento a realizar mayores consideraciones al respecto, pues ha quedado acreditado que el Demandante es titular de varias marcas en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, y es obvio tambi�n que aplicando los criterios manejados por los Grupos de expertos (la comparaci�n ha de hacerse sin tener en cuenta el nombre de dominio de primer nivel, ni los elementos gr�ficos de las marcas), cabe apreciar una clara similitud entre esas marcas y el nombre de dominio en litigio, hasta el punto de crear confusi�n.
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-N, Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero, Caso OMPI No.D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya, Caso OMPI No. D2007-0168, por citar s�lo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable al Demandante. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc Caso OMPI No. D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).
Seg�n la Demandante, el Demandado no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio , porque el Demandado no es titular de ning�n signo distintivo bajo la denominaci�n “Caixa Laietana” en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior. Adem�s, afirma el Demandante que la denominaci�n elegida como nombre de dominio tampoco se identifica con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relaci�n el Demandado, y que el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. De igual modo, considera el Demandante que el Demandado no ha sido conocido en ning�n momento en el tr�fico mercantil por este nombre de dominio objeto de litigio.
A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta la Demandante se puede concluir que �sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega que registr� el nombre de dominio con la intenci�n de crear una p�gina web no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posici�n de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, pudiesen exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. De este modo, la elecci�n y registro del nombre de dominio estar�an amparados por el derecho a la libertad de opini�n y de expresi�n. En palabras del Demandado se tratar�a de una actividad netamente particular, un “hobby”, y este “hobby”, y la intenci�n critica, pero leal, con el Demandante y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, ser�a totalmente leg�tima.
Pues bien, debe dejarse constancia, en primer lugar, de que el Demandado no ha aportado prueba alguna que demuestre que el nombre de dominio se pretende utilizar efectivamente con finalidad cr�tica, no constando tampoco que haya hecho hasta el momento preparativo alguno al respecto. Pero aunque se llegara a admitir que en verdad esa era la finalidad perseguida al registrar el nombre de dominio, y aceptando que la utilizaci�n de un nombre de dominio puede estar amparada por la libertad de expresi�n, la interpretaci�n del Demandado no puede ser acogida. En efecto, debe distinguirse claramente el nombre de dominio del contenido de la p�gina web ofrecida bajo ese nombre de dominio. La libertad de expresi�n, reconocida en la Constituci�n espa�ola de 2978 y en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, podr�a ser invocada para justificar las cr�ticas que se pudieran llegar a realizar en la p�gina web del Demandado (aunque debe destacarse que en modo alguno se han realizado hasta el momento). Sin embargo, la libertad de expresi�n no ampara la elecci�n de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas cr�ticas. As� se ha reconocido en m�ltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los casos, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp, Caso OMPI No. D2000-0020; Est�e Lauder Inc. v. , and Jeff Hanna, Caso OMPI No. D2000-0869; Riyad Bank v. J. Boschert No D2001-1235; Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong Caso OMPI No. D2001-1309, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI No. D2003-0438.
El Demandado pod�a haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el car�cter independiente y cr�tico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresi�n s� podr�a haber constituido un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, tal y como se ha reconocido en repetidas ocasiones con relaci�n a los denominados “suckdomains”: Vid. por ejemplo, las resoluciones de los casos Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance, plc, Direct Line Financial Services, Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services. Ltd v. Purge I.T.Ltd; Caso OMPI No. D2000-0583, y Wal-Mart Stores, Inc v. anf Kenneth J. Havey, Caso OMPI No. D2000-1104.
Al no hacerlo as�, y al registrar a sabiendas un nombre de dominio formado �nicamente por la marca del Demandante, el Demandado no puede pretender ostentar un derecho o inter�s sobre el nombre de dominio litigioso.
En definitiva, cabe concluir que tambi�n concurre el segundo de los requisitos exigidos en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica para que prospere la Demanda.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso del nombre de dominio.
La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.
Registro de mala fe
La Demandante alega que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, el Demandado era consciente de dicha marca y habr�a pretendido aprovecharse de su reputaci�n. De igual modo, entiende la Demandante que existir�a un acto de obstrucci�n y que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas.
Por el contrario, el Demandado argumenta que no se cumple ninguna de las circunstancias establecidas en la Pol�tica como prueba de la existencia de mala fe en el registro. Y tambi�n destaca el Demandado que es miembro activo de la comunidad ling��stica catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catal�n. Adem�s el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial.
Con car�cter previo al an�lisis de la mala fe en el registro del nombre de dominio, debe dejarse expresa constancia de que no pretende este Experto determinar si el Demandado cumple o no con las condiciones exigidas para poder obtener un nombre de dominio bajo el Top Level Domain “.cat” (como parece poner en duda la Demandante) porque el presente procedimiento no se enmarca en el �mbito de la Pol�tica de resoluci�n de conflictos sobre los requisitos de admisibilidad del .Cat de la Fundaci�n puntCAT (conocida por las siglas de la denominaci�n inglesa ERDRP). Por el contrario, se trata aqu� de un procedimiento de resoluci�n de conflictos de nombres de dominio que debe resolverse aplicando la Pol�tica conocida como UDRP.
Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio id�ntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (As�, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L, Caso OMPI No. D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI No. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI No. D2005-0556).
Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el car�cter notorio o renombrado de la marca (As�, entre otros muchos casos, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI No. D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI No. D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jos� Caso OMPI No. D2003-0675).
A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha creditado un inter�s leg�timo para su registro, y porque conoc�a las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio.
Uso de mala fe
Ha quedado acreditado en este procedimiento que bajo el nombre de dominio no se ofrece contenido alguno, salvo la indicaci�n de que la p�gina se encuentra en construcci�n.
Significa esto que el nombre de dominio no est� siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizaci�n de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisi�n del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. Caso OMPI No. D2000-0003 (Vid. por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; Caso OMPI No. D2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; Caso OMPI No. D2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; Caso OMPI No. D2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI No. D2003-0996). Como se afirma en la decisi�n del Caso OMPI No. D2000-0239, J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, hay que reconocer que no tiene sentido, y es il�gico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa ser�a una v�a utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio id�ntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despu�s vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Ser�a suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.
De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso. Manifiesta el Demandado que su intenci�n era usar el nombre de dominio en una web cr�tica con el Demandante, pero no acredita ning�n preparativo serio de dicho uso.
A estas consideraciones hay que a�adir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisi�n del Grupo administrativo de expertos en el caso Comunidad Aut�noma de Galicia v. Jes�s Sancho Borraz, Caso OMPI No . D2000-1017).
Alega el Demandado que en ning�n momento ha utilizado el dominio en el trafico econ�mico, de donde se derivar�a que no habr�a infringido las marcas de la Demandante. No obstante, esta constataci�n resulta improcedente en un procedimiento administrativo de soluci�n de controversias como el presente. En efecto, la falta de uso del nombre de dominio en el tr�fico econ�mico impide considerar que el Demandado est� infringiendo los derechos de marca del Demandante, desde el punto de vista de la Ley espa�ola de marcas o del Reglamento (CE) n�m. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 2003, sobre la marca comunitaria (Aunque esta es una valoraci�n que s�lo compete realizar a los Tribunales de Justicia). Pero la inexistencia de una lesi�n de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho espa�ol y comunitario de marcas no significa que no pueda prosperar su Demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Pol�tica no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Pol�tica para dar acogida a sus pretensiones.
En definitiva, tambi�n se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la demanda.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, de conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal
Experto �nico
Fecha: 11 de octubre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy