Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A.
Caso No. D2007-1233
1. Las Partes
La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Asturias, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Dispal Astur, S.A., representada por Rebollo Abogados, con domicilio en Llanera, Asturias, Espa�a (en adelante, la “Demandada”).
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
La entidad registradora de los Nombres de Dominio es Nominalia Internet S.L. (en adelante, “Nominalia”).
3. Iter Procedimental
La Demandante present� su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de agosto de 2007. El 23 de agosto de 2007 el Centro envi� a Nominalia Internet S.L. por medio de correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los Nombres de Dominio. El 5 de septiembre de 2007 Nominalia Internet S.L. envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n de los Nombres de Dominio.
El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 10 de octubre de 2007. El escrito de contestaci�n a la demanda (en adelante, la “Contestaci�n a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2007.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del grupo administrativo de expertos el d�a 23 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El 7 de noviembre de 2007 el Experto notific� que, a fin de terminar de comprobar una serie de puntos vinculados a su decisi�n, la entrega de la misma se realizar�a el 13 de noviembre de 2007.
4. Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante
La Demandante es el gobierno de la comunidad auton�mica de Asturias, regi�n que forma parte del territorio espa�ol y de cuya administraci�n se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.
De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante as� como sus �rganos de gesti�n son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominaci�n “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe se�alar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominaci�n, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:
- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico “ASTURIAS” (registro n� 2660283), titularidad del Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencl�tor Internacional, espec�ficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusi�n de programas de televisi�n y de programas de radio; y
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico “ASTURIES” (registro n� 2660282), titularidad del Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencl�tor Internacional, espec�ficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusi�n de programas de televisi�n y de programas de radio.
- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a trav�s de una serie de �rganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de m�s de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico “ASTURIAS PARAISO NATURAL” (registro n� 1598924), titularidad de la Consejer�a de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola denominativa “ASTURIAS EXPORTA” (registro n� 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Econ�mico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca espa�ola denominativa “ASTURIASEMPRENDE” (registro n� 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico “INFOASTURIAS” (registro n� 2427201), titularidad de la Consejer�a de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico “ASTURIAS+” (registro n� 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomencl�tor Internacional, espec�ficamente para publicidad, gesti�n de negocios comerciales, administraci�n comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educaci�n, formaci�n, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico “SABOREANDO ASTURIAS” (registro n� 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.
Asimismo, la Demandante, directamente o a trav�s de �rganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de m�s de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaci�n “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio , , , , , , , , o .
Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio , desde el que se puede obtener informaci�n sobre los distintos �rganos y entidades dependientes de ella as� como sobre el territorio asturiano en general.
4.2. La Demandada y los Nombres de Dominio
La Demandada es una sociedad espa�ola con sede en Asturias, donde se constituy� en el a�o 1989. De acuerdo con lo indicado en la Contestaci�n a la Demanda, la Demandada est� especializada en la prestaci�n de servicios inform�ticos y de redes de telecomunicaciones, actividades que ha venido desarrollando desde su constituci�n. En particular, la Demandada ofrece a sus clientes servicios de comunicaciones electr�nicas vinculadas a servidores de red gestionados por ella.
Por lo que respecta a los Nombres de Dominio cabe se�alar lo siguiente:
- El nombre de dominio fue registrado el 6 de mayo de 1996 y actualmente se encuentra conectado a un sitio web desde el que se ofrecen servicios de correo electr�nico personalizado, de modo que los usuarios que se den de alta de dicho servicio pueden contar con una direcci�n de correo electr�nico vinculada al mencionado nombre de dominio.
- El nombre de dominio fue registrado el 4 de abril de 1996 y actualmente se encuentra conectado a una p�gina web de “aparcamiento” de nombres de dominio, en la cual se incluyen una serie de enlaces a sitios web vinculados a servicios tur�sticos en Asturias as� como a otros �mbitos. Asimismo, en dicha p�gina web se indica que el nombre de dominio se encuentra a la venta, cabiendo incluso la posibilidad de realizar una oferta de adquisici�n en l�nea.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante que:
- Es titular de una vasta relaci�n de registros de marcas espa�olas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condici�n de �rgano de gobierno de dicha regi�n le otorgan un uso excluyente sobre la denominaci�n “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refiri�ndose a sus or�genes as� como a la vinculaci�n que dicha denominaci�n . Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que los Nombres de Dominio son id�nticos a su marca espa�ola “ASTURIAS”, as� como confusamente similares respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.
- Las intenciones de la Demandada quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al �mbito de Internet, que conoce la forma de promoci�n electr�nica de las administraciones p�blicas y, consecuentemente, de la Demandada y que, por todo ello no es casual que los Nombres de Dominio se basen en el t�rmino “Asturias”;
- La Demandada no ostenta derecho o inter�s leg�timo alguno respecto a los Nombres de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominaci�n, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni los Nombres de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad aut�noma asturiana;
- La Demandada registr� los Nombres de Dominio de mala fe dado que con su registro obten�a sendos elementos identificativos de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominaci�n “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculaci�n especialmente notoria en el territorio asturiano, donde la Demandada tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra m�s utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro de los Nombres de Dominio se realiz� de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro de los Nombres de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuaci�n expresamente prohibida por la normativa marcaria espa�ola;
- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio ya que lo ha vinculado a un servicio de correo electr�nico de pago, lo cual constituye –a juicio de la Demandante- un claro intento de atraer usuarios y lucrarse de ellos por medio de la utilizaci�n de sus marcas. Tampoco considerarse la Demandante que el uso del mencionado nombre de dominio por parte de la Demandada constituya un acto de “asturian�a” (concepto que, de acuerdo con la Ley 3/1984, de 9 de mayo –modificada por la Ley 18/1999-, por la que se establece el derecho al reconocimiento de la asturian�a, consiste en el fomento de lazos culturales o sociales con Asturias) puesto que en el sitio web conectado al mencionado nombre de dominio no se hace menci�n alguna a Asturias ni a sus ciudadanos;
- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio puesto que actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que, aparte de ofrecerse enlaces a otras p�ginas de Internet referidas a diversos �mbitos de Asturias, dicho nombre de dominio se ofrece p�blicamente en venta. Este uso, en opini�n de la Demandante, es un riesgo a su preocupaci�n por proteger y cuidar todos los servicios y prestaciones relacionados con la regi�n, habiendo puesto en marcha numerosas iniciativas de fomento de la calidad de los productos o servicios gen�ricamente referidos a Asturias. Por �ltimo, la Demandante indica que la mala fe en el uso del nombre de dominio queda igualmente plasmada en el hecho que la Demandada lo ofrece p�blicamente en venta, actuaci�n paradigm�tica de las conductas de mala fe previstas en la Pol�tica; y
- Teniendo en cuenta todo lo indicado, los Nombres de Dominio deber�an ser transferidos a favor de la Demandante.
B. Demandada
En la Contestaci�n a la Demanda afirma la Demandada que:
- A pesar de las continuas referencias en la Demanda identificando a la Demandante como el Gobierno de Asturias, su denominaci�n oficial y protegida es la de Gobierno del Principado de Asturias. Indica en este sentido la Demandada que Asturias es la denominaci�n geogr�fica del territorio asturiano y que, aparte de la Demandante, se trata de un nombre que es utilizado por numerosas personas jur�dicas y f�sicas para identificar diferentes productos y/o servicios;
- Es una entidad mercantil con domicilio en Asturias, territorio donde ha desarrollado sus actividades desde su constituci�n y, por tanto, es conocedora de la denominaci�n “Asturias” y las implicaciones que su uso comporta;
- Respecto a la denominaci�n “Asturias”, la Demandante s�lo ha acreditado ser titular de una marca id�ntica a la misma, si bien la misma fue solicitada el 1 de julio de 1995, mientras que los Nombres de Dominio fueron registrados en abril de 1996. De este modo, sostiene la Demandada que no puede considerarse que el registro de la mencionada marca por la Demandante pueda considerarse como un derecho previo v�lido a efectos de sustentar una demanda bajo la Pol�tica. De hecho, indica la Demandada que dicha marca corresponde al ente televisivo regional asturiano, el cual empez� sus actividades en 2006;
- Numerosos registros de marcas en Espa�a basados exclusivamente en la denominaci�n “Asturias” conviven con las marcas de la Demandante, sin que dicha convivencia haya provocado acciones por parte de aquella. En este sentido, argumenta la Demandada que el nombre “Asturias” se identifica antes bien con un territorio que con una concreta persona o instituci�n;
- En ning�n caso existe un riesgo de confusi�n entre los sitios web vinculados a los Nombres de Dominio y el sitio web de la Demandante o �sta misma como instituci�n. Por el contrario, la Demandada ofrece, en particular, a trav�s del nombre de dominio un servicio plenamente diferenciado de la Demandante, a la par que plenamente adaptado a la legalidad espa�ola;
- La Demandada no ha registrado los Nombres de Dominio ni para impedir a la Demandante el uso de sus propios signos distintivos en Internet (uso que, por otra parte, puede realizar plenamente) ni con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, sin que exista riesgo alguno de confusi�n entre Demandada y Demandante como consecuencia del uso de los Nombres de Dominio;
- La Demandante no tiene ning�n derecho a presentar una acci�n basada en c�mo y cu�ndo utiliza la Demandada sus activos intangibles y, por consiguiente, el tener registrados los Nombres de Dominio no implica que tenga que hacer un uso autom�tico, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno;
- La Demandante hasta finales de 2006 utiliz� como principal signo distintivo el nombre “Princast” (contractura de “Principado de Asturias”), nombre que tambi�n utiliz� como nombre de dominio durante a�os. As�, insiste la Demandada en que el uso por su parte de los Nombres de Dominio en ning�n caso puede considerarse abusivo o lesivo contra los intereses de los intereses del Principado de Asturias o de la Demandante; y
- En atenci�n a lo indicado, la Demanda deber�a ser desestimada.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca sobre las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.
A continuaci�n se analizar� la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Pol�tica respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primero de los elementos que, de acuerdo con la Pol�tica, debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son id�nticos o confusamente similares a las marcas de las que aqu�lla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traducci�n a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo m�s en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con los Nombres de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.
No obstante, antes de proceder a dicha comparaci�n, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros �rganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el p�rrafo 4(a)(i) de la Pol�tica establece que una demanda deber� basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicaci�n de esta disposici�n al presente caso hubiera requerido una acreditaci�n por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculaci�n administrativa con ella, ostenten una personalidad jur�dica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditaci�n, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanaci�n de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.
Si se comparan los Nombres de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca espa�ola “ASTURIAS”, registro n� 2660283) y los Nombres de Dominio, puesto que la �nica diferencia existente entre unas y otros es la inclusi�n en los Nombres de Dominio de los sufijos “.com” y “.org”. Dichas diferencias, no obstante, no deben considerarse suficientemente relevantes pues se derivan de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no eliminan un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y los Nombres de Dominio. As� lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night,Caso OMPI No. D2003-0172).
No obstante, habiendo puesto de manifiesto la pr�ctica identidad existente entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducci�n a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con significativa posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que los Nombres de Dominio fueron registrados entre abril y mayo de 1996 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.
Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems,Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov,Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen,Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan websites,Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Pol�tica, s� plantea dudas en cuanto al an�lisis del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondr� de manifiesto en la presente decisi�n.
Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento m�s dentro de la denominaci�n protegida no pueden considerarse id�nticas ni confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusi�n del nombre “Asturias” como un elemento m�s dentro de la denominaci�n de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone autom�ticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominaci�n de la marca registrada, como una marca independiente.
En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo m�s, sin constituir un elemento distintivo independiente. As�, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominaci�n geogr�fica incluida como un elemento m�s de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca seg�n la Pol�tica. As� lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd.,Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Comerse et d’Industrie de rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promoci�n Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.
Esta conclusi�n se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en ). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geogr�ficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Pol�tica y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.
Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, �sta haya consolidado una vinculaci�n directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Pol�tica (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc.,Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake Worth c. John C. Becker, Inc.,Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Baughn, Caso NAF N� 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF N� 99602).
Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguir�n, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
El p�rrafo 4(c) de la Pol�tica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Pol�tica.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta por separado las circunstancias propias de cada uno de los Nombres de Dominio.
Por lo que respecta al nombre de dominio , por medio del mismo, la Demandada ofrece un servicio de correo electr�nico de pago a sus clientes. Hay que tener en cuenta, de nuevo, que el registro de este nombre de dominio se produjo con significativa anterioridad al de las marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” titularidad de la Demandante sin que, de acuerdo con lo indicado en la Contestaci�n a la Demanda, dicho servicio pretendiera aprovecharse de las citadas marcas o suplantar fraudulentamente a la Demandante.
A este respecto, el Experto considera que la explotaci�n de un servicio como el descrito, basado en una denominaci�n geogr�fica a la que la Demandada se encuentra vinculada (al operar desde dicha regi�n) y a la que sus potenciales clientes se podr�an sentir igualmente vinculados, podr�a considerarse como un uso leg�timo del mencionado nombre de dominio. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideraci�n (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. M, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promoci�n Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promoci�n Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited,Caso OMPI No. D2003-0525).
Esta conclusi�n se ve reforzada por el hecho de que el mencionado servicio fue lanzado y ha sido operado por la Demandada durante a�os sin que de ello se derivara un da�o a las marcas de la Demandante anteriormente referidas, por el mero hecho de que �stas no hab�an sido registradas todav�a ni tampoco se podr�a considerar que la Demandante ostentara un derecho exclusivo sobre el uso del nombre “Asturias”.
En lo que se refiere al nombre de dominio se ha puesto de manifiesto que actualmente el mismo se encuentra conectado a un sitio web en el que un tercero aparentemente ajeno a la Demandada ofrece diversos enlaces vinculados a la comunidad aut�noma de Asturias. Adicionalmente, se ofrece el mencionado nombre de dominio p�blicamente en venta, cabiendo la posibilidad de pujar por �l directamente en l�nea. Es obvio que los usos descritos dif�cilmente podr�an considerarse como desarrollados en base a un derecho o inter�s leg�timo, en el sentido previsto en el p�rrafo 4(c) de la Pol�tica
Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada no ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio . No obstante, el Experto tambi�n considera que la Demandada ostenta un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio , sin que la Demandante haya podido probar adecuadamente lo contrario.
C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
El �ltimo de los elementos previstos por la Pol�tica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaci�n.
A continuaci�n se analizar� la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
A fin de evaluar la eventual mala fe de la Demandada respecto al registro de los Nombres de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:
- El registro de los Nombres de Dominio se produjo entre abril y mayo de 1996, fecha en la que la Demandante todav�a no hab�a registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias”. De hecho, transcurrieron algo m�s de diez a�os entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las mencionadas marcas;
- Ni en 1996 ni en la actualidad la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su car�cter indicativo geogr�fico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infracci�n de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.
Teniendo en cuenta lo indicado, parece dif�cil pensar que el registro de los Nombres de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla raz�n de que las mismas no exist�an en ese momento) y en la correspondiente voluntad de la Demandada de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuaci�n pudiera considerarse como un registro de mala fe. Asimismo, el significativo plazo tiempo transcurrido entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las marcas susceptibles de ser alegadas en este procedimiento por la Demandante constituye otro elemento que conduce al Experto a la conclusi�n anteriormente indicada.
En este sentido, cabe recordar que en la decisi�n adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableci�, en relaci�n con el registro del nombre de dominio , el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registr� el Nombre de Dominio lo hiciera con intenci�n de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, dif�cilmente la Demandada pod�a razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringir�a tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relaci�n con la alegaci�n de ‘mala fe’, dicha alegaci�n debe rechazarse”1.
De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisi�n Consejo de Promoci�n Tur�stica de M�xico, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., Caso OMPI No. D2004-0242, la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio ) indic�: “Incluso asumiendo que la palabra M�xico hab�a sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de M�xico, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio en atenci�n al car�cter de marca de la palabra M�xico, sino por su sentido de nombre de un pa�s. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe”2.
Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que los Nombres de Dominio no fueron registrados de mala fe por parte de la Demandada y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Pol�tica para estimar la Demanda.
(ii) Uso de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
Habiendo considerado que los Nombres de Dominio no fueron registrados por la Demandada de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluaci�n del uso que de los mismos ha hecho y hace la Demandada.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 13 de noviembre de 2007
1 Traducci�n no oficial del texto original ingl�s: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.”
2 Traducci�n no oficial del texto original ingl�s: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”
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