Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Doctor’s Associates Inc. v. Fransistem, S.L.
Caso No. D2007-1265
1. Las Partes
La Demandante es Doctor’s Associates Inc. con domicilio en Milford, CT, Estados Unidos de Am�rica, representada por Bufete J.Y. Hern�ndez-Canut, Espa�a.
La Demandada es Fransistem, S.L. con domicilio en Coslada, Madrid, Espa�a, representada por Ruiz-G�lvez Abogados, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2007. El 29 de agosto de 2007, el Centro envi� a CORE Internet Council of Registrars v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 30 de agosto de 2007 CORE Internet Council of Registrars envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 21 de agosto de 2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 14 de octubre de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2007.
El Centro nombr� a Kiyoshi I. Tsuru como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el d�a 29 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Demandado present� un escrito adicional el 31 de octubre de 2007. De conformidad con el P�rrafo 10, incisos b) y d) de las Reglas, este Panel ha decidido admitir este escrito adicional, el cual ha sido considerado en el presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante reclama ser titular de los siguientes registros de marca:
Registros espa�oles
SUBWAY, registro n�mero 1245689, en clase 42.
SUBWAY, registro n�mero 1900818 en clase 42.
SUBWAY, registro n�mero 2136578 en clase 29
SUBWAY, registro n�mero 2136579 en clase 30.
SUBWAY, registro n�mero 2136580 en clase 31.
SUBWAY, registro n�mero 2136581 en clase 32.
SUBWAY, registro n�mero 2136582 en clase 33.
Registro Internacional
SUBWAY, registro n�mero H 0851791, en clases 29, 30, 32 y 43
A.3. Marcas comunitarias con efecto en Espa�a
SUBWAY, registro n�mero 0000076778, en clases 29, 30 y 42 (actual 43)
El nombre de dominio controvertido fue registrado el 27 de diciembre de 2002.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante argumenta lo siguiente:
I. Identidad o semejanza en grado de confusi�n
El nombre de dominio objeto de la presente controversia es pr�cticamente id�ntico a las marcas del Demandante, pues dicho nombre de dominio est� compuesto por la marca SUBWAY a la que �nicamente se le agrega “Spain” (Espa�a). La adici�n del nombre de un pa�s o zona geogr�fica no distingue al nombre de dominio de la marca (y cita MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hern�ndez,Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine,Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).
El nombre de dominio en conflicto es similar hasta el punto de causar confusi�n ent� los usuarios de Internet, pues tal nombre es id�ntico y no se distingue de la marca SUBWAY, sobre la que el Demandante ha acreditado que ostenta leg�timos derechos.
II. Derechos o intereses leg�timos
Existi� un Contrato de Master Franquicia, vigente en el momento en que se solicit� el registro del nombre de dominio en disputa. Este contrato fue, en opini�n del Demandante, resuelto mediante acuerdo de Demandante y Demandado del 25 de febrero de 2004.
Otros dos acuerdos celebrados entre el Demandante y el Demandado son los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) del 25 de febrero de 2004, los cuales fueron resueltos, en opini�n del Demandante, mediante notificaci�n hecha el 25 de octubre de 2006.
Existe en curso un procedimiento arbitral respecto de estos dos contratos, a efecto de que en dicho procedimiento se confirme que la terminaci�n contractual se encuentra plenamente ajustada a Derecho.
A�n y cuando hubiera existido una relaci�n contractual con el Demandado, en la actualidad no existe relaci�n alguna contractual, por lo que cualquier derecho derivado de dichos instrumentos se habr�a extinguido por completo.
El Demandante y el Demandado no discuten la terminaci�n de todos los acuerdos anteriormente mencionados (sea por la nulidad de pleno derecho de los contratos ADM y DA, seg�n el Demandado o por el incumplimiento del propio Demandado, seg�n el Demandante).
El Demandante cita una serie de precedentes emitidos de acuerdo con la Pol�tica, relativos a relaciones contractuales entre Demandante y Demandado: Troc Iberia, S.A. v. David Milian, Caso OMPI No. D2006-0279, Allen-Edmonds Shoe Corporation v. Takin’ Care of Business,Caso OMPI No. D2002-0799, Monotag Corp, dba Signs First v. Melinda Diane Byrd, Caso OMPI No. D2001-0561, Express Services, Inc. v. Personnel Plus a/k/a Tony Mayer, Caso NAF No. FA0205000112624, Vivienne Talsmat and Rejuvalife Limited v. Richard Wilson,Caso OMPI No. D2006-0133.
III. Mala fe
Unos d�as antes de que el Demandado registrara el dominio controvertido, el Demandante hab�a enviado al Demandado una carta en donde se denunciaba el incumplimiento por parte del Demandado del Contrato de Master Franquicia y donde se comunicaba su intenci�n de dar por terminado el mismo.
El Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web del Demandado o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en l�nea. En la propia p�gina Web a la que se accede a trav�s de nombre de dominio figura la siguiente indicaci�n:
“Para cualquier informaci�n:
SUBWAY™ Espa�a
Centro de Transportes de Coslada.
C/Luxemburgo. Esc. 1. Plt. 1.
28820 Coslada. Madrid
Tel.: (91) 670 82 51.
Fax: (91) 670 86 57.
subwayspain@
”
El �nico inter�s que tiene para el Demandado el mantenimiento de tal p�gina es que a trav�s de la misma se impide que potenciales “clientes” interesados en establecer franquicias en Espa�a se pongan en contacto con el Demandante, cortando un importante canal de comunicaci�n y causando con ello evidentes da�os.
B. Demandado
El Demandado present� los siguientes argumentos:
La Pol�tica se limita a estudiar cuestiones de ciberpirater�a, tal y como define en su p�rrafo 4. Se ocupa de las cuestiones en las cuales una persona registra con mala fe y fines de especular. Se afirma por tanto que la UDRP tiene un alcance muy estrecho pues no cualquier disputa puede surgir relacionada con un nombre de dominio.
I. Identidad o semejanza en grado de confusi�n
El 6 de diciembre de 2002, el Demandado recibe comunicaci�n que recoge el prop�sito del Demandante de resolver el contrato de Masterfranquicia.
Las Masterfranquicias, que reducen el beneficio total del que otorga la marca, se utilizaban por el Demandante s�lo en el primer momento de implantaci�n en el pa�s, y una vez superada la primera fase m�s complicada y costosa de la expansi�n comercial de la marca, �sta deb�a ser erradicada para que cualquier sistema consolidado de expansi�n del Demandante pasara por una relaci�n no contractual sino de dependencia con el grupo matriz, a trav�s de un sistema de agentes de desarrollo del negocio y de la marca, totalmente dependientes del grupo. Los objetivos que se impon�an en el contrato de Masterfranquicia, de sobra era conocido por el Demandante que no se pod�an cumplir. A�n as�, el Demandado fue premiado a lo largo de a�os, sin que hubiera sido acusado de incumplimiento hasta la fecha arriba mencionada.
El Demandante no s�lo ha permitido a el Demandado el uso de su dominio durante a�os como medio publicitario del producto objeto de negocio a trav�s de sus tiendas sino que le insisti� al Demandado en su d�a a crear la p�gina Web siguiendo unas pautas para que la misma se pareciera lo m�s posible a la creada por el Demandante en Los Estados Unidos de America.
Con posterioridad a la resoluci�n del contrato de Masterfranquicia, cuando el Demandado se constitu�a ADM/DA, y en aras a fomentar el desarrollo de la marca SUBWAY, el Demandante remite en varios momentos distintos correos electr�nicos en donde da una serie de pautas a seguir para adaptar la web de sus distintos agentes a su modelo (y exhibe correos electr�nicos del 9 de enero de 2006, sobre diferentes herramientas de mercadotecnia, entre las que se encuentra una p�gina web vinculada al dominio controvertido).
Los casos citados por el Demandante, que involucran una marca y el nombre de un pa�s, en modo alguno tienen que ver con el presente conflicto pues en ninguno de ellos el tercero demandado hace uso del dominio para desarrollar la actividad de la marca. La adici�n de una zona geogr�fica a la marca registrada por Subway previamente en cada caso apuntado como ejemplo, se efect�a para crear un dominio con fines especulativos y en definitiva, distintos a los creados para desarrollar el comercio del producto o servicio para el que se distingue como signo la marca.
II. Derechos o intereses leg�timos
Mientras el Demandado mantenga latente su derecho de comercializar el producto de la marca SUBWAY en Espa�a e invertir tiempo y dinero en el desarrollo del mismo, es decir, usar la marca en el territorio espa�ol a trav�s de sus tiendas, como �nica fuente de ingresos econ�micos, tendr� inter�s leg�timo en el uso del dominio. Este medio publicitario sirve de gran ayuda e influencia en el desarrollo comercial encomendado al Demandado.
Antes de recibir el aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio hasta el punto de que la p�gina Web con la direcci�n fue creada con la ayuda del Demandante, quien fij� unas determinadas pautas a seguir.
Desde el registro del dominio por parte del Demandado y la apertura de la p�gina Web, el Demandante ha consentido y autorizado el uso de ese dominio para el desarrollo de la actividad representada por la marca en el territorio espa�ol.
El Demandado es conocido en el mercado de venta de productos de la marca SUBWAY� como Subway en el territorio espa�ol.
El inter�s leg�timo nace desde el momento en que el Demandado act�a por un lado como agente del Demandante en Espa�a y por otro como franquiciado de la marca.
El Demandado trabaja en la actualidad como AGENTE DE DESARROLLO (DA) del Demandante en la Comunidad de Madrid (Espa�a), coordinando, controlando y asegurando las actividades de comercializaci�n de la marca SUBWAY.
III. Mala fe
La marca utilizada en el dominio registrado por el Demandado sirve �nica y exclusivamente para atraer usuarios a Internet como medio publicitario de los productos y servicios de la marca SUBWAY� desarrolladas en Espa�a.
El motivo por el cual se registr� el dominio controvertido en diciembre de 2002 no era otro que la de intentar contentar al Demandante cadena americana que a pesar de reconocer el esfuerzo del Demandado con premios, consideraba que dicho Demandado deb�a hacer un esfuerzo a�n mayor. Tanto Demandante como Demandado consideraron que lo m�s conveniente ser�a crear una p�gina Web donde la marca registrada pudiera conseguir la publicidad deseada adem�s de constituirse como medida de interlocuci�n con las tiendas abiertas as� como terceros interesados en adquirir la franquicia.
El Demandado niega estar dentro de los supuestos enunciativos de mala fe se�alados en el P�rrafo 4 (b) de la Pol�tica.
La mala fe en el actuar del Demandante al recoger objetivos imposibles de cumplir en el contrato como arma para efectuar cambios de manera unilateral, ha sido denunciado por el Demandado en el procedimiento que se sigue a instancias de esta parte en la jurisdicci�n ordinaria espa�ola.
Escrito Adicional del Demandante
En su escrito adicional del 31 de octubre de 2007, el Demandante expres� lo siguiente:
El tribunal ante el cual se estaba sustanciando el procedimiento jurisdiccional inicado por el Demandado ha notificado recientemente a �ste su incompetencia para conocer del citado procedimiento judicial, estimando la declinatoria por sometimiento a arbitraje planteado por el Demandante.
El Demandado ha anunciado su intenci�n de apelar, si bien hasta la fecha no ha
formalizado dicho Recurso.
En todo caso, lo que el Demandado solicitaba no era, como ahora afirma “la nulidad de las cl�usulas abusivas que se impuso de manera unilateral a FRANSISTEM mediante los contratos de AD y ADM” sino que realmente era la “nulidad �ntegra de los contratos de agencia de ADM y AD” m�s una indemnizaci�n.
En relaci�n con el mantenimiento de posici�n de Agente de Desarrollo para Madrid por parte del Demandado, se trata �nicamente de una medida de car�cter temporal y provisional adoptada durante la tramitaci�n del procedimiento arbitral antes mencionado.
El Demandado no ha probado tener ninguna autorizaci�n expresa para proceder al registro del nombre del dominio controvertido como s� la ostentan entidades o empresas de otros pa�ses. Las comunicaciones que aporta como prueba hacen referencia gen�rica a los contenidos que debe tener una p�gina Web o incorporan meras “gu�as de estilo”.
En todo caso, la finalizaci�n de los contratos que vinculaban al Demandado con el Demandante determina que haya perdido cualquier hipot�tico derecho que pudiera ostentar o haber ostentado relativo al mantenimiento en activo del citado nombre del dominio.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Pol�tica, el Demandante deber� acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (P�rrafo 4a)):
i) usted posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) usted no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Existe semejanza en grado de confusi�n entre el nombre de dominio , y la marca SUBWAY del Demandante, pues la segunda est� totalmente comprendida dentro del primero. La adici�n de la palabra “Spain”, es decir, “Espa�a” en ingl�s, no le confiere un car�cter distintivo al dominio (ver MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hern�ndez,Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine,Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713).
La adici�n en el dominio del gTLD .com carece de significaci�n jur�dica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca SUBWAY, puesto que dicho gTLD no cumple la funci�n de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisi�n S.A. c/ D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambi�n, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Por lo tanto, el primer requisito de la Pol�tica ha sido probado.
B. Derechos o intereses leg�timos/ Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio controvertido fue registrado en diciembre de 2002. El Demandante y el Demandado han sido partes contratantes desde 1994. De las declaraciones de ambas partes se deriva que ambas est�n de acuerdo en que el contrato original de Master Franquicia no est� en vigor.
Sin embargo, de las declaraciones y pruebas contenidas en el expediente se concluye que los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) de 2004 segur�n en vigor. Todo parece indicar que ambas partes siguen teniendo una relaci�n de negocios. El propio Demandante ha manifestado que en relaci�n con el DA para Madrid, un tribunal arbitral ha decretado una medida temporal para mantener su vigencia provisionalmente, durante la duraci�n del procedimiento arbitral. Se ha hecho menci�n a otro procedimiento jurisdiccional en que las partes han participado, y el cual pudiera seguir activo, o reactivarse en apelaci�n.
El presente Panel coincide con la decisi�n emitida en Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,Caso OMPI No. D2007-0555, en el sentido de que la interpretaci�n de acuerdos entre las partes, el incumplimiento de los mismos o la determinaci�n de infracciones marcarias excede el alcance de la Pol�tica y de este procedimiento. La actuaci�n del Panel se delimita el an�lisis de la existencia de ciberocupaci�n de conformidad con la Pol�tica.
Por tanto, este Panel decide dejar de conocer del presente asunto, dejando a salvo los derechos de ambas partes para volver a presentar su caso conforme a la Pol�tica, una vez que se hayan resuelto los asuntos judiciales y/o arbitrales relativos a sus relaciones contractuales.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto �nico
Fecha: 13 de noviembre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy