Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Gado S.�.r.l e Dolce & Gabbana S.r.l, c. Antares S.p.a
Procedura No. D2007-1564
1. Le parti
Le societ� ricorrenti sono Gado S.�.r.l, Luxembourg, e Dolce & Gabbana S.r.l, Milano, Italia, rappresentate dallo Studio legale Taglioretti Farese Cicerchia, Milano, Italia (di seguito collettivamente “Il Ricorrente”).
Il Resistente � Antares S.p.A., Parma, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
I nomi a dominio in contestazione, , , , , , (“Nomi a Dominio”), sono registrati presso la societ� Tucows, Inc. (“Tucows”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso introduttivo della presente procedura � stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il “Centro”) il 22 ottobre 2007, via email ed il 24 ottobre 2007, in formato cartaceo. Il 24 ottobre 2007, il Centro ha trasmesso via e-mail a Tucows una richiesta di verifica dei dati relativi ai Nomi a Dominio. Il 26 ottobre 2007, Tucows ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta confermando che il Resistente � registrato come l’attuale intestatario dei Nomi a Dominio e fornendo i dati di contatto.
Il Centro ha esaminato il Ricorso per verificarne la conformit� alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”) e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
All’esito di tale esame, in data 1 novembre 2007, il Centro ha rilevato la non conformit� alle Norme della scelta della Mutua Giurisdizione contenuta nel Ricorso, invitando il Ricorrente a sanare tale irregolarit� entro il termine di cinque giorni (di calendario) dalla data della notifica. Con email del 5 novembre 2007, il Ricorrente ha ottemperato alla richiesta del Centro, dichiarando di accettare la giurisdizione del tribunale del luogo in cui il Resistente ha il proprio domicilio.
Conformemente ai paragrafi 2(a) e 4(a) delle Norme, in data 6 novembre 2007, il Centro ha notificato il Ricorso al Resistente fissando al 26 novembre 2007 il termine per l’invio della Risposta da parte dello stesso. Il Resistente non ha inviato alcuna Risposta, e pertanto in data 27 novembre 2007, il Centro ha comunicato alle Parti tale inadempienza.
In data 4 dicembre 2007 il Centro ha nominato l’avv. Anna Carabelli quale Membro Unico del Collegio, avendo ricevuto dalla stessa la dichiarazione di accettazione, imparzialit� e indipendenza. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformit� alla Policy e alle Norme.
4. I presupposti di fatto
Il Collegio ritiene provate le seguenti circostanze di fatto in quanto documentate o non contestate.
La societ� Gado S.�.r.l, � titolare dei marchi D&G DOLCE & GABBANA, D&G e DOLCE & GABBANA, oggetto di una serie di registrazioni nazionali internazionali e comunitarie (di seguito i Marchi DOLCE & GABANNA) e in particolare:
A) Marchi Internazionali:
Marchio Registrato
Numero
Data di Registrazione
D&G DOLCE & GABBANA
652614
16 novembre 1995
D&G
872676
20 maggio 2005
B) Marchi Comunitari
Marchio Registrato
Numero
Data di Deposito
D&G DOLCE & GABBANA
003372547
26 settembre 2003
D&G DOLCE & GABBANA
001256551
27 luglio 1999
D&G
003372141
26 settembre 2003
D&G
000452359
10 settembre 1996
I Marchi DOLCE & GABBANA sono inoltre stati oggetto di deposito nazionale in oltre 93 paesi del mondo.
I Marchi DOLCE & GABBANA sono costituiti dalle iniziali dei cognomi e/o dai cognomi per esteso dei noti stilisti di moda Domenico Dolce e Stefano Gabbana.
I Marchi DOLCE & GABBANA sono fermamente associati all’attivit� dei suddetti stilisti e massicciamente pubblicizzati in tutto il mondo sin dal 1985.
La societ� Dolce & Gabbana S.r.l. gestisce a livello internazionale la commercializzazione dei prodotti (una vasta gamma di capi ed accessori di abbigliamento, profumi ed altri beni di lusso) contraddistinti dai Marchi DOLCE & GABBANA , che vengono distribuiti in vari paesi del mondo, Al riguardo il Ricorrente ha prodotto copia di materiale pubblicitario pubblicato tra il 1987 e il 1996 su note riviste di costume e di moda, italiane ed internazionali (tra cui: Gente, Vogue, Marie Claire, Elle, Fashion Europe, South China Morning Post ecc.) nonch� un elenco delle boutiques monomarca e punti vendita nel mondo dei prodotti contraddistinti dai Marchi DOLCE & GABBANA .
I Marchi DOLCE & GABBANA godono di rinomanza a livello internazionale, come gi� stabilito in precedenti decisioni di Collegi OMPI (cfr. Dolce Gabbana s.p.a c. Victory, Caso OMPI No. D2001-1175; Dolce e Gabbana s.r.l. c. Agnes Varga, Caso OMPI No. D2004-0482).
Il Resistente ha registrato i Nomi a Dominio nel mese di giugno del 2007.
Secondo la documentazione allegata dal Ricorrente i Nomi a Dominio rimandano ciascuno ad una pagina web inattiva nella quale appare unicamente la scritta “Questo dominio � in vendita!”.
Con email del 7 settembre 2007, il Resistente ha informato il Ricorrente di aver ricevuto da una societ� operante nella Repubblica Popolare Cinese una richiesta di acquisto di una serie di domini, tra cui i Nomi a Dominio. Al riguardo, in detta email il Resistente ha precisato che “al fine di non arrecare danni alla Vostra istituzione (il Ricorrente ndr.) riteniamo opportuno concederVi un diritto di prelazione sul dominio oggetto della compravendita”.
Successivamente, a fronte della disponibilit� manifestata dal Ricorrente all’acquisto dei Nomi a Dominio, la Resistente, con email del 20 settembre 2007, ha quantificato il corrispettivo per la vendita in complessivi € 118.800,00 precisando, altres�, che “il prezzo proposto NON E’ TRATTABILE!”.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente afferma che:
- GADO S.�.r.l. � titolare, tra gli altri, dei Marchi DOLCE & GABBANA e che la societ� Dolce & Gabbana S.r.l. dispone dei diritti esclusivi su tali marchi sin dal 1985, gestendo, peraltro, in tutto il mondo la commercializzione della vasta gamma di prodotti contraddistinti da Marchi stessi;
- I Marchi DOLCE & GABBANA sono universalmente conosciuti e devono ritenersi marchi famosi in quanto: (i) detti marchi sono registrati in pi� di 93 paesi del mondo, (ii) il Ricorrente produce e commercializza i propri prodotti in tutto il mondo attraverso una rete di circa 150 punti vendita, (iii) i Marchi DOLCE & GABBANA sono massicciamente pubblicizzati a livello mondiale sin dal 1985;
- I Nomi a Dominio sono identici e/o simili ai Marchi DOLCE & GABBANA e come tali causano confusione e/o il rischio di diluizione dei marchi stessi;
In relazione al Resistente, il Ricorrente sostiene altres� che:
- Il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo all’uso dei Nomi a Dominio, in quanto:
(i) il Ricorrente non ha mai autorizzato o consentito l’utilizzo dei Marchi DOLCE & GABBANA e/o la registrazione dei Nomi a Dominio da parte del Resistente;
(ii) non esiste n� � mai esistita alcuna relazione d’affari tra il Resistente e il Ricorrente;
(iii) il Resistente non risulta essere titolare di alcun marchio o altro diritto sui Marchi DOLCE & GABBANA incorporati nei Nomi a Dominio;
(iv) il Resistente svolge attivit� di compravendita di autovetture, ricambi e accessori che nulla ha a che fare con i Marchi DOLCE & GABBANA n� con il mondo della moda in generale.
- Il Resistente ha registrato ed utilizzato i Nomi a Dominio in malafede, per le seguenti ragioni:
(i) il Resistente ha registrato i Nomi a Dominio al solo scopo di vendere gli stessi al Ricorrente o a terzi ad un prezzo di gran lunga superiore ai costi di registrazione;
(ii) all’atto della registrazione il Resistente era a conoscenza dei Marchi DOLCE & GABBANA , attesa la loro comprovata notoriet�;
(iii) il Resistente si � reso responsabile della registrazione, presumibilmente anch’essa non autorizzata, di altri nomi a dominio composti dal nome di un altro famoso marchio della moda, John Richmond;
(iv) il Resistente non ha mai utilizzato i Nomi a Dominio i quali, peraltro, rimandano a pagine web inattive nelle quali appare unicamente la frase “Questo dominio � in vendita!”. La circostanza del mancato utilizzo di Nomi a Dominio identici a marchi noti � stato considerato dai Collegi OMPI prova in s� della malafede di colui che li ha registrati.
B. Resistente
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.
6. Motivi della decisione
A. Identit� o confondibilit�
Ad avviso del Collegio i Nomi a Dominio sono confondibili con i Marchi DOLCE & GABBANA .
I Nomi a Dominio riproducono i Marchi DOLCE & GABBANA con la unica differenza che il simbolo “&” �, nei Nomi a Dominio, sostituito dalla lettera “e”.
Come correttamente rilevato dal Ricorrente, detta sostituzione risponde ad una mera esigenza tecnica dovuta al fatto che non � possibile includere alcuni segni grafici (e.g.: @, +, ?, %) tra cui il simbolo “&”, nella composizione di Nomi a Dominio. D’altro canto, tale sostituzione, come sostenuto da precedenti decisioni dei Collegi OMPI, non � affatto in grado di differenziare i nomi a dominio dai relativi marchi s� da eliminare il rischio di confusione lamentato (cfr. AT&T Knowledge Venture II, L.P. c. Rnetworld,Caso OMPI No. D2007-0035; AT&T Corp c. AT, Caso OMPI No. D2005-1006; AT&T Corp. c. Sure Source,Caso OMPI No. D2002-1179).
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o titolo del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero:
(i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi;
(ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e
(iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, oppure un uso commerciale dello stesso, senza per� l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI, il Ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al Resistente, di un diritto o titolo in relazione al nome a dominio in contestazione; soddisfatta tale condizione, � onere del Resistente provare il contrario (cfr., tra gli altri, Carolina Herrera, Ltd. c. Alberto Rincon Garcia,Caso OMPI No. D2002-0806; International Hospitality Management – IHM S.p.A. c. Enrico Callegari Ecostudio,Caso OMPI No. D2002-0683).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio. Pertanto, la mancata presentazione di una Risposta da parte del Resistente consente al Collegio di ritenere, in considerazione delle circostanze del caso, che il Resistente non possa vantare alcun diritto o titolo sui Nomi a Dominio.
Il Collegio ritiene dunque provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Il Collegio ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato i Nomi a Dominio in malafede.
In primo luogo, infatti, deve ritenersi accertato che all’atto della registrazione dei Nomi a Dominio il Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza dei Marchi DOLCE & GABBANA sia per la comprovata notoriet� a livello nazionale ed internazionale di detti marchi, sia perch� � lo stesso Resistente ad ammettere tale conoscenza nella email del 7 settembre 2007, quando dichiara di ritenere opportuno “concedere” al Ricorrente “un diritto di prelazione” per l’acquisto dei Nomi a Dominio “ al fine di non arrecare danni alla Vostra istituzione”. Ora � principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisca un elemento comprovante la malafede del resistente. (cfr. Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. c. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, Caso OMPI No. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. c. GWT,Caso OMPI No. D2007-0614).
D’altro canto la circostanza che, come documentato dal Ricorrente, i Nomi a Dominio rimandino a pagine web inattive in cui appare l’avviso “Questo dominio � in vendita!” e l’offerta di cessione degli stessi al Ricorrente, ad un prezzo di gran lunga superiore ai costi vivi di registrazione normalmente praticati sul mercato integrano la fattispecie specificatamente prevista al paragrafo 4(b)(i) della Policy ai fini della prova della registrazione e dell’uso in malafede di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy .
7. Decisione
In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (i) i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi registrati del Ricorrente; (ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione ai Nomi a Dominio; e (iii) i Nomi a Dominio sono stati registrati ed utilizzati dal Resistente in malafede, dispone il trasferimento dei nomi a dominio , , , , , , al Ricorrente.
Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio
Data: 18 dicembre 2007
Full & Egal Universal Law Academy