Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Javier Sanz Gay v. Marc Serra Ferran
Caso No. D2007-1625
1. Las Partes
El Demandante es Javier Sanz Gay, con domicilio en Madrid, Espa�a, que act�a representado por Abril Abogados, Espa�a.
El Demandado es Marc Serra Ferran con domicilio en Gerona, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NameScout Corp.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 5 de noviembre de 2007. El 5 de noviembre de 2007 el Centro envi� a NameScout Corp., v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El mismo d�a 5 de noviembre de 2007 NameScout Corp. envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y t�cnico. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una enmienda a la Demanda el 8 de noviembre de 2007. El Centro verific� que la Demanda, junto con la modificaci�n a la Demanda, cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2007. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 5 de diciembre de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de diciembre de 2007.
El Centro nombr� a �ngel Garc�a Vidal como Experto el d�a 21 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio es el ingl�s. No obstante, el Demandante solicita en la modificaci�n de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espa�ol. A la vista de las circunstancias del caso, el Demandante y el Demandado est�n domiciliados en Espa�a, la demanda y la contestaci�n est�n redactadas en espa�ol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el p�rrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espa�ol, raz�n por la cual esta decisi�n se dicta en esa lengua. No es necesaria la traducci�n al idioma del procedimiento de la documentaci�n aportada en ingl�s.
�rdenes de procedimiento: El d�a 27 de diciembre de 2007 el Experto dicta una Orden de procedimiento, la n�mero 1, en la que, al amparo de lo dispuesto en el p�rrafo 12 del Reglamento, resuelve solicitar a las partes pruebas suplementarias. En particular, se solicita al Demandante: “a) Que aclare, y acredite debidamente, la fecha exacta en la que adquiri� la titularidad del nombre de dominio , indicando si fue el primer registrante o si lo adquiri� de un tercero (aportando por ejemplo la copia del contrato de registro o de adquisici�n). Si el nombre de dominio hubiera sido adquirido de un tercero se solicita al Demandante que indique si exist�a alg�n tipo de vinculaci�n entre dicho titular anterior y el Demandante, y que indique asimismo si ese anterior titular usaba el nombre de dominio y qu� tipos de contenidos ofrec�a bajo el mismo. b) Que aclare, y acredite debidamente, la fecha en que el Demandante comenz� a utilizar dicho nombre de dominio . c) Que aclare, y acredite debidamente, si el tipo de contenidos ofrecidos en su caso bajo el referido nombre de dominio ha sido siempre del mismo tipo que los actualmente presentes”. Por su parte, se solicita al Demandado “que aclare, y acredite debidamente, si los nombres de dominio y han sido usados, y en caso afirmativo, que aclare, y acredite debidamente la fecha a partir de la cual se ha comenzado su uso, con indicaci�n asimismo del tipo de contenidos que se han ofrecido bajo el mismo (y si hubiera habido cambios en el tipo de contenidos, indicaci�n de �stos y de la fecha en la que se han producido)”. El 3 de enero de 2008, las partes aportan la documentaci�n suplementaria solicitada.
En el escrito presentado por el Demandante en respuesta a la Orden de procedimiento n�mero 1, �ste realiza una nueva alegaci�n. A la vista de la misma, el 4 de enero de 2008, el Experto dicta una Orden de procedimiento, la n�mero 2, en la que resuelve dar al Demandado la posibilidad de que rebata las alegaciones suplementarias realizadas por el Demandante. Las alegaciones suplementarias del Demandado son presentadas ante el Centro el 7 de enero de 2008.
4. Antecedentes de Hecho
- El Demandante es titular de la marca espa�ola mixta n�mero M2740643, en la que consta el signo ADSLZONE, solicitada el 16 de noviembre de 2006, concedida por medio de resoluci�n de 21 de septiembre de 2007; y registrada para distinguir servicios de telecomunicaciones (clase 38 del Nomencl�tor internacional).
- El Demandante adquiri� el nombre de dominio de forma derivada. El referido nombre de dominio fue objeto de registro el 18 de septiembre de 2003, y su primer titular mantuvo la titularidad del nombre de dominio hasta el 28 de noviembre de 2006. Durante el per�odo en el cual el nombre de dominio correspondi� a su primer titular, el Demandante fue el contacto administrativo y t�cnico de dicho nombre de dominio. El nombre de dominio ha sido objeto de uso al menos desde febrero de 2004, y bajo el mismo se han ofrecido, por parte de sus dos titulares sucesivos, el mismo tipo de servicios; a saber: informaci�n, estudios y an�lisis de la oferta de ADSL en Espa�a.
- El Demandado adquiere el nombre de dominio el 16 de junio de 2007, en subasta p�blica, procediendo el Demandado a usar dicho nombre de dominio para alojar un sitio web en el que se ofrece informaci�n sobre el ADSL en Espa�a.
- El Demandado prerreserv� el nombre de dominio el 29 de noviembre de 2004, que fue posteriormente reservado el 27 de febrero de 2006 y registrado el 7 de abril de 2006. El nombre de dominio empez� a utilizarse el 12 de abril de 2006, poni�ndose en parking de nombres de dominio. Tras la obtenci�n del nombre de dominio por parte del Demandado, el nombre de dominio pas� a redireccionarse autom�ticamente a los contenidos publicados en la web bajo .
- El Demandado registro el nombre de dominio el 16 de septiembre de 2006, que empez� a ser utilizado el 10 de diciembre de 2006, poni�ndose inicialmente en parking de nombres de dominio. Tras la obtenci�n del nombre de dominio por parte del Demandado, el nombre de dominio pas� a mostrar los contenidos publicados en la web bajo para visualizaci�n en dispositivos m�viles.
- El Demandado es titular de los nombres de dominio y , registrados el 22 de septiembre de 2006.
- - El Demandado ha solicitado una marca espa�ola mixta en la que figura el signo ADSLZONE. La solicitud se present� el 18 de junio de 2007 para distinguir servicios de la clase 38 (Telecomunicaciones). El Demandante se ha opuesto ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas al registro de esta marca. El 16 de noviembre de 2007 el Demandado presenta ante la OEPM una solicitud de modificaci�n de la clase solicitada, solicitando el registro de la marca en la clase 35 (publicidad; gesti�n de negocios comerciales; registro, transcripci�n, composici�n, compilaci�n y sistematizaci�n de comunicaciones escritas).
- El 4 de julio de 2007 el Demandante, por medio de sus abogados, requiere por medio de burofax al Demandado retirar la solicitud de marca y la transferencia los nombres de dominio , y . El Demandado contesta dicho requerimiento el d�a 27 de julio de 2007, por medio de burofax, en el que rechaza las pretensiones del Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El nombre de dominio es id�ntico a la marca ADSLZONE de la cual el Demandante es titular. Destaca a este respecto el Demandante que su web ubicada bajo el nombre de dominio es la web espa�ola por antonomasia dedicada al estudio y an�lisis de la oferta de ADSL en Espa�a, habi�ndose convertido en un referente indiscutible para los consumidores y usuarios y para las empresas del sector. Por esta raz�n, entiende el Demandante que su marca ADSLZONE debe considerarse una marca notoria en el sentido del art�culo 8.2 de la Ley espa�ola de Marcas (Ley 17/2001) y gozar de una protecci�n reforzada. Argumenta adem�s el Demandante que al ser el nombre de dominio fon�ticamente id�ntico a su marca, es muy veros�mil que un gran n�mero de visitantes opten por el nombre de dominio del Demandado antes que por el nombre de dominio del Demandante, gener�ndose as� un lucrativo tr�fico web ileg�timo. Y en apoyo de estas afirmaciones invoca el Demandante la posibilidad (que �l califica como real) de obtener la aplicaci�n de medidas cautelares a su favor en un supuesto procedimiento judicial que se iniciase en Espa�a sobre la base de las anteriores consideraciones.
- En segundo lugar, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio , porque el Demandante lleva utilizando en el comercio de forma continua y reiterada el nombre de dominio y la marca ADSLZONE; porque el t�rmino ADSLZONE no guarda relaci�n alguna con el nombre del Demandado, que es una persona f�sica; porque el Demandado no participa de ninguna sociedad mercantil registrada que contenga la denominaci�n ADSLZONE o similar; porque la denominaci�n ADSLZONE ha sido creada de forma �nica para ser usada como signo distintivo por el Demandante en el mercado, protegi�ndola debidamente de acuerdo con la legislaci�n aplicable en Espa�a; y porque las b�squedas efectuadas en Google revelan pr�cticamente en todos los casos la vinculaci�n del signo ADSLZONE con el Demandante, sin que ninguno de los resultados muestre v�nculo alguno con el Demandado, su sitio web o el nombre de dominio en disputa.
- Finalmente, sostiene el Demandante que el nombre de dominio en conflicto ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A este respecto, el Demandante afirma, entre otros extremos, lo siguiente: que �l y el Demandado crearon juntos una p�gina web en el a�o 2001, y que tras una serie de diferencias el Demandante inici� su propio negocio en Internet por medio del sitio web ubicado bajo el nombre de dominio ; que a medida que se incrementaba la presencia y notoriedad en el mercado de este sitio web, el Demandado registr� los nombres de dominio y , en un intento de aumentar la confusi�n y en un af�n obstruccionista; que un usuario de un portal de contenidos personales establece directamente una conexi�n entre el dominio y el nombre de dominio y sitio web del Demandante; que cinco d�as despu�s de registrar el nombre de dominio el Demandado solicit� el registro de la denominaci�n ADSLZONE como marca para los servicios de la clase 38, a lo cual se opuso el Demandante. De igual modo, tambi�n alega el Demandante que una vez conocida la solicitud de esta marca, le env�a un requerimiento extrajudicial al Demandado, y seg�n afirma el Demandante no fue contestado, lo cual implicar�a, a juicio del Demandante, que a partir de la recepci�n del mismo el Demandado ya incurrir�a en mala fe. En definitiva, concluye el Demandante alegando que el uso del distintivo ADSLZONE en el nombre de dominio en disputa ha de reputarse de mala fe tambi�n en virtud de la legislaci�n espa�ola de marcas, y que toda la actividad del Demandado est� orientada a menoscabar la reputaci�n de la marca del Demandante, a aprovecharse de su prestigio y reputaci�n y a impedir a su leg�timo titular hacer uso del nombre de dominio .
Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resoluci�n ordenando que el nombre de dominio le sea transferido.
Por su parte, en el escrito presentado por el Demandante al Centro en respuesta a la Orden de procedimiento n�mero 1, el Demandante afirma, como alegaci�n suplementaria no solicitada, que su leg�timo derecho sobre el nombre de dominio en disputa se evidencia, a�n m�s si cabe, con el registro por parte del Demandado del nombre de dominio , registro que a juicio del Demandante se ha realizado de mala fe.
B. Demandado
Sint�ticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- Entiende en primer lugar el Demandado que el Demandante no ha acreditado que el nombre de dominio en conflicto sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con una marca sobre la que el Demandante ostenta derechos. A este prop�sito, y en respuesta a las alegaciones del Demandante afirma el Demandado que no es cierto que el Demandante sea titular del nombre de dominio desde el 18 de septiembre de 2003, sino desde el 3 de diciembre de 2006, fecha en que el Demandante habr�a adquirido el nombre de dominio de un tercero. Asimismo argumenta el Demandado que aunque existe casi coincidencia entre la marca del Demandante y el nombre de dominio , la marca del Demandante se refiere a servicios de telecomunicaciones (clase 38) y el dominio se utiliza para prestar servicios informativos (clase 35). Adem�s, considera el Demandado que no ha quedado justificada la notoriedad de la marca ADSLZONE porque en ninguna de las publicaciones online aportadas por el Demandante se hace referencia a la web “www.” como un referente nacional destacado y de reconocido prestigio, sino �nicamente por haber realizado un estudio comparativo sobre la velocidad de la banda ancha de forma conjunta con otra web; porque en alguno de los resultados que se ofrecen en Google queda de manifiesto la falta de reconocimiento de la web del Demandante, y porque el Demandante no aporta un solo documento que acredite la intensa promoci�n e inversi�n en publicidad y difusi�n de la marca). Destaca tambi�n el Demandado que no se ha mostrado un solo acto de confusi�n por parte de ning�n usuario o consumidor respecto a los servicios de telecomunicaciones del Demandante y los servicios informativos del Demandado. Adem�s, considera el Demandado que el presente procedimiento no tiene por objeto analizar una hipot�tica infracci�n de marca, lo cual corresponde a los Tribunales de Justicia competentes.
- En segundo lugar, entiende el Demandado que tiene derechos que justificar�an sobradamente el registro de nombre de dominio : el registro del nombre de dominio el 7 de abril de 2006; el registro del nombre de dominio el 26 de septiembre de 2006; la solicitud de la marca mixta ADSLZONE el 18 de junio de 2007 y el registro del nombre de dominio mediante su adjudicaci�n el 16 de junio de 2007 en la subasta p�blica organizada por . De igual modo, y en respuesta a las alegaciones de la Demandante, niega el Demandado la utilizaci�n por parte del Demandante de forma continua y reiterada del nombre de dominio y de la marca ADSLZONE. Y niega tambi�n el Demandado que la denominaci�n ADSLZONE haya sido creada de forma �nica para ser utilizada por el Demandante, pues dicho nombre de dominio fue creado por otra persona, y adem�s el nombre de dominio en litigio se cre� en 1999.
- Finalmente, y en relaci�n con el requisito del registro y uso de mala fe del nombre de dominio, el Demandado, entre otros extremos, niega que el Demandante haya intervenido con �l en la creaci�n de un sitio web; insiste en que el registro de los nombre de dominio y es anterior al registro del nombre de dominio por parte del Demandante; que el elemento destacado en la p�gina web del Demandado es el logotipo y que el signo ADSL se relaciona con la descripci�n “Noticias de ADSL”, lo cual ser�a coherente con la clase 35 de la marca solicitada por el Demandado. De igual forma, afirma el Demandado que el requerimiento enviado por el Demandante fue debidamente contestado por medio de burofax certificado y con acuse de recibo remitido por el Demandado a los representantes del Demandante.
- El Demandante termina solicitando que el Experto dicte una resoluci�n en la que declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio, por entender que el Demandante ha presentado una demanda temeraria, al realizar multitud de manifestaciones infundadas, intrascendentes y algunas falsas.
Por su parte, en el escrito presentado por el Demandado al Centro en respuesta a la Orden de procedimiento n�mero 2, el Demandado afirma que el registro de los nombres de dominio y son previos a la titularidad del demandante del dominio ; que el Demandante ha ocultado deliberadamente la titularidad por parte del Demandado del nombre de dominio ; y que el Demandante ha incurrido en falsedades en la demanda
6. Cuestiones previas de procedimiento
Admisi�n de alegaciones y pruebas suplementarias
Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, al remitir al Centro la documentaci�n y las aclaraciones solicitadas en la Orden de procedimiento n�mero 1, el Demandante aporta nuevos datos y pruebas no solicitados.
De conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 12 del Reglamento, “adem�s de la demanda y del escrito de contestaci�n, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podr� exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Pol�tica ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, raz�n por la cual diferentes Grupos de expertos han rechazado su admisi�n y se han negado a valorarlas (As�, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles, Caso OMPI N� D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey, Caso OMPI N� D2001-0824; o Deutsche Post AG v. MailMij LLC, Caso OMPI N� D2003-0128).
No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos. (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, Caso OMPI N� D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong, Caso OMPI N� D2003-0113; Soci�t� pour l’oeuvre et la m�moire d’Antoine de Saint Exup�ry-Succession Saint Exup�ry-D’Agay v. The Holding Company, Caso OMPI N� D2005-0165).
En opini�n de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisi�n de los nuevos argumentos y pruebas aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestaci�n a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el p�rrafo 10 b) del Reglamento, pues por medio de la Orden de procedimiento n�mero 2 se le ha dado al Demandado la posibilidad de contestar (y as� lo ha hecho) a las alegaciones suplementarias no solicitadas, presentadas por el Demandante.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4 de la Pol�tica, para que prospere la demanda el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primer requisito que establece el p�rrafo 4 de la Pol�tica para que prospere la pretensi�n del Demandante es que el nombre de dominio sea “id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre dicha marca y el nombre de dominio en conflicto. Existiendo un derecho sobre la marca por parte del Demandante es indiferente el pa�s en el que se proteja (vid. por ejemplo, I, Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd,Caso OMPI No. D2000-0074; Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani / Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company,Caso OMPI No. D2000-0014 y 2000-0015), as� como si se trata o no de una marca renombrada (Allocation Network GmbH v. Steve Gregory,Caso OMPI No. D2000-0016, Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0032). Por lo dem�s, el p�rrafo 4 a) de la Pol�tica de la ICANN s�lo exige que exista confusi�n entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad de que tambi�n exista entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio. (En este sentido, entre otras resoluciones, Bankinter, S.A, v, Daniel Moncl�s P�rez, Caso OMPI No. D2000-0483; o Dance Educators of America, Inc. v. Belinda Edith Garza Mireles,Caso OMPI No. D2007-1376).
Por lo dem�s, debe notarse que a efectos de valorar la concurrencia del primero de los requisitos previstos en la Pol�tica, es indiferente la fecha en que se ha registrado la marca y si el Demandado era o no titular del nombre de dominio en conflicto o de nombres de dominio similares, con anterioridad al registro o a la solicitud de la marca por parte del Demandante. Adem�s, tampoco es necesario que el Demandante acredite que se han producido efectivamente casos de confusi�n entre los consumidores, pues es al Experto a quien le corresponde valorar la existencia de riesgo de confusi�n realizando la oportuna comparaci�n entre la marca y el nombre de dominio en conflicto.
La comparaci�n entre los signos ha de hacerse prescindiendo en el nombre de dominio de la parte correspondiente al primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gr�ficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes t�cnicos de los nombres de dominio impiden en �stos la existencia de esos elementos. Y del mismo modo, cuando la marca est� formada por dos o m�s palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad t�cnica de incluir espacios en los dominios Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, Caso OMPI N� D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, Caso OMPI N� D2000-1199.. Como tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en min�sculas, una marca en la que figuran letras may�sculas United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business M) and Dave Evans, Caso OMPI N� D2000-1199.
Con estos presupuestos, cabe apreciar la existencia de identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio .
B. Derechos o intereses leg�timos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga �xito la reclamaci�n del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses leg�timos del Demandado sobre el signo) lo cual, como toda prueba negativa es pr�cticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos. As� se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-N,Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora,Caso OMPI No. D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterr�neo v. Antonio Acu�a Racero,Caso OMPI No. D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Inform�tica de Catalunya,Caso OMPI No. D2007-0168, por citar s�lo algunas. Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses leg�timos, tal como dispone expresamente el p�rrafo 4 c) de la Pol�tica.
Seg�n el Demandante, el Demandado no ostenta ning�n derecho o inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio , porque el Demandante lleva utilizando en el comercio de forma continua y reiterada el nombre de dominio y la marca ADSLZONE; porque el t�rmino ADSLZONE no guarda relaci�n alguna con el nombre del Demandado, que es una persona f�sica; porque el Demandado no participa de ninguna sociedad mercantil registrada que contenga la denominaci�n ADSLZONE o similar; porque la denominaci�n ADSLZONE ha sido creada de forma �nica para ser usada como signo distintivo por el Demandante en el mercado, protegi�ndola debidamente de acuerdo con la legislaci�n aplicable en Espa�a; y porque las b�squedas efectuadas en Google revelan pr�cticamente en todos los casos la vinculaci�n del signo ADSLZONE con el Demandante, sin que ninguno de los resultados muestre v�nculo alguno con el Demandado, su sitio web o el nombre de dominio en disputa.
A la vista de las alegaciones y documentaci�n que presenta el Demandante se puede concluir que �sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses leg�timos.
Para intentar probar sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega que tiene derechos que justificar�an sobradamente el registro de nombre de dominio ; a saber: el registro del nombre de dominio el 7 de abril de 2006; el registro del nombre de dominio el 26 de septiembre de 2006; la solicitud de la marca espa�ola mixta ADSLZONE el 18 de junio de 2007; y la adquisici�n del nombre de dominio mediante su adjudicaci�n el 16 de junio de 2007 en la subasta p�blica organizada por Pues bien, lo primero que debe ser destacado es que la titularidad del propio nombre de dominio en litigio no constituye un derecho o inter�s leg�timo a los efectos de la Pol�tica. El simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca ser�a posible dictar una resoluci�n favorable al Demandante. Y esta interpretaci�n debe ser rechazada por absurda (En este sentido se manifiestan numeros�simas decisiones de Grupos de expertos, como por ejemplo las de los casos, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc,Caso OMPI No. D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803). De igual modo, tampoco puede entenderse, tal como pretende el Demandado, que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia ha utilizado el nombre de dominio en conflicto, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios. T�ngase en cuenta que los nombres de dominio y no han sido utilizados para ofrecer productos o servicios hasta el momento de puesta en marcha de la p�gina web ubicada bajo el nombre de dominio en litigio . En efecto, desde el registro de los citados nombres de dominio, el Demandado se limit� a aparcarlos en una p�gina de parking de nombres de dominio. Tras la adquisici�n del nombre de dominio el nombre de dominio se redirecciona autom�ticamente a los contenidos publicados bajo el nombre de dominio . Y bajo el nombre de dominio se ofrecen los contenidos publicados bajo el nombre de dominio para su visualizaci�n en dispositivos m�viles. Por lo tanto, el uso de los nombres de dominio y va estrechamente ligado al uso del nombre de dominio . Eso significa que lo que hay que valorar es si el uso del nombre de dominio anterior a que el Demandado recibiese el primer aviso de la controversia, ha sido un uso en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o de servicios. Y en este punto, es claro que para valorar la existencia de un inter�s leg�timo del Demandado, es determinante su buena o mala fe, raz�n por la cual debe analizarse si el registro y el uso del nombre de dominio se ha realizado o no de mala fe. Porque en caso de que se concluya que efectivamente el registro y el uso del nombre de dominio son de mala fe, no podr� entenderse que bajo el mismo se han ofrecido o se est�n ofreciendo productos o servicios de buena fe. Pues bien, como se expone en el siguiente apartado, el nombre de dominio en litigio, , ha sido registrado y usado de mala fe, raz�n por la cual no puede considerarse que bajo el mismo se haya ofrecido y se est�n ofreciendo productos o servicios de buena fe. Por otra parte, y en lo que respecta a la solicitud de marca espa�ola presentada por el Demandado, es importante tener en cuenta que, de conformidad con la Ley espa�ola de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) el solicitante de una marca no goza de derecho alguno hasta el momento de concesi�n de la marca. Es verdad que el art�culo 38 de dicha Ley reconoce lo que se denomina “protecci�n provisional” de la solicitud. Pero esta protecci�n (consistente en el derecho a solicitar una indemnizaci�n razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre la fecha de publicaci�n de la solicitud y la fecha de publicaci�n de concesi�n, un uso de la marca que despu�s de ese per�odo hubiera quedado prohibido), s�lo podr� reclamarse despu�s de la publicaci�n de la concesi�n del registro de la marca, lo cual pone de manifiesto que hasta ese momento ning�n derecho asiste al solicitante de la marca. Esto significa que la solicitud de marca no confiere al Demandado derecho alguno sobre el signo ADSLZONE, ni por lo tanto sobre el nombre de dominio . Todo lo m�s, el Demandado, como solicitante de la marca, tendr�a un inter�s sobre el nombre de dominio. Pero seg�n la Pol�tica no basta con que el Demandado tenga intereses, pues lo que se exige es que esos intereses sean leg�timos. Pues bien, sucede en este punto que dicho inter�s del Demandado no puede ser considerado leg�timo cuando el nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe, como a continuaci�n se explica. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe Para dictar una resoluci�n favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adem�s al uso del nombre de dominio. As� se deriva claramente de la dicci�n literal de los p�rrafos 4) a) iii) y 4) b) de la Pol�tica, y as� lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro en aplicaci�n de la Pol�tica: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI N� D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboraci�n de la Pol�tica de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaci�n del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe. a) Registro de mala fe El registro originario del nombre de dominio no ha tenido lugar por parte del Demandado, que lo ha adquirido de forma derivada. No obstante, es criterio consolidado de decisiones anteriores de Grupos de Expertos, entender que a los efectos de la Pol�tica, la adquisici�n derivada de un nombre de dominio equivale a su registro En este sentido, por ejemplo, MC Enterprises v. Mark Segal (N),Caso OMPI No. D2005-1270; Ideenhaus Kommunikationsagentur GmbH v. Ideenhaus GmbH,Caso OMPI No. D2004-0016; Dixons Group Plc v. Mr. Abu AbdullaahCaso OMPI No. D2000-1406, o Soci�t� Air France v. Vladimir Federov Caso OMPI No. D2003-0639. La adquisici�n por parte del Demandado del nombre de dominio ha tenido lugar con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ADSLZONE por parte del Demandante, pero con anterioridad a que esta marca le fuera concedida. (T�ngase presente que, de conformidad con la Ley espa�ola de marcas el derecho de exclusiva nace con el registro de la marca: art�culo 34.1 “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico”. Y seg�n el art�culo 38.1 de esta Ley: “El derecho conferido por el registro de la marca s�lo se podr� hacer valer ante terceros a partir de la publicaci�n de su concesi�n”). No obstante, debe tenerse en cuenta que seg�n diferentes resoluciones de grupos de expertos, el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisici�n de derechos de marca por parte del Demandante no significa que no pueda existir mala fe en el registro, pues dicha mala fe concurre cuando el titular del nombre de dominio es plenamente consciente del Demandante y de su actividad en el momento de registrar el nombre de dominio y procede a registrarlo con la intenci�n de aprovecharse de una futura confusi�n entre los productos o servicios ofrecidos por el Demandante y los ofrecidos bajo el nombre de dominio del Demandado. V�ase en este sentido, por ejemplo, Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Caso OMPI No. D2003-0320; ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc.,Caso OMPI No. D2002-0669; Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites,Caso OMPI No. D2003-0598; General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Center Online,Caso OMPI No. D2003-0845. Pues bien, el Demandante afirma que conoce al Demandado desde al menos el a�o 2001, extremo que el Demandado no niega. Adem�s, el Demandado niega que la marca del Demandante sea notoriamente conocida. Pero que la marca no sea notoria, no significa que el Demandado no tuviese conocimiento de la web del Demandante en el momento en que adquiri� el nombre de dominio en conflicto. De hecho, el nombre de dominio est� activo desde el a�o 2004, con anterioridad a que el Demandado adquiera nombre de dominio alguno compuesto por el signo ADSLZONE. Adem�s, el hecho de que el Demandado haya utilizado un nombre de dominio de segundo nivel id�ntico al del Demandante, para ofrecer pr�cticamente el mismo tipo de contenidos, es un claro indicio de mala fe, pues es innegable que el p�blico, a la vista de ambos sitios web puede confundirlos. Adem�s, es igualmente relevante el hecho de que el Demandado haya procedido a registrar el nombre de dominio . Es innegable que los internautas en muchas ocasiones se equivocan al teclear los nombres de dominio, y uno de los errores m�s habituales es omitir los puntos que conforman los nombres de dominio. Por esa raz�n, es muy frecuente tambi�n que se elijan nombres de dominio con la finalidad de aprovecharse de esta probabilidad de error. De este modo, por ejemplo, si un usuario quisiera acceder a un sitio web alojado bajo un nombre de dominio con la siguiente estructura , se equivoca y teclea , acceder� a la p�gina del sujeto que pretende aprovecharse del error. Este tipo de conductas han sido calificadas de mala fe entre otras muchas resoluciones, por las dictadas en los casos Pfizer, Inc. v. Seocho and Vladimir Snezko,Caso OMPI No. D2001-1199; o Trustmark National Bank v. Henry Tsung,Caso OMPI No. D2004-0274. Pues bien, todo parece indicar que este el caso del nombre de dominio , que aunque no es objeto del presente procedimiento, puede ser tenido en cuenta como elemento complementario para determinar la mala fe del Demandado. Por todo lo anterior, existe base suficiente para considerar que la adquisici�n del nombre de dominio por parte del Demandado se hizo de mala fe, en un intento de generar confusi�n con los servicios ofrecidos por el Demandante, y de obstaculizar la posici�n del Demandante. b) Uso de mala fe Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio el hecho de que el Demandado haya utilizado un nombre de dominio de segundo nivel id�ntico al del Demandante, para ofrecer pr�cticamente el mismo tipo de contenidos, es una clara manifestaci�n de mala fe, pues es innegable que el p�blico, a la vista de ambos sitios web puede confundirlos. Concurre por tanto la circunstancia indicada en la apartado 4 b) iii) de la Pol�tica, seg�n el cual se considera que existe mala fe cuando se usa el nombre de dominio para atraer de manera intencionada, y con �nimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea. Manifest�ndose todas las condiciones fijadas en el p�rrafo 4 a) de la Pol�tica para que prospere la demanda es obvio que dicha demanda no ha sido presentada de mala fe. Debe por tanto rechazarse la pretensi�n del Demandado de que se resuelva el presente caso como “secuestro a la inversa del nombre de dominio”. Con todo, es reprobable, y este Experto quiere dejar expresa constancia de ello, que el Demandante haya realizado en su demanda una serie de afirmaciones que , de acuerdo con sus propias declaraciones posteriores y con la documentaci�n aportada por el Demandado, han resultado no ajustarse a la realidad (en particular, la fecha en la que el Demandante adquiere la titularidad del nombre de dominio y la afirmaci�n de que la comunicaci�n extrajudicial remitida al Demandado no fue contestada por �ste, cuando ha quedado acreditado que s� lo hizo). Sin embargo, los datos correctos sobre estos extremos han sido puestos de manifiesto en la contestaci�n a la demanda y en la documentaci�n aportada en respuesta a la Orden de procedimiento n�mero 1. Resulta, pues, que esta decisi�n se ha dictado teniendo en cuenta la informaci�n correcta. Y pese las irregularidades en la conducta del Demandante, lo cierto es que, como se ha expuesto, a juicio de este Experto, se cumplen todas las condiciones que exige la Pol�tica para que sea acogida la pretensi�n del Demandante. 8. Decisi�n Por las razones expuestas, de conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante. Prof. Dr. �ngel Garc�a Vidal Fecha: 8 de enero de 2008
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