Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a. contre Pierre Daniel PAYET
Litige n� D2007-1942
1. Les parties
Les requ�rants sont Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., deux soci�t�s suisses domicili�es respectivement � Neuch�tel et Gen�ve, repr�sent�es par Moinas & Savoye S.A.
Le d�fendeur est Pierre Daniel Payet, de Clermont-Ferrand, France, repr�sent� par RCD, Assessors Legals i Tributaris, SL.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est eNom, Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 28 d�cembre 2007.
En date du 31 d�cembre 2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, Inc., aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige le m�me jour.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 7 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 27 janvier 2008. Le d�fendeur a fait parvenir une r�ponse le 26 janvier 2008.
Les requ�rants ont d�pos� des observations additionnelles le 29 janvier 2008.
En date du 19 f�vrier 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative (ci-apr�s d�sign� la “Commission”) constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Il y a tr�s peu de faits non contest�s dans ce litige, hormis l’enregistrement du nom de domaine par le d�fendeur.
Les parties semblent aussi s’entendre sur les faits suivants:
Le p�re du d�fendeur, Monsieur Ren� Payet, a “cr��” le pain “Paillasse” en 1977 dans le P�rigord (France). Ce pain a gagn� de nombreux prix. Aujourd’hui plus de 1 000 licenci�s produisent ce pain en particulier en Espagne et en France. Il n’est pas contest� non plus que Monsieur Payet (p�re) a enregistr� la marque PAIN PAILLASSE en France le 8 juin 1978 (n�1079765) puis comme marque internationale aupr�s de l’OMPI le 2 ao�t 1983 (n�478 801).
Il semble admis �galement que le 30 octobre 1983 Monsieur Payet (p�re) a c�d� un tiers de cette marque � un Monsieur Joseph Toupet et le 13 novembre 1991 il a c�d� un autre tiers � Monsieur Jean Malier et un dernier tiers au d�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Les requ�rants ont d�pos� � l’appui de leur demande:
(a) un extrait �mis en vertu de l’Arrangement de Madrid en date du 28 ao�t 1995 confirmant que la transmission de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n�478 801) � Monsieur Joseph Toupet, de Marmande (France);
(b) une notification en vertu du m�me Arrangement de changement de titulaire et montrant SCP High Tech Properties de Monaco comme nouveau titulaire de ladite marque;
(c) un certificat �mis en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid en date du 7 avril 2005 confirmant l’enregistrement de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n�478 801) au profit de SCP High Tech Properties, de Monaco;
(d) Un certificat �galement en vertu de cet Arrangement et Protocole confirmant la cession de ladite marque � la requ�rante Paillasse Internationale S.a., inscription du 4 mai 2006;
(e) Une demande de marque communautaire d�pos�e � Alicante le 2 mai 2007 pour la marque verbale PAILLASSE;
(f) Des enregistrements suisses de 1995, 1996 1997 pour les marques PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) au nom de la requ�rante Finalim Holding S.a.;
(g) Un enregistrement en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid portant num�ro 694 284 du 5 juin 1998 au nom de Monsieur Aim� Pouly faisant �galement l’objet de la cession du 4 mai 2006 cit�s en (d) ci-dessus;
(h) Une cession enregistr�e � l’INPI (France) de la marque fran�aise de SCP High Tech Properties de Monaco � la requ�rante Paillasse Internationale S.a. du 10 aout 2006;
(i) Une cession de la marque espagnole PAIN PAILLASSE (logo) (n�2623211) � la requ�rante Paillasse Internationale S.a. en date du 1 novembre 2007;
Compte tenu de la complexit� factuelle de ce dossier, la Commission admet la production d’observations additionnelles par les requ�rants suite au d�p�t de la R�ponse, observations qui ont �t� envoy�es au Centre le 29 janvier 2008.
Selon ces observations, Monsieur Ren� Payet (p�re) aurait c�d� son tiers de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n�478 801) � Monsieur Joseph Toupet le 13 novembre 1991. Un document apparemment sign� de la main de Monsieur Payet demandant l’inscription de cette transmission au Secr�tariat de l’Arrangement de Madrid a �t� d�pos�e en tant que preuve. Un autre document, d�pos� aupr�s de ce m�me Secr�tariat faisant �tat de la cession de la marque de Monsieur Malier � Monsieur Toupet le 27 mai 2000, a �galement �t� fourni � l’appui des observations additionnelles des soci�t�s requ�rantes. Enfin, les requ�rants ont �galement d�pos� une copie d’une lettre de l’INPI adress�e � Monsieur Toupet. Cette lettre, sign�e par Madame Nicole Decorde le 14 juin 2000, d�clare notamment ce qui suit: “je suis � ce jour en possession de tous les documents n�cessaires pour constater que la transmission de la marque [PAIN PAILLASSE n�478 801] �tait en fait une cession totale en votre faveur.”
En ce qui concerne le manque de droit ou int�r�t l�gitime du d�fendeur et sa mauvaise foi, la demande se limite au fait que le d�fendeur a c�d� ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
B. D�fendeur
Dans sa R�ponse, le d�fendeur produit � l’appui de son argumentation qu’il est copropri�taire de la marque internationale PAIN PAILLASSE les documents suivants:
(a) une lettre de l’INPI (France) du 8 f�vrier 2005 qui d�clare notamment que “apr�s avoir �tudi� l’ensemble des pi�ces re�u par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) �tes bien co-titulaire de la marque (internationale n�478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.”
(b) une t�l�copie de l’INPI du 13 avril 2000 au sujet de ladite marque de laquelle il ressort qu’il est titulaire d’un tiers de cette marque;
(c) Une autre communication de l’INPI de la m�me date de Madame Nicole Decorde notant que l’inscription de la marque comme propri�t� totale de Monsieur Toupet est “erron�e”;
(d) une lettre de Me Olivier Wyssa de Gen�ve du 14 avril 2000 au d�fendeur lui faisant parvenir copie d’une lettre dat�e du m�me jour adress�e � Monsieur Joseph Toupet nommant Monsieur Daniel Payet co-titulaire de la marque;
(e) un certificat d’enregistrement du 16 septembre 2005 d�montrant l’enregistrement de la marque LE V�RITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978 aupr�s de l’INPI par le d�fendeur le 8 juin 1978;
(f) un certificat d’enregistrement de la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France (n�1079765) datant de 1978 au nom de Monsieur Ren� Payet.
De la R�ponse, nous apprenons �galement que Monsieur Toupet aurait c�d� ses droits sur la marque pour certains pays � Monsieur Aim� Pouly et pour d’autres pays � la soci�t� High Tech Properties.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles pr�voit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que:
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits.
(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
C’est au requ�rant de faire la preuve des trois �l�ments �nonc�s ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) pr�cise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des pr�sentes r�gles ou � une instruction de laCommission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropri�es.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Cette premi�re partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les requ�rants apportent-ils la preuve qu’ils d�tiennent des droits sur ladite marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de pr�ter � confusion avec la marque dont les requ�rants sont titulaires?
Il ne fait aucun doute que les requ�rants ont un droit sur la marque internationale PAIN PAILLASSE et que le nom de domaine est fonctionnellement identique � ladite marque.
La question de la copropri�t� �ventuelle du d�fendeur de cette m�me marque devient pertinente au regard des deux �l�ments suivants, � savoir, d’une part, les droits et int�r�ts l�gitimes du d�fendeur et, d’autre part, sa mauvaise foi �ventuelle.
La Commission conclut donc en faveur des requ�rants sur le premier �l�ment.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le D�fendeur peut faire la preuve de son droit ou int�r�t l�gitime ‘en particulier, par l’une des circonstances ci-apr�s:
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [le d�fendeur] avez utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet:
(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) [le d�fendeur] �tes connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) vous [le d�fendeur] faites un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Les requ�rants devaient d�poser comme preuve des �l�ments qui d�montrent qu’� premi�re vue (prima facie) le d�fendeur n’a ni droit, ni int�r�t l�gitime. Une fois ces �l�ments d�montr�s, il incombe au d�fendeur de prouver son droit ou int�r�t.
La Commission note d’abord un certain imbroglio au sujet des enregistrements des transmissions de droits relatifs � la marque internationale PAIN PAILLASSE. Malgr� cela, de la preuve documentaire ressort une cha�ne de titres complexe mais ininterrompue:
Monsieur Payet (p�re) a c�d� ses droits relatifs � ladite marque en 1991 en trois tiers, dont un tiers au d�fendeur (son fils), un tiers � Monsieur Joseph Toupet et un autre tiers � Monsieur Jean Malier. Monsieur Malier a c�d� son tiers � Monsieur Toupet (qui d�tenait ainsi 2 tiers de la marque) en 2000. Ce qui est en litige est la propri�t� du dernier tiers que revendique toujours le d�fendeur. Celui-ci s’appui notamment sur une lettre de l’INPI (France), sign�e par Mme Decorde en avril 2000, lui reconnaissant la copropri�t� de la marque. Or, cette m�me repr�sentante de l’INPI envoyait une autre lettre en juin de la m�me ann�e constatant que “la transmission de la marque (PAIN PAILLASSE n�478 801) �tait en fait une cession totale” en faveur de Monsieur Toupet. Les soci�t�s requ�rantes ont aussi d�pos� en tant que preuve un document de 1991 apparemment sign� de la main de Monsieur Payet (p�re) demandant l’inscription de la transmission du tiers de la marque � Monsieur Toupet au Secr�tariat de l’Arrangement de Madrid.
La Commission estime donc que l’ensemble des �l�ments de preuve concorde � d�montrer la transmission compl�te de la propri�t� de la marque (les trois tiers rassembl�s) PAIN PAILLASSE (n�478 801) � Monsieur Toupet.
Les documents indiquent ensuite une transmission de Monsieur Toupet � SCP High Tech Properties de Monaco puis de cette derni�re � la requ�rante Paillasse Internationale S.a. en 2006.
Dans une telle hypoth�se, Monsieur Payet (fils) n’aurait plus de droit dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
La lettre de Me Wyssa �tant dat�e d’avril 2000, il n’est pas �tonnant qu’elle aille dans le m�me sens que la premi�re lettre de l’INPI (France). Il semble que le dossier INPI ait �t� rectifi� en ce qui concerne la transmission de droits entre avril et juin 2000, ce qu’atteste la seconde lettre de Mme Decorde envoy�e en juin 2000.
Cela dit, la Commission a du mal � interpr�ter la lettre de l’INPI du 8 f�vrier 2005 d�clarant que “apr�s avoir �tudi� l’ensemble des pi�ces re�u par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) �tes bien co-titulaire de la marque (internationale n�478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.” La Commission ne dispose pas de moyens d’enqu�te ni de la possibilit� de faire t�moigner les parties. Par cons�quent, il lui est donc difficile d’�tre certain de ses conclusions factuelles, m�me si elles semblent corrobor�es par la preuve documentaire et co�ncider avec les r�sultats de l’analyse de Mme Decorde, sp�cialiste de l’INPI et le registre international (syst�me de Madrid) tenu par l’OMPI. La conclusion, selon laquelle la requ�rante Paillasse Internationale S.a. est propri�taire � 100% de la marque internationale PAIN PAILLASSE, est cependant fond�e par l’ensemble des �l�ments de preuve disponibles.
La Commission reproche � ce propos au d�fendeur d’avoir d�pos� la premi�re lettre de l’INPI (avril 2000) mais pas la suivante (juin 2000), toutes deux sign�e de la m�me personne (Mme Decorde). Les parties � une proc�dure administrative ont un devoir de transparence, d’autant plus que l’essentiel de la preuve dans ce type de proc�dure est de nature documentaire. La R�ponse contient d’ailleurs une d�claration en ce sens.
La Commission note que la propri�t� des marques suisses PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) par l’autre requ�rante Finalim Holding S.a. n’est pas mise en cause.
Il ressort �galement de la R�ponse (et cela n’est pas contest� dans les observations additionnelles des requ�rants) que le d�fendeur a enregistr� en 2005 la marque LE V�RITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978. Le D�fendeur se d�clare aussi titulaire de la marque PAIN PAILLASSE (logo) enregistr�e en France en 1978 (n�1079765) au nom de Monsieur Ren� Payet, m�me si aucun document d�montrant sa transmission au D�fendeur n’a �t� fourni � la Commission.
Une recherche au registre de l’INPI d�montre l’existence de 11 marques fran�aises contenant le mot “paillasse”, � savoir:
PAILLASSE
LE PAILLASSE DU LARZAC
PAIN DE LODEVE l’anc�tre du Pain Paillasse le VRAI, �videmment !
PAIN PAILLASSE AUTHENTIQUE (semi-figurative)
Pains Paillasse le vrai ! Le pain qui fait aimer le pain (semi-figurative)
LA PAILLASSE
PAIN “PAILLASSE” (semi-figurative)
NOUVEAU PAIN PAILLASSE
PREMIER PAIN FRANCAIS FABRIQUE AVEC LA FARINE OLYMPIOR, LE VRAI PAILLASSE “CE NOUVEAU PAIN D’AUTREFOIS”EST UN PAIN DE RACE DONT JAMAIS ON NE SE LASSE. (semi-figurative)
LE VRAI PAIN PAILLASSE LE PAIN QUI FAIT AIMER LE PAIN (semi-figurative)
En outre deux marques communautaires: PAILLASSE et SANDWICHES PAILLASSE existent au registre, ainsi que la marque internationale pr�cit�e, soit PAIN PAILLASSE.
Une premi�re question qu’il ne revient pas � la Commission de trancher est de savoir si le terme “paillasse” est en train de devenir un terme g�n�rique d�signant un type de pain. C’est un d�bat qui pourrait avoir lieu, mais devant une autre juridiction. Pour ce qui concerne l’application des Principes directeurs, les requ�rants ont �tabli leur droit pr�pond�rant dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
Cela �tant dit, le d�fendeur est apparemment titulaire de deux marques enregistr�es comportant les mots “pain paillasse” dont la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France. Si tel est le cas, ces marques lui donnent un int�r�t l�gitime au sens des Principes directeurs.
Il revient aux requ�rants de prendre les moyens appropri�s pour obtenir la radiation de ces marques si elles sont de nature � causer une probabilit� de confusion avec leurs marques, mais ce recours n’est pas du ressort de la Commission. Advenant une telle radiation (ou transmission), il serait alors possible de redemander le transfert du nom de domaine.
La Commission consid�re que les requ�rants n’ont pas �tabli ce deuxi�me �l�ment de l’UDRP.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs �nonce ce qui suit:
“… la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, pour autant que leur r�alit� soit constat�e par la commission administrative, par les circonstances ci-apr�s:
(i) les faits montrent que le D�fendeur a enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que le D�fendeur peut prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le D�fendeur est coutumier d’une telle pratique,
(iii) Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au D�fendeur, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�. ”
Les requ�rants se sont born�s � d�clarer que puisque le d�fendeur a transmis ses droits dans la marque internationale enregistr�e par son p�re, il est de mauvaise foi. De ce qui pr�c�de, il ressort clairement que cet argument occulte la complexit� du dossier.
Il n’y a aucun �l�ment de preuve qui puisse soutenir les trois premiers. S’agissant du quatri�me �l�ment, la pr�pond�rance de la preuve indique que le d�fendeur ne cherche pas � cr�er une confusion les marques des requ�rantes. Son site web est relativement clair � cet �gard. Il semble chercher au contraire � s’�tablir comme le “v�ritable” successeur de Ren� Payet. S’il a vendu ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE, il a apparemment continu� d’utiliser le nom PAILLASSE. Il est possible qu’il ne soit pas autoris� � agir de la sorte en raison de la transmission de ses droits, un fait qui n’a pas �t� d�montr� par les requ�rants dans ce litige. En tout �tat de cause, une telle d�termination doit �tre faite par une autorit� comp�tente et non lors une proc�dure administrative de ce genre.
La Commission conclut que les requ�rants n’ont pas d�montr� le troisi�me �l�ment de l’UDRP.
7. D�cision
Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative, conform�ment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, rejette la demande des requ�rants.
Daniel Gervais
Expert Unique
Le 4 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy