Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Compa��a A�rea de Valencia, S.A. c. Surf and Surf
Caso No. D2008-0011
1. Las Partes
La parte demandante es Compa��a A�rea de Valencia, S.A., Valencia, Espa�a, representada por Vitoria de Lerma Asociados, Espa�a (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Surf and Surf, Valladolid, Espa�a (en adelante, la “Demandada”).
2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registradora
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de enero de 2008. El 4 de enero de 2008 el Centro envi� a eNom v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio. En la misma fecha eNom envi� al Centro, por medio de correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de enero de 2008. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 31 de enero de 2008. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 1 de febrero de 2008. Posteriormente, el 5 de febrero de 2008, el Demandado, a trav�s del contacto de facturaci�n del Nombre de Dominio se puso en contacto con el Centro por medio de correo electr�nico.
El Centro nombr� a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 13 de febrero de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El mismo d�a, la Demandante remiti� al Centro una notificaci�n por correo electr�nico poniendo de manifiesto un cambio en la presentaci�n de la p�gina web conectada al Nombre de Dominio.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante
La Demandante es una empresa espa�ola especializada en ofrecer cursos de formaci�n tanto de pilotos como de tripulaci�n de l�neas a�reas, ofreciendo desde 1988 a sus alumnos titulaci�n oficial para el desarrollo de dichas actividades.
La Demandante es titular de las siguientes marcas espa�olas:
- Marca mixta No. 1.542.617 AIRMED, registrada desde el 17 de enero de 1990 en la clase 41 del Nomenclator Internacional; y
- Marca No. 2.222.034 AIRMED, registrada desde el 22 de marzo de 1999 en la clase 41 del Nomenclator Internacional.
La Demandante cuenta con presencia en Internet a trav�s de su portal corporativo, conectado al nombre de dominio .
La Demandada
La Demandada no ha comparecido en forma alguna en el marco de este procedimiento, por lo que el Experto no ha podido obtener informaci�n sobre dicha parte. El Experto tampoco ha podido obtener informaci�n fiable alguna respecto a la Demandada y sus circunstancias.
El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de octubre de 2007 y, en el momento de presentaci�n de la Demanda, se encontraba conectado a un sitio web en el que se ofrec�an contenidos cr�ticos contra la Demandante y su escuela de vuelo. As�, el texto inicial en dicha p�gina web indicaba:
“�Mucho cuidado con AIRMED!
Esta p�gina est� creada por antiguos alumnos, empleados y personas muy relacionadas con la aviaci�n y con la escuela de pilotos Airmed en Valencia (Espa�a) con la �nica pretensi�n de dar a conocer la verdad sobre la misma. No incluye referencias a otras escuelas ni mucho menos publicidad porque s�lo pretende hacer saber la verdad sobre la pol�mica escuela Airmed, sin beneficiar a nadie m�s que a quien la lea. Seguro que te interesar� saber el historial de inspecciones, sanciones recibidas, despidos improcedentes, demandas judiciales y sentencias incumplidas de Airmed.
Si has llegado hasta esta p�gina es posiblemente porque est�s interesado en cursar tus estudios de piloto o TCP en Airmed, si es as�, por favor,
Lee con atenci�n antes de matricularte en AIRMED.”
A este texto le segu�an otros en los que se detallaban supuestas limitaciones e incumplimientos de la Demandante en la prestaci�n de sus servicios de formaci�n de pilotos y personal de asistencia en vuelo. Esta p�gina no conten�a ning�n elemento publicitario ni gr�fico m�s all� de algunas fotograf�as parciales de un avi�n, incluidas como elementos secundarios dentro de la p�gina web.
Tal y como indic� la Demandante en una comunicaci�n al Centro fechada el 13 de febrero de 2008, una vez presentada la Demanda se modific� la apariencia de la p�gina web conectada al Nombre de Dominio, de modo que en el momento de emitirse esta decisi�n el mismo se encuentra vinculado a una p�gina web en la que aparece una serie de animaciones y caricaturas de aviones y, en el centro y a gran tama�o, un icono sonriendo (“smiley”).
El 8 de noviembre de 2007, la Demandante remiti� a la Demandada un requerimiento por medio de burofax inst�ndole a transferir a su favor el Nombre de Dominio, atendiendo a la infracci�n de sus derechos que el registro y uso del mismo supone. No obstante, dicho burofax no pudo ser entregado (indic�ndose en destino que se dirig�a a una destinataria desconocida), remiti�ndolo la Demandante con posterioridad a la direcci�n de correo electr�nico indicada por la Demandada en la base de datos Whois. La Demandada no ha contestado a dicho requerimiento en modo alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante indica en la Demanda:
- Que el Nombre de Dominio es id�ntico a las marcas AIRMED de las que es titular. En este sentido, indica la Demandante que la inclusi�n del t�rmino “cuidado” no elimina el riesgo de confusi�n con las mencionadas marcas al tratarse de un prefijo denigratorio sin distintividad alguna y que en absoluto puede suponer el distintivo principal del dominio a percepci�n de los usuarios, pues dicho t�rmino no deja de ser de uso general para calificar o llamar la atenci�n sobre algo o alguien;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio pues el �nico uso que se ha hecho del mismo por parte de la Demandada es el de desprestigiar la marca de la Demandante por medio de informaciones falsas, con el �nimo y finalidad de perjudicar los intereses de la Demandante y disuadir a futuros estudiantes a contratar sus servicios formativos. As�, considera la Demandante que la Demandada se aprovecha del atractivo de sus marcas AIRMED para atraer a los usuarios y desprestigiar a la Demandante;
- Que la Demandada registr� y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio en cuanto que la marca AIRMED es notoriamente conocida en el sector de las escuelas de aviaci�n y oferta sus servicios tanto a nivel nacional como internacional, siendo Internet uno de los medios que para ello m�s utiliza. Asimismo, el hecho de haber utilizado datos de registro falsos constituye otra muestra de la mala fe de la Demandada, al impedir conocer el verdadero titular del Nombre de Dominio; y
- Que, en atenci�n a los extremos indicados, el Nombre de Dominio deber�a ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
La Demandada no contest� a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del Nombre de Dominio
respecto de las marcas de las que la Demandante es titular;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la
Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuaci�n se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Pol�tica respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El primero de los elementos que, de acuerdo con la Pol�tica, la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es id�ntico o confusamente similar a las marcas titularidad de la Demandante. En este sentido, al compararlos se constatan las siguientes diferencias:
- El Nombre de Dominio incorpora la denominaci�n de las marcas titularidad de la Demandante, si bien �sta se encuentra precedida por las palabras “cuidado con”; y
- El Nombre de dominio no incluye espacios entre las palabras que lo componen e incorpora el sufijo .com.
A modo preliminar, cabe descartar como relevante esta segunda diferencia, en cuanto que tanto la ausencia de espacios como la inclusi�n del mencionado sufijo en el Nombre de Dominio se derivan de la actual configuraci�n t�cnica del sistema de nombres de dominio (DNS). As� lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en el New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; o en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night,Caso OMPI No. D2003-0172).
Habiendo indicado lo anterior, la cuesti�n clave respecto a este primer elemento es determinar si la inclusi�n de las palabras “cuidado con” antes de la marca AIRMED en el Nombre de Dominio crea la suficiente distintividad entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, sin generar un riesgo razonable de confusi�n.
Para considerar esta cuesti�n debemos partir de la consideraci�n, confirmada por las decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica, de que existir� un riesgo de confusi�n cuando el nombre de dominio en cuesti�n ofrezca la impresi�n global de corresponderse con la marca del demandante (ver, por ejemplo, Nandos International Limited c. M. Fareed Farukhi,Caso OMPI No. D2000-0225; AT&T Corp. c. William Gormally,Caso OMPI No. D2002-0738; o CPP, Inc. c. Virtual Sky,Caso OMPI No. D2006-0201).
De acuerdo a la sinopsis de la OMPI sobre las opiniones de los expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Pol�tica (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions) en su p�rrafo 1.3. �Se considera como un riesgo razonable de confusi�n con una marca cuando un nombre de dominio contiene la marca en conjunci�n con un t�rmino negativo? De acuerdo a la postura mayoritaria si existe un riesgo de confusi�n: cuando el nombre de dominio contiene una marca y una palabra gen�rica (dictionary word); o porque el nombre de dominio es muy similar a la marca; o porque el nombre de dominio no es f�cilmente identificable como t�rmino negativo. De acuerdo a la postura minoritaria no existe tal riesgo de confusi�n, ya que los usuarios de Internet en su mayor�a no asociar�n al titular de la marca con el nombre de dominio que contiene el t�rmino negativo.
En este caso, el Experto considera que no existe tal riesgo de confusi�n. El elemento que permite dilucidar si este riesgo de confusi�n existe es precisamente la combinaci�n entre las palabras “cuidado con” y la marca AIRMED. De este modo, el Experto considera que la mera lectura del Nombre de Dominio, sin acudir a la p�gina web asociada al mismo, dif�cilmente podr�a inducir a un usuario de Internet a considerar que el Nombre de Dominio ha sido registrado por la Demandante o con la autorizaci�n de la Demandante. En efecto, no parece razonable pensar que la inclusi�n en el Nombre de Dominio de una f�rmula evidentemente cr�tica como “cuidado con…” mantenga un riesgo de confusi�n entre los usuarios de Internet hasta el punto de que �stos no intuyan que el Nombre de Dominio estar� conectado a un sitio web independiente y cr�tico contra la Demandante.
As� se ha considerado en decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica respecto a supuestos parecidos al presente como, por ejemplo, en Les Elfes Verbier S.A c. Miguel Rojo P�rez,Caso OMPI No. D2003-0593. En dicho caso, al tratar el supuesto riesgo de confusi�n existente entre una marca y un nombre de dominio compuesto por dicha marca precedida por la palabra “stop”, el experto indic�: “…el prefijo “STOP” es un t�rmino f�cilmente comprensible con independencia del idioma nativo del internauta. Es por ello que muy dif�cilmente el internauta pueda caer en confusi�n en cuanto al origen del nombre de dominio . Por otra parte, la actitud denigratoria que el Demandante imputa al Demandado en su sitio web, lejos de inducir a confusi�n entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a s� mismo” (en el mismo sentido ver, por ejemplo, America Online, Inc. c. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM,Caso OMPI No. D2001-0918; o FMR Corp. c. Native American Warrior Society, Lamar Sneed, Lamar Sneede,Caso OMPI No. D2004-0978).
Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Experto considera que la elecci�n de un nombre de dominio que refleja claramente el car�cter independiente y cr�tico del sitio web asociado al mismo excluye el riesgo de confusi�n respecto a las marcas de la Demandante requerido por el primero de los elementos previstos por la Pol�tica y, por tanto, impide considerar que en este caso se cumple dicho elemento.
B. Derechos o intereses leg�timos
El p�rrafo 4(c) de la Pol�tica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Pol�tica.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, a�n cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
Hasta la presentaci�n de la Demanda, la Demandada hab�a utilizado el Nombre de Dominio asoci�ndolo a un sitio web cr�tico contra la Demandante. Atendiendo a las pruebas aportadas por �sta, el Experto no alberga dudas respecto al car�cter genuinamente cr�tico de dicho sitio web. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la cuesti�n esencial en este punto es determinar si la inclusi�n de los mencionados textos en conexi�n con el Nombre de Dominio constituye un “uso leg�timo y leal” en el sentido previsto en el p�rrafo 4(c) de la Pol�tica.
A tal efecto, atendiendo a las circunstancias apuntadas con anterioridad, parece que en este caso el Nombre de Dominio se encontraba vinculado a un sitio web genuinamente cr�tico contra la Demandante, sin que, en apariencia, dicho sitio web se dirigiera a intentar aprovecharse comercialmente de las marcas titularidad de la Demandante. Por el contrario, dicho sitio web ofrec�a, de modo congruente con la composici�n del Nombre de Dominio, una serie de textos exponiendo cr�ticas contra la Demandante.
Dicho tipo de uso debe considerarse como un uso cr�tico leg�timo en el marco de la Pol�tica. As� se estableci� (a sensu contrario) en la decisi�n relativa a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. c. Luis Toribio Troyano,Caso OMPI No. D2003-0438, indic�ndose que: “El Demandado pod�a haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el car�cter independiente y cr�tico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresi�n s� constituir�a un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio (…).” �ste parece haber sido el caso en este supuesto en el cual, a criterio del Experto, la Demandada, a trav�s del uso del Nombre de Dominio, ha acreditado la titularidad de un inter�s leg�timo sobre el Nombre de Dominio.
Habiendo dicho lo anterior, el Experto desea realizar dos puntualizaciones que considera importantes para la resoluci�n de este procedimiento:
- De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandada cambi� la apariencia del sitio web conectado al Nombre de Dominio una vez presentada la Demanda. El Experto no puede sino condenar una actuaci�n como esta, dado que introduce confusi�n y, por tanto, mayores dificultades a la hora de adoptar una decisi�n. Precisamente para evitar dichas circunstancias, numerosas decisiones adoptadas de acuerdo con la Pol�tica han considerado que el periodo relevante a la hora de evaluar el uso del sitio web vinculado a un nombre de dominio objeto de un procedimiento es precisamente el comprendido entre el registro del nombre de dominio y la presentaci�n de la demanda (ver, por ejemplo, Miroglio S.p.A. c. Stanley Filoramo,Caso OMPI No. D2003-0887; o Ediciones Pl�yades, S.A. c. Alejandro Barrada Mart�n “Grupo ABM”,Caso OMPI No. D2006-0094). De este modo se obtiene una imagen fiel del uso que el demandado ha estado haciendo del correspondiente nombre de dominio, sin que el conocimiento de la presentaci�n de la demanda haya permitido camuflar los usos de tal nombre de dominio. As� ha procedido el Experto en el presente procedimiento, teniendo en cuenta los contenidos vinculados al Nombre de Dominio anteriores a la presentaci�n de la Demanda, sin que la posterior modificaci�n de los mismos por la Demandada haya sido tenida en cuenta como un elemento clave para la resoluci�n del procedimiento.
- El hecho de que la Demandada no se haya personado en este procedimiento no tiene porqu� comportar la autom�tica consideraci�n de su allanamiento y, por tanto, la autom�tica estimaci�n de la Demanda. Por el contrario, de conformidad con el p�rrafo 5(e) del Reglamento y tal y como han ratificado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465; o Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan c. Robert McGowan,Caso OMPI No. D2004-0383), en caso de que la parte demandada en un procedimiento no presente la correspondiente contestaci�n a la demanda, el experto debe decidir atendiendo a la informaci�n y pruebas aportados en la Demanda. As� ha sido el caso en este procedimiento, en el que el Experto para decidir ha tenido en cuenta los elementos informativos y probatorios aportados por la Demandante.
Por �ltimo, el Experto desea poner de relieve las conclusiones incluidas en esta decisi�n se adoptan en el marco de la Pol�tica, con las limitaciones tanto a nivel objetivo como de facultades que la misma ofrece al Experto a la hora de decidir. De este modo, estas conclusiones no deber�an poderse exportar al �mbito jur�dico espa�ol, en el cual la conducta de la Demandada deber�a ser analizada bajo un prisma mucho m�s amplio (abarcando, entre otros, el �mbito marcario o incluso el de competencia desleal) y por parte de un juez o tribunal con unos poderes mucho m�s amplios que los que ostenta el Experto.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Atendiendo a lo indicado en los dos puntos anteriores, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia del tercero de los elementos previstos por la Pol�tica en este caso.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto �nico
Fecha: 3 de marzo de 2008
Full & Egal Universal Law Academy