Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Lanc�me Parfums et Beaut� & Cie y L’Or�al c. Puesta en Marcha S.L.
Caso No. D2008-0075
1. Las Partes
Las Demandantes son Lanc�me Parfums et Beaut� & Cie, y L’Or�al, Paris, Francia, representadas por Cabinet Dreyfus & Associ�s, Francia.
El Demandado es Puesta en Marcha S.L. Lugo, Espa�a representado por el Se�or Villar y Barja, Espa�a.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y . El registrador de ambos nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 18 de enero de 2008. El 18 de enero de 2008 el Centro envi� a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. Despu�s de un recordatorio el 29 de enero de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante en ambos casos, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y t�cnico. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 14 de febrero de 2008. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2008. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 12 de marzo de 2008. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de marzo de 2008.
El 25 de marzo de 2008, la representante autorizada de las Demandantes envi� al Centro por correo electr�nico y fax una solicitud de suspensi�n del procedimiento por 30 d�as, puesto que el Demandado hab�a manifestado su disposici�n a ceder los nombres de dominio a las Demandantes. El mismo d�a el Centro confirm� la suspensi�n del procedimiento administrativo hasta el 25 de abril de 2008. En esa fecha, dado que no se lleg� a un acuerdo amistoso con el Demandado, las Demandantes solicitaron se continuara con el procedimiento. El 5 de mayo de 2008, el Centro comunic� a las Partes que se hab�a reanudado el procedimiento.
El d�a 13 de mayo de 2008, el Centro nombr� a Roberto Bianchi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se probaron con prueba documental suficiente, o han sido alegados sin oposici�n:
L’Or�al es uno de los mayores grupos de belleza y cosm�ticos a nivel mundial, con una facturaci�n de 15,800 millones de Euros en 2006. L’Or�al es conocida en Espa�a, pa�s en el que est� presente desde hace m�s de 70 a�os. En 2006 el volumen de negocios de L’Or�al en Espa�a alcanz� alrededor de 736,8 millones de euros. L’Or�al posee el 18,9% del reparto de mercado.
L’Or�al es titular de numerosas marcas L’OREAL en el mundo entero y comunitarias. En Espa�a, pa�s de residencia del Demandado, L’Or�al es titular, entre otras, de las siguientes marcas denominativas L’OREAL con parte gr�fica “L’OREAL”: M 0381270 registrada el 1 de noviembre de 1986; M 0552434 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552435 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552436 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552439 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552440 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0561208 registrada el 1 de abril de 1999. Estas marcas protegen, entre otros productos y servicios, productos qu�micos para conservaci�n del calzado, publicidad, seguros, bancos, construcci�n de edificios, tratamiento de materiales, educaci�n, art�culos de cuero, muebles, colores y materias tint�reas, sustancias alimenticias, agujas para m�quinas tricotosas, quincaller�a, aprestos, productos qu�micos y productos farmac�uticos.
Lanc�me Parfums et Beaut� & Cie, empresa francesa creada en 1935, es una filial de L’Or�al. Lanc�me es propietaria de la internacionalmente conocida marca de perfumes y cosm�ticos LANCOME. Los productos de la marca LANCOME se comercializan en 160 pa�ses, en m�s de 1.800 puntos de venta. Esta marca ha adquirido una reputaci�n internacional entre otras cosas gracias al certamen de golf “Troph�e Lanc�me”, que ha sido ganado en siete ocasiones por golfistas espa�oles. Lanc�me es titular de numerosas marcas LANCOME en todo el mundo, entre ellas las denominativas obtenidas en Espa�a: n� M 0852029, registrada el 16 de abril de 1999; M 0852028, registrada el 1 de julio de 1999; M 2275040, registrada el 1 de febrero de 2000; y M 0841904, registrada el 16 de agosto de 2000.
Ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado el 9 de julio de 2007.
Los sitios web correspondientes a los dos nombres de dominio dirigen hacia una p�gina de servicio de parking de nombres de dominio.
Las Demandantes enviaron al Demandado un requerimiento por carta certificada con acuse de recibo y email del 11 de septiembre de 2007, con el prop�sito de lograr la transferencia amistosa de los nombres de dominio en cuesti�n. El Demandado no respondi� al requerimiento de las Demandantes.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes sostienen lo siguiente:
- Los nombres de dominio en litigio son id�nticos o por lo menos similares a las marcas de las Demandantes.
- El Demandado no es licenciataria de las Demandantes ni fue autorizada a registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa. Numerosas marcas y nombres de dominio correspondientes a las marcas L’OREAL y LANC�ME son anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Dado que los nombres de dominio en disputa son id�nticos o por lo menos similares a las marcas famosas de los Demandantes, el Demandado no puede razonablemente pretender desarrollar una actividad legitima bajo estos nombres. No hay duda que el Demandado carece de derecho o inter�s legitimo para reservar los nombres de dominio en litigio.
- Dada la fama internacional de las Demandantes y sus productos, su presencia internacional y en Espa�a, sus numerosas campa�as publicitarias en la televisi�n y en la prensa, y los ingentes gastos en publicidad, el Demandado no pod�a leg�timamente ignorar la existencia de las marcas de las Demandantes en el momento de registrar los nombres de dominio en cuesti�n. Asimismo, las marcas L’OREAL y LANC�ME tienen un fuerte poder distintivo. En consecuencia, el Demandado no ha podido registrar estos nombres de dominio de manera fortuita y por lo tanto, tenia en mente las marcas de los Demandantes en el momento de registrar dichos nombres, lo que es prueba de su mala fe. Asimismo, no puede ser legitimo el uso de un nombre de dominio que reproduzca una marca conocida. Adem�s, los nombres de dominio dirigen hacia p�ginas de servicio de parking de dominio, de las que parece evidente que el Demandado genera ingresos. Esto demuestra que la elecci�n de los nombres de dominio fue guiada por la voluntad del Demandado, de servirse del renombre de los Demandantes y de sus marcas para atraer los internautas. Ello constituye una prueba de mala fe conforme al P�rrafo 4.b)iv) de la Pol�tica. La ausencia de respuesta del Demandado a un requerimiento se considera como un indicio de mala fe.
B. Demandado
El Demandado alega lo siguiente:
- El registro de los nombres de dominio no ha obedecido a procedimientos de mala fe, ni se ha pretendido obtener beneficio alguno a costa de las empresas demandantes. Confirmando lo dicho, ambos registros han quedado siempre en situaci�n de parking de dominio, no generando ning�n ingreso por ello.
- El Demandado en ning�n momento se ha puesto en contacto con ninguna empresa para ofrecer a la venta esos dominios.
- La intenci�n de registrar los nombres de dominio ha sido desarrollar proyectos de p�ginas web que para nada tienen que ver con los productos que los demandantes fabrican, producen, promueven y/o publicitan. En el caso de , la p�gina web ser�a dedicada a tratar conceptos psicol�gicos y filos�ficos del concepto “lo real” (en lengua castellana) (la cosa en s�); “tao dao” (en chino) y “das ding in” [sic] “sich” (en alem�n) y la obra de “Kant” en el “sentido y valor de las vidas”. En el caso de , tampoco la p�gina iba a tener ning�n tratamiento semejante a los productos que los demandantes producen y/o fabrican; sino que se pensaba desarrollar una web dedicada a las nuevas investigaciones que en materia de “Lan” (local area network) se vienen desarrollando en el mundo. Y el t�rmino “new lan come” viene a expresar exactamente eso: “viene una nueva Lan”.
- Analizando fr�amente ambas denominaciones el Demandado reconoce que bien podr�a inducir a una confusi�n con los internautas, pero se debe reconocer tambi�n que es imposible registrar t�rminos o palabras separadas, y es por eso que se registr� con las palabras juntas.
- El Demandado est� dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su inter�s el crear confusi�n en la comunidad web, as� como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes.
6. Debate y conclusiones
El Demandado declar� en su contestaci�n de demanda que “est� dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su inter�s el crear confusi�n en la comunidad web, as� como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes”. El Panel cree que no se trata de una manifestaci�n de una voluntad de cesi�n ni expresa ni incondicional; por el contrario, es equ�voca, ya que no se refiere concretamente al remedio solicitado en la demanda, ni aclara si se trata de una cesi�n sin costos para las Demandantes. Asimismo, el Demandado niega haber registrado y usado de mala fe los nombres de dominio, y alega tener un inter�s leg�timo a los mismos. Por otra parte, las comunicaciones de las partes al Centro tampoco permiten establecer cu�l fue la verdadera naturaleza de la citada “disposici�n de ceder” los registros. Por lo tanto, no puede aplicarse la doctrina del caso Williams-Sonoma, Inc. c. EZ-Port,Caso OMPI No. D2000-0207, donde ante el consentimiento expreso e incondicional del demandado a la transferencia solicitada por el demandante, el panel la orden� directamente. Como no puede presumirse que el Demandado ha renunciado a defenderse en el procedimiento, el Panel examinar� a continuaci�n los tres elementos del p�rrafo 4.a) de la Pol�tica.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Con el listado de numerosos registros de marca en Espa�a (ver secci�n 4 supra), y sin cuestionamientos por el Demandado, las Demandantes han probado a satisfacci�n del Panel que tienen derechos sobre las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente. En coincidencia con el panel del caso Soci�t� G�n�rale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri,Caso OMPI No. D2002-0760, el Panel, por razones de econom�a procesal, considera permisible nombrar como Demandantes a la matriz o controlante y a su filial, subsidiaria o controlada, en una demanda contra un demandado que registr� nombres de dominio alegadamente similares a las marcas de matriz y su subsidiaria; ver tambi�n L’Or�al, Helena Rubinstein, Lanc�me Parfums et Beaut� & Cie c. Spiral Matrix,Caso OMPI No. D2006-0869 y casos all� citados. Por lo tanto, el Panel entiende que las transferencias de los nombres de dominio en cuesti�n se solicitaron a favor de las respectivas titulares de marca.
Una simple comparaci�n muestra que los nombres de dominio en disputa incorporan en su integridad las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente.
El uso como prefijo de la gen�rica palabra “new” en ambos nombres de dominio es irrelevante, y no alcanza a distinguirlos de las marcas de las Demandantes. Ver Sony Corporation c. Park Kwangsoo,Caso OMPI No. D2001-0167 (estableciendo que es confundiblemente similar a la marca SONY); ver tambi�n Yahoo! Inc. c. Wing Hung Trading Company,Caso OMPI No. D2000-1137 (considerando legalmente insignificante la inclusi�n del t�rmino descriptivo “new “ en , ya que incorpora el t�rmino distintivo YAHOO). El Demandado mismo reconoce que ambas denominaciones podr�an “inducir a una confusi�n” entre los internautas y “crear confusi�n en la comunidad web”. Ver secci�n 5 B supra. Por otra parte, los paneles de la OMPI consideran generalmente que detalles tales como la omisi�n del ap�strofe o de la tilde, as� como el agregado del dominio gen�rico del nivel superior (gTLD) “.com”, carecen de poder distintivo.
En consecuencia, el Experto considera que los nombres de dominio en cuesti�n son similares hasta el punto de llevar a la confusi�n con las respectivas marcas de las Demandantes.
B. Derechos o intereses leg�timos
Las Demandantes afirman que el Demandado no es licenciatario ni tiene autorizaci�n para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa, y acreditan que las marcas L’OREAL y LANCOME son muy conocidas en Espa�a y anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Ante la ausencia de prueba o indicios favorables al Demandado, el Panel considera que las Demandantes han logrado establecer una presunci�n prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos respecto a los nombres de dominio en cuesti�n. Pasa entonces a la Demandada el peso de la carga de demostrar que s� tiene alg�n derecho o inter�s leg�timo al registro de los nombres de dominio. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en “”.
El Demandado afirma que registr� por tener inter�s en desarrollar un sitio web dedicado al concepto de “lo real”, entendido como la “cosa en s�” en sentido filos�fico, y que registr� para desarrollar un sitio web relativo a redes LAN. Sin embargo, el Demandado no aporta prueba de uso o de preparativos demostrables de uso de los nombres de dominio, o de sus intereses filos�ficos o tecnol�gicos, que hagan cre�ble una futura, posible o siquiera eventual difusi�n o ense�anza filos�fica, o alg�n inter�s te�rico, practico o comercial relativo a redes LAN; en suma, el Demandado no prueba una oferta de buena fe en los t�rminos del p�rrafo 4.c)i) de la Pol�tica.
Ya en ocasiones anteriores este panelista rechaz� alegaciones de inter�s leg�timo fundadas en “acr�nimos” de mera conveniencia o ad hoc. Ver Ziff-Davis, Inc. c. Luis Edgar G�mez Morales,Caso OMPI No. DMX2001-0004; Playboy Enterprises International, Inc. c. Victoriano Moreno Mart�n,Caso OMPI No. D2000-1679; AMERICA ON LINE, INC. c. Eduardo Del Valle Diharce,Caso OMPI No. DVE2000-0001; Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Alejandro Delgado-Ayala,Caso OMPI No. D2001-0172; y AUDI AG c. Asociaci�n Usuarios de Internet y Miguel Garc�a Quintas,Caso OMPI No. D2001-0204. Considerando que el Demandado registr� el mismo d�a dos nombres de dominio correspondientes a sendas marcas muy conocidas en el campo de la cosm�tica y productos de belleza, pertenecientes a un mismo grupo empresario muy reconocido incluso en Espa�a, pa�s de residencia del Demandado, los alegados prop�sitos del Demandado no parecen sino explicaciones simplemente ad hoc y, por tanto, resultan inveros�miles.
La �nica utilizaci�n conocida de los nombres de dominio por parte del Demandado fue redireccionarlos a un servicio de parking de nombres de dominio, presumiblemente para obtener alg�n provecho del “click through” o “pay per click”, es decir un uso parasitario y no autorizado de marcas ajenas muy reconocidas como las de las Demandantes. En las circunstancias del caso, dicho uso ciertamente no califica para acreditar un derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con los nombres de dominio. El Panel concluye que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos con relaci�n a los nombres de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado dice que su registro de los nombres de dominio en cuesti�n no ha obedecido a mala fe, pero al mismo tiempo reconoce que los nombres de dominio podr�an inducir a confusi�n a los internautas. El Demandado atribuye la posibilidad de confusi�n a que “es imposible registrar t�rminos o palabras separadas, y es por eso que se registr� con las palabras juntas”. El Panel ya expres� m�s arriba que es poco cre�ble el alegado prop�sito del Demandado de crear p�ginas web dedicadas al concepto filos�fico de “lo real”, y a las redes LAN. El Demandado tambi�n reconoce expresamente el prestigio, la fama, y el buen concepto de que gozan las Demandantes en el mercado mundial. El Panel considera que son precisamente las muy reconocidas marcas L’OREAL y LANCOME las que sintetizan el prestigio, la fama y el buen concepto que menciona el Demandado.
La simultaneidad del registro de los nombres de dominio correspondientes a las marcas de las Demandantes, y las declaraciones del propio Demandado, sugieren que cuando registr� los nombres de dominio en cuesti�n conoc�a perfectamente la existencia de las Demandantes y renombre de sus marcas L’OREAL y LANCOME, y era consciente de la posible confusi�n con ellas, por lo que el Demandado estaba apuntando precisamente a las Demandantes. Ausente en el Demandado todo derecho o inter�s leg�timo para registrar dichas denominaciones como nombres de dominio, el Panel concluye que ese registro fue de mala fe.
En cuanto al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, est� comprobado el redireccionamiento de los respectivos sitios web a un servicio de parking de nombres de dominio. En opini�n del Panel, el prop�sito de ese redireccionamiento muy probablemente fue extraer alg�n beneficio econ�mico del renombre de marcas ajenas, �ntegramente reproducidas en los nombres de dominio, buscando percibir una suma de dinero, por m�s peque�a que sea, cada vez que un internauta que busque las marcas L’OREAL o LANCOME se conecta con los sitios web correspondiente a los nombres de dominio en disputa, y es re-enviado por el servicio de parking a sitios web de terceros. En las circunstancias del caso, esa conducta del Demandado encaja perfectamente en la circunstancia de registro y uso de mala fe descrita en el p�rrafo 4.b).iv) de la Pol�tica (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea.”) Intentando disculpar su proceder, el Demandado dice que no obtuvo ingreso alguno del parking de los nombres de dominio. En opini�n del Panel, eso es irrelevante, ya que lo que cuenta a los fines del p�rrafo 4.b).iv) es el �nimo de lucro, y no la efectiva obtenci�n de un beneficio econ�mico.
El Panel concluye que el Demandado registr� y usa los nombres de dominio de mala fe.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante Lanc�me Parfums et Beaut� & Cie, y que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante L’Or�al.
Roberto Bianchi
Experto �nico
Fecha: 27 de mayo de 2008
Full & Egal Universal Law Academy