Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Migros-Genossenschafts-Bund contre Andrew Myers
Litige n� D2008-0092
1. Les parties
La Requ�rante est Migros-Genossenschafts-Bund, Zurich, Suisse, repr�sent�e par Baker & McKenzie, Suisse.
Le D�fendeur est Andrew Myers, Gen�ve, Suisse.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Key-Systems GmbH dba .
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Migros-Genossenschafts-Bund aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 23 janvier 2008.
En date du 24 janvier 2008, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba , aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la Requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 25 janvier 2008. Le 29 janvier 2008, united-domains AG, le revendeur de noms de domaine pour l’unit� d’enregistrement, confirma que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine �tait le fran�ais, ce dont la Requ�rante a �t� inform�e le jour m�me. La Requ�rante a par cons�quent soumis une traduction de sa plainte en fran�ais, dans le d�lai imparti par le Centre.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 13 f�vrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 4 mars 2008. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 3 mars 2008.
En date du 14 mars 2008, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Pierre Olivier Kobel. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
La Requ�rante est une entreprise tr�s connue en Suisse par ses activit�s diverses. La Requ�rante est d’abord et avant tout la premi�re chaine de supermarch�s de Suisse dans les domaines alimentaire et non-alimentaire. Elle offre aussi de nombreux services, tels que voyages, cours de formation en tous genres, services bancaires, services immobiliers, etc. Dans le domaine bancaire, la Requ�rante offre ses services sous l’enseigne de Banque Migros, MigrosBank, Banca Migros, selon les r�gions linguistiques de Suisse.
La Requ�rante a enregistr� nombre de marques afin de couvrir ses nombreuses activit�s. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
- BANCAMIGROS, marque suisse No. P-414501 avec priorit� au 20 janvier 1958,
- BANCAMIGROS, marque internationale ayant pour base la marque ci-dessus et couvrant l’Italie,
- BANQUE MIGROS, marque suisse No. P-414502 avec priorit� au 20 janvier 1958,
- BANQUE MIGROS, marque internationale No. 631422 ayant pour base la marque ci-dessus et couvrant le Benelux et la France,
- MIGROS, marque suisse de service No. P-415060 enregistr�e le 27 septembre 1994,
- MIGROS, marque internationale de service No. 637252 ayant pour base la marque ci-dessus, et couvrant un grand nombre de pays,
- MIGROS, marque communautaire de produits et de services No. 000744912 enregistr�e le 26 juillet 2000,
et de nombreuses autres marques semi-figuratives comportant le nom Migros.
En Suisse, la marque MIGROS est une marque de haute renomm�e, consid�r�e par le public comme une des plus fiables et dignes de confiance.
Le D�fendeur est titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 2 avril 2007. Il n’exploite aucun site sous ce nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La Requ�rante explique avoir d’abord appris l’existence du nom de domaine enregistr� par le D�fendeur , identique � sa marque BANCAMIGROS. Elle s’adressa par �crit au D�fendeur le 9 f�vrier 2007, afin de l’informer de ses droits sur la marque et mettre le D�fendeur en demeure de cesser d’utiliser le nom de domaine .
La Requ�rante explique, pi�ces � l’appui que le D�fendeur offrit de lui vendre ledit nom de domaine pour un prix tenant compte :
“a) de la taille de votre erreur strat�gique [en n’enregistrant pas ledit nom de domaine],
b) de l’importance �vidente que ce nom a pour votre entreprise,
c) de l’int�r�t �vident de la concurrence pour acheter ce nom,
d) des d�penses juridiques impliqu�es pour essayer de ma�triser, r�cup�rer et surveiller ce nom, surtout si j’acceptais de le vendre � un tiers �tranger,
e) de mon travail pour avoir achet�, renouvell� (sic) et gard� ce nom,
f) de mes efforts pour aider � corriger l’erreur strat�gique de la Migros, et,
g) de mon effort de renonciation � cette propri�t�.
Je suis persuad� que la Migros comprendra ma position concilliante (sic) et saura profiter aujourd’hui de l’opportunit� que je lui pr�sente de poss�der ce nom de domaine. Je reste donc dans l’attente d’une offre tr�s s�rieuse et concr�te.”
Apr�s plusieurs �changes de courriels, les parties se sont finalement entendues pour un transfert dudit nom de domaine pour le prix de CHF 5’000. Les parties sign�rent une convention au mois d’ao�t 2007, par laquelle le D�fendeur transf�rait le nom de domaine � la Requ�rante, moyennant preuve de quoi, la Requ�rante paierait la somme de CHF 5’000.
Une fois la transaction ex�cut�e, le D�fendeur informa la Requ�rante en date du 9 novembre 2007, de ce qu’il d�tenait le nom de domaine litigieux soit : “Par ailleurs, en relisant nos listes, nous nous sommes aper�u (sic) que nous d�tenons aussi le nom , que nous pourrions aussi vous transf�rer.”
La Requ�rante expose, pi�ces � l’appui, que le nom de domaine litigieux avait �t� enregistr� par le D�fendeur au mois d’avril 2007, soit apr�s qu’il ait re�u la lettre de mise en demeure du 9 f�vrier 2007 et pendant les n�gociations sur le rachat de .
La Requ�rante expose pour le surplus que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique � sa marque BANCAMIGROS, que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime ni droit sur le nom de domaine litigieux, n’ayant strictement aucun lien avec la Requ�rante et que l’enregistrement et l’utilisation dudit nom de domaine est de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Dans sa r�ponse, le D�fendeur ne conteste pas les explications de la Requ�rante concernant les circonstances de la vente du nom de domaine . Il ne conteste pas non plus avoir adress� un message le 9 novembre 2007 offrant de vendre le nom de domaine litigieux � la Requ�rante.
Le D�fendeur se dit propri�taire l�gitime du nom de domaine litigieux. Il conteste � la Requ�rante tout droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure o� elle n’est pas titulaire d’une marque identique Banco Migros.
Selon le D�fendeur, la Requ�rante ne serait pas int�ress�e par le nom de domaine litigieux puisqu’elle ne l’a pas enregistr�, mais ne proc�derait que par harc�lement � son �gard, usant de son pouvoir et de sa taille.
Le D�fendeur expose qu’il n’y a pas de typo-squatting ou de confusion possible par erreur typographique car la touche de la lettre “a” serait � l’oppos� de la touche pour la lettre “o” sur un clavier d’ordinateur, de sorte qu’une erreur typographique serait impossible. Il expose que revendiquer des droits sur la base d’une erreur portant sur une seule lettre reviendrait � revendiquer des droits sur 11 variations, le mot composant le nom de domaine litigieux �tant form� de 11 lettres.
Sans offrir de preuve de son all�gation, le D�fendeur expose qu’il vendait des produits avant le litige et n’avait pas eu le temps de publier ses articles au moyen du nom de domaine, mais entendait publier la vente d’articles en gros ou en semi gros qui ne seraient pas en comp�tition avec la Migros. Il expose que, de son avis, le fait que la Requ�rante n’ait pas enregistr� le nom de domaine litigieux ne pouvait �tre que l’expression de son d�sint�r�t pour ledit nom de domaine compte tenu de ses services informatiques puissants.
Le D�fendeur conteste utiliser la marque Banco Migros ou le nom de domaine litigieux. Il estime que l’utilisation dudit nom de domaine n’a aucune incidence sur les activit�s de la Requ�rante car l’Internaute qui arriverait par m�garde sur ce site [par ailleurs inexistant (c’est nous qui rajoutons)] s’en apercevrait imm�diatement. Il conteste utiliser le nom de domaine pour une activit� concurrente qui puisse pr�ter � confusion ou qui soit contraire � l’�tique (sic) et estime ne pas avoir d�tourn� de consommateurs en cr�ant de confusion. Enfin, il n’aurait jamais mis le nom de domaine litigieux en vente publique.
Il estime que l’offre de reprise gratuite du nom de domaine litigieux par la Requ�rante est inacceptable et conclut � ce que la Requ�rante soit d�bout�e de ses conclusions, sa demande constituant un abus de proc�dure administrative.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe 4.a) des Principes directeurs, le titulaire d’un nom de domaine est tenu de se soumettre � une proc�dure administrative au cas o� un tiers fait valoir que i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits; ii) le titulaire n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache et, iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. Lorsque la partie requ�rante apporte la preuve que ces conditions sont remplies, la commission administrative prononce la radiation ou le transfert du nom de domaine litigieux en fonction des conclusions prises par la partie requ�rante. En l’esp�ce, la Requ�rante requiert le transfert � son profit du nom de domaine litigieux.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
De jurisprudence constante, la simple variation d’une lettre, g�n�ralement qualifi�e de typo-squatting, n’exclut pas le risque de confusion avec une marque. Ce n’est que lorsque cette variation affecte de fa�on importante les �l�ments caract�ristiques de la marque de sorte que le risque de confusion peut �tre �cart�, que le typo-squatting peut rester sans cons�quence juridique du point de vue des marques. Le seul fait que les touches de caract�res soient �loign�es sur un clavier n’emp�che en rien les erreurs typographiques et par voie de cons�quence, le typo-squatting.
En l’esp�ce, l’�l�ment caract�ristique du nom de domaine et de la marque enregistr�e par la Requ�rante BANCAMIGROS est l’�l�ment “Migros”, lequel ne subit aucune variation entre la marque et le nom de domaine litigieux. Seul change l’�l�ment purement descriptif qualifiant les services rendus par la Requ�rante, lequel apparait dans la marque avec un “a” � la fin et dans le nom de domaine litigieux avec un “o” � la fin.
De surcro�t, la marque MIGROS est une marque de haute renomm�e en Suisse. En relation avec des services bancaires, cette marque est de fa�on inh�rente distinctive. Le risque de confusion r�sultant de l’identit� entre les �l�ments caract�ristiques de la marque d’une part et du nom de domaine litigieux d’autre part est donc patent.
Il r�sulte de ce qui pr�c�de qu’un risque de confusion certain existe entre la marque BANCAMIGROS enregistr�e par la Requ�rante et le nom de domaine litigieux.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
La Requ�rante a expos� que le D�fendeur n’avait aucun lien d’aucune nature avec elle, ce que le D�fendeur ne conteste pas.
Le seul fait que la Requ�rante ait omis d’enregistrer le nom de domaine litigieux ne signifie pas que le D�fendeur ait sur ledit nom de domaine des droits ou des int�r�ts l�gitimes. Si tel �tait le cas, il n’y aurait pas place pour aucune proc�dure de r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine telle que l’UDRP adopt�e par l’ICANN le 26 ao�t 1999 et � laquelle le D�fendeur s’est soumis en enregistrant le nom de domaine litigieux.
Les all�gations du D�fendeur selon lesquelles celui-ci entendrait commercialiser des produits en gros ou en semi-gros, sans toutefois que ceux-ci soient en concurrence avec la banque Migros, ne se fondent sur aucune preuve. Elles ne peuvent donc �tre retenues.
Enfin, le seul fait que tout Internaute pourrait s’apercevoir de sa m�prise en utilisant le nom de domaine litigieux ne constitue pas un droit ou un int�r�t l�gitime portant sur le nom de domaine litigieux. Cet argument est par ailleurs sans pertinence puisqu’aucun site n’est exploit� par le D�fendeur sous le nom de domaine litigieux.
En raison de l’inexistence d’aucun lien de quelque nature que ce soit entre la Requ�rante et le D�fendeur, inexistence non contest�e par ce dernier, et de l’absence de preuve contraire de droits ou d’int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine litigieux de la part de ce dernier, la Commission retient que la Requ�rante a effectivement d�montr� l’absence d’int�r�t l�gitime ou de droit du D�fendeur sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Conform�ment au paragraphe 4.b) lit. ii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut r�sulter de la d�monstration par les faits que la partie d�fenderesse a enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que le d�fendeur peut prouver avoir d�bours� en rapport direct avec le nom de domaine litigieux.
En l’esp�ce, le D�fendeur ne conteste ni le contenu ni les circonstances des n�gociations qui ont eu lieu avec la Requ�rante en relation avec le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur en violation des droits de la Requ�rante.
Le D�fendeur ne conteste pas non plus avoir enregistr� le nom de domaine litigieux au mois d’avril 2007 alors qu’il avait d�j� re�u une lettre de mise en demeure l’informant de la marque BANCAMIGROS appartenant � la Requ�rante et que des n�gociations �taient en cours en vue du transfert du nom de domaine . L’enregistrement du nom de domaine litigieux a donc �t� effectu� de mauvaise foi.
Le D�fendeur ne conteste pas non plus avoir inform� la Requ�rante du nom de domaine litigieux et le lui avoir offert en transfert, une fois la transaction concernant le nom de domaine ex�cut�e seulement. Or, le prix de transfert requis par le D�fendeur pour le nom de domaine d�passe tr�s largement les simples frais d’enregistrement et de maintien dudit nom de domaine. C’est en effet � un marchandage que le D�fendeur s’�tait livr� au sujet du nom de domaine , utilisant au maximum la capacit� de nuisance du cyber-squatting effectu� sur le nom de domaine .
“Je vous sugg�re de me faire une proposition d’achat �conomiquement s�rieuse du nom en tenant compte a) de la taille de votre erreur strat�gique [en n’enregistrant pas ledit nom de domaine], b) de l’importance �vidente que ce nom a pour votre entreprise, c) de l’int�r�t �vident de la concurrence pour acheter ce nom;
d) des d�penses juridiques �videntes impliquer pour essayer de ma�triser, r�cup�rer et surveiller ce nom, surtout si j’acceptais de le vendre � un tiers �trangers, e) de mon travail pour avoir achet�, renouvell� (sic) et gard� ce nom, f) de mes efforts pour aider � corriger l’erreur strat�gique de la Migros, et, g) de mon effort de renonciation � cette propri�t�.
Je suis persuad� que la Migros comprendra ma position concilliante (sic) et saura profiter aujourd’hui de l’opportunit� que je lui pr�sente de poss�der ce nom de domaine. Je reste donc dans l’attente d’une offre tr�s s�rieuse et concr�te.”
Or, le proc�d� qui consiste ainsi pr�cis�ment � n�gocier la vente d’un nom de domaine violant les droits d’une partie pour un prix d�passant manifestement les seules d�penses relatives � l’enregistrement et le maintien dudit nom de domaine, tout en cachant � cette partie avoir enregistr� pendant les n�gociations un autre nom de domaine pratiquement identique, pour tenter de le lui vendre une fois la transaction compl�t�e, constitue en soi une utilisation de mauvaise foi caract�ristique d’un nom de domaine au sens du paragraphe 4.b lit. i) des Principes directeurs. Il s’agit l� d’une activit� de cyber-squatting typique, contre laquelle les Principes directeurs ont �t� adopt�s.
Le fait que le D�fendeur n’ait pas constitu� de site concurrent des activit�s de la Requ�rante, par exemple afin de d�tourner des consommateurs � des fins lucratives en cr�ant une confusion est, dans le cadre du paragraphe 4.b) lit. i), sans pertinence. Il en va de m�me du fait que le D�fendeur n’ait pas mis publiquement en vente le nom de domaine litigieux. A ce sujet, il convient de relever que le D�fendeur avait dans le cadre des n�gociations ayant abouti au transfert du nom de domaine , menac� la Requ�rante d’un transfert � des tiers, voire � des concurrents pour augmenter le prix de transfert du nom de domaine. Il ne saurait �tre question de bonne foi du D�fendeur dans de telles circonstances.
La Requ�rante a donc �tabli � satisfaction de droit la mauvaise foi du D�fendeur sur le nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes 4.a), 4.b) lit. i) et 4.i) des Principes directeurs et 15 des r�gles, la Commission ordonne le transfert du nom de domaine � la Requ�rante.
Pierre Olivier Kobel
Expert Unique
Le 28 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy