Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
F�brica de Brochas Perfect, S.A. de C.V. v. Dagoberto Ugarte
Caso No. D2008-0622
1. Las Partes
El Demandante es F�brica de Brochas Perfect, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de M�xico, M�xico, representado por Arochi, Marroqu�n & Lindner, S.C., Distrito Federal, M�xico.
El Demandado es Dagoberto Ugarte, con domicilio en Monterrey, Nuevo Le�n, Mexico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene por objeto el nombre de dominio
El Registrador del nombre de dominio en cita es R.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envi� a R v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El 24 de abril de 2008, el Registrador remiti� al Centro por igual v�a su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez la informaci�n relativa a los contactos administrativo y t�cnico. En respuesta a una prevenci�n del Centro en el sentido de que la Demanda no fue redactada en ingl�s, que es el idioma del contrato registro del nombre de dominio en cuesti�n, el Demandante present� una promoci�n con fecha 2 de mayo de 2008 solicitando al Grupo Administrativo de Expertos por designarse, que el idioma del procedimiento fuera el espa�ol. Con la petici�n de m�rito, el Centro verific� que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En consecuencia y de conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro emplaz� formalmente al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando comienzo el procedimiento el 7 de mayo de 2008. En observancia al p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 27 de mayo de 2008. El Demandado no contest� la Demanda. Por consiguiente, el Centro acus� la rebeld�a correspondiente el 29 de mayo de 2008.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Panel Administrativo el d�a 5 de junio de 2008, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispone el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por lo que toca al idioma del procedimiento, el p�rrafo 11(a) del Reglamento confiere la facultad discrecional al Panel para determinar un idioma distinto al del acuerdo de registro cuando las circunstancias particulares del caso as� lo justifiquen. En atenci�n a que las partes se encuentran domiciliadas en M�xico, a que el Demandante intercambi� correspondencia en espa�ol con el registrante original del nombre de dominio en disputa, a que las probanzas ofrecidas por el Demandante se encuentran redactadas en dicho idioma y ante la falta de oposici�n del Demandado a la petici�n fundada del Demandante, se determina que el idioma del presente procedimiento administrativo sea el espa�ol.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una compa��a mexicana que se dedica desde hace m�s de sesenta a�os a la fabricaci�n y venta de brochas, cepillos, pinceles, rodillos, cardas y dem�s implementos para pintura tanto de tipo dom�stico como industrial.
Para distinguir sus productos en el mercado, el Demandante tiene registrada la marca G.R. PERFEC y Dise�o ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1999 en la clase 16 internacional con relaci�n a materiales para pintores, en particular brochas, pinceles y rodillos, mismos que publicita mediante su sitio de Internet bajo el nombre de dominio .
El nombre de dominio en conflicto fue registrado el 10 de julio de 2004 por MJ Holdings Mauricio Schwartz, quien a su vez aparentemente lo cedi� o puso a nombre del Demandado el 4 de enero de 2008. El Portal adscrito al nombre de dominio en cuesti�n se ha venido utilizando para mostrar muy diversas categor�as de informaci�n, desde viajes hasta computadoras port�tiles pasando por descargas de m�sica o b�squeda de pareja, a cuyos sitios de Internet refiere.
Al percatarse del registro de y considerarlo una usurpaci�n a su dominio .MX, el Demandante se puso en contacto por correo electr�nico con el se�or Mauricio Schwartz, a quien conoc�a por tratarse de su competidor ByP (Brochas y Productos), para inconformarse de una medida que calific� de poco �tica y contraria al acuerdo de las partes de dar por concluidos los litigios ante el IMPI que hab�an sostenido tiempo atr�s, por lo que le solicit� la devoluci�n voluntaria del nombre de dominio en litigio.
M�s de dos meses despu�s de intercambiar mensajes v�a electr�nica con el Demandante sobre el particular, el se�or Mauricio Schwartz manifest� que hab�a “soltado el site” a otra persona, ante lo cual la Demandante inici� el procedimiento administrativo en contra del Demandado, que a partir de ese momento ha venido figurando como registrante del nombre de dominio en controversia.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es similar a la marca registrada G.R. PERFEC y dise�o, de la que es titular la Demandante;
(ii) El signo distintivo de las brochas “Perfect” no solo es una marca registrada del Demandante sino una marca que ha estado presente en el mercado mexicano desde 1972, esto es 32 a�os antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en controversia;
(iii) El Demandado no le ha dado ning�n uso leg�timo al nombre de dominio que detenta desde principios de 2008, como puede apreciarse del Portal respectivo donde aparecen varios enlaces publicitarios que no guardan relaci�n l�gica alguna entre el nombre de dominio utilizado en forma caprichosa y el contenido de dicho sitio Web;
(iv) De una b�squeda extensiva en Internet se desprende que el Demandado no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio ;
(v) El registrante original MJ Holdings Mauricio Schwartz no obstante haberse comprometido a devolver el nombre de dominio en controversia a la Demandante, lo cedi� de mala fe al Demandado, quien a su vez carece de derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el nombre de dominio .
B. Demandado
El Demandado no contest� la Demanda, dejando as� de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Preliminar
Los precedentes aplicables a la luz de la Pol�tica han se�alado reiteradamente que la falta de contestaci�n a una Demanda no se traduce autom�ticamente en una resoluci�n favorable al Demandante, quien de cualquier forma debe acreditar las tres hip�tesis normativas del p�rrafo 4 (a) con elementos de prueba id�neos que sustenten sus afirmaciones (ver p�rrafo 4.6 del Reporte de la OMPI en ingl�s intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si el nombre de dominio en cuesti�n por s� mismo se confunde lo suficiente con una marca de productos o servicios del Demandante para justificar una acci�n bajo la Pol�tica. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia,Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que el estudio del elemento de confusi�n bajo la Pol�tica se reduce a una comparaci�n entre el nombre de dominio y la marca por s� solos, con independencia de factores de uso y comercializaci�n usualmente considerados en casos de infracci�n de marca y competencia desleal).
El Demandante funda su Demanda en la marca mixta compuesta por la denominaci�n G.R. PERFEC y el dise�o de una brocha para pintar, as� como en una marca innominada cuyo objeto de protecci�n lo constituyen dos rect�ngulos dispuestos uno sobre otro con una separaci�n en medio.
Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente an�lisis de confusi�n se centrar� exclusivamente en la denominaci�n que forma parte de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation,Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusi�n componentes gr�ficos de la marca como un triangulo y la tipograf�a particular de una letra, en atenci�n a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).
Ahora bien, de una confrontaci�n entre la expresi�n “brochasperfect” que conforma la porci�n relevante del nombre de dominio en conflicto y la marca G.R. PERFEC, no se advierte una similitud manifiesta por cuanto a la impresi�n general de los signos en pugna, que sea susceptible de propiciar su confundibilidad. Esto debido a que la combinaci�n de los signos G.R. y PERFEC que componen la marca del Demandante, dista mucho de la uni�n de palabras constitutiva del nombre de dominio en estudio.
A mayor abundamiento se destaca que la inexacta correspondencia de un solo elemento aislado con tan poca capacidad distintiva como lo es PERFEC, constituye un factor demasiado tenue para motivar una determinaci�n de similitud en grado de confusi�n al amparo de la Pol�tica.
La carencia de registro marcario en clase 16 respecto de la frase BROCHAS PERFECT, debido presumiblemente a la existencia de un impedimento legal para reservar en exclusiva una locuci�n gen�rica y descriptiva de los productos que comercializa el Demandante, confirma que este �ltimo no tiene acci�n ni derecho conforme a la Pol�tica para solicitar la transferencia a su favor de una designaci�n que no puede servirle legalmente de marca y que nunca ha usado como tal en el comercio sino �nicamente como parte de su denominaci�n social y como nombre de dominio.
Atento a estas consideraciones se determina que el Demandante no acredit� el requisito sine qua non previsto en el inciso (i) del p�rrafo 4 (a) de la Pol�tica.
En vista de la conclusi�n que antecede y del car�cter acumulativo de los otros supuestos de la Pol�tica bajo el p�rrafo 4 (a), deviene intrascendente entrar al fondo de las alegaciones del Demandante por lo que hace a la falta de derechos leg�timos y la mala fe del Demandado.
7. Decisi�n
Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Experto resuelve desestimar la Demanda.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista �nico
Fecha: 19 de junio de 2008
Full & Egal Universal Law Academy