Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja de Ahorros de la Rioja (Caja Rioja) v. Juan Carlos Angel/Caja Rioja
Caso No. D2008-0783
1. Las Partes
La Demandante es Caja de Ahorros de la Rioja (Caja Rioja) con domicilio Logro�o, Espa�a, representada por Jorge Campanillas Ciaurriz, Espa�a.
El Demandado es Juan Carlos Angel/Caja Rioja con domicilio en Pereira, Risaralda, Colombia, representado por Jorge Eduardo Angel Escalante, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es GoD, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 19 de mayo de 2008. El 20 de mayo de 2008 el Centro envi� a GoD, Inc. v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en disputa. El 20 de mayo de 2008 GoD, Inc. envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Juan Carlos Angel es la persona que figura como registrante del nombre de dominio , proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. Asimismo, inform� que los nombres de dominio , , , y se encuentran registrados a nombre de Caja Rioja. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante present� una modificaci�n a la Demanda el 16 de junio de 2008. El Centro verific� que la Demanda junto con la modificaci�n a la Demanda cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2008. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 7 de julio de 2008. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2008.
El Centro nombr� a Miguel B. O’Farrell como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 21 de julio de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Previo a entrar en el an�lisis del presente caso, el Experto quisiera referirse al Demandado en este procedimiento. Al presentar su Demanda, la Demandante sostuvo que el Demandado era el Sr. Juan Carlos �ngel. El 20 de mayo de 2008, el Registrador GoD Inc. puso en conocimiento del Centro que el nombre de dominio se encontraba efectivamente registrado a nombre del del Sr. Angel, mientras que los dem�s nombres de dominio en disputa , , y , se encontraban registrados a nombre de Caja Rioja. Por ello, el 12 de junio de 2008 el Centro notific� a la Demandante que su Demanda era administrativamente deficiente y que deb�a en consecuencia identificar y explicar la relaci�n existente entre las personas identificados por el Registrador como registrantes de los nombres de dominio en disputa. El 16 de junio de 2008 la Demandante present� una modificaci�n a la Demanda y sostuvo que se trataba de una misma y �nica persona, circunstancia que quedaba probada con los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n, suministrados por el Registrador. Al presentar su Contestaci�n de Demanda, el Demandado reconoci� ser el titular de todos los nombres de dominio en disputa. Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que el Demandado ha sido debidamente identificado por la Demandante.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular desde el a�o 1988 de varios registros espa�oles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81 y No. 1.282.362/64.
La marca CAJARIOJA es altamente reconocida en el sector financiero y bancario espa�ol.
El Demandado registr� los nombres , , , y , los d�as 21 de noviembre de 2005, 3 de agosto de 2005, 31 de julio de 2005, y 3 de agosto de 2005, respectivamente.
El Demandado desarrolla su actividad comercial en Colombia, Espa�a, y el resto del mundo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que:
La Demandante es titular de registros espa�oles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81, No. 1.282.362/64, y No. 2.567.007. Asimismo, es titular de registros que incluyen el t�rmino “cajarioja” en sus conjuntos.
La marca CAJARIOJA Reg. No.1.282.362 fue concedida en el a�o 1988 y desde entonces se ha realizado un uso efectivo de la misma.
Existe una total identidad entre la marca CAJARIOJA y los nombres de dominio en disputa.
La Demandante es titular de los nombres de dominio y .
Debido a su intenso uso, la marca CAJARIOJA ha alcanzado un considerable grado de notoriedad en el �mbito espec�fico en el que desarrolla su actividad la Demandante en el territorio espa�ol, por lo que el consumidor medio asociar� a cualquier nombre de dominio que la contenga, sin importar cual sea su terminaci�n, con los servicios ofrecidos por la Demandante.
El Demandado no tiene derechos ni intereses leg�timos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designaci�n comercial que justifique el registro de los mismos.
La Demandante no ha otorgado una licencia ni ha autorizado al Demandado a utilizar su marca CAJARIOJA.
El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca de la Demandante.
Los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intenci�n de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.
El Demandado ten�a conocimiento de que la marca CAJARIOJA pertenece a la Demandante con anterioridad a registrar los nombres de dominio en disputa, lo que demuestra su mala fe al registrarlos.
La puesta en venta de los nombres de dominio a trav�s de un sitio de subastas es prueba de un uso de mala fe.
Por �ltimo, la Demandante alega que nos encontramos ante un caso de ciberocupaci�n habiendo el Demandado registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe y con el fin de aprovecharse de la buena reputaci�n de la marca de la Demandante y con el fin de obtener un lucro infringiendo sus derechos marcarios.
B. Demandado
El Demandado alega que:
Durante los a�os en los que han convivido los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante no se ha producido ning�n caso de confusi�n.
El Demandado est� inscripto ante la C�mara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como comerciante, con actividad comercial compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio CAJA RIOJA, registrado ante la mencionada C�mara el 30 de noviembre de 2005.
El Demandado tiene derechos e intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio en disputa. Tales derechos e intereses leg�timos surgen del hecho de que el Demandado tiene registrado un comercio con el nombre CAJA RIOJA para la venta de nombres de dominio, todo lo cual lo legitima para registrar y ser titular de los nombres de dominio en disputa, sin incurrir en mala fe.
El Demandado durante m�s de 3 a�os ha hecho un uso leg�timo de los nombres de dominio sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca y mucho menos empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
El Demandado y la Demandante se dedican a actividades comerciales que no se superponen.
Antes de ser notificado de la presente controversia, el Demandado no ten�a conocimiento de que la Demandante hubiese registrado la marca CAJARIOJA, y el hecho de tener el Demandado un local comercial identificado con el nombre CAJA RIOJA elimina cualquier posibilidad de concluir que ha actuado de mala fe.
El Demandado no ha registrado los nombres de dominio con el fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio.
Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados con la intenci�n de atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea.
Por �ltimo, el Demandado solicit� se declare la existencia de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa toda vez que el Demandado est� legitimado para registrar y ser titular de tales nombres de dominio.
6. Debate y conclusiones
Conforme el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica, la Demandante deber� probar los elementos siguientes:
(i) que los nombres de dominio son id�nticos o similares hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
Conforme el p�rrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolver� la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Pol�tica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusi�n
El Experto encuentra que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa , , , y y la marca CAJARIOJA, registrada por la Demandante en Espa�a.
Tal conclusi�n se mantiene inalterada ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior gen�rico “.biz”, “.info”, “,net”, y “,org” ya que como lo han reiterado un sinn�mero de expertos, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y carecer de gravitaci�n distintiva, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio a tenor de la Pol�tica.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el p�rrafo 4.a).i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses leg�timos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Pol�tica en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informaci�n que generalmente est� en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que s� posee derechos o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entender� que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el p�rrafo 4.a).ii) de la Pol�tica (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827 y Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain,Caso OMPI No. DEC2007-0001).
La Demandante ha alegado que el Demandado no tiene derechos ni intereses leg�timos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designaci�n comercial que justifique el registro de los mismos.
Por otro lado, aleg� que el Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusi�n con su marca CAJARIOJA.
Por �ltimo, aleg� que al estar los nombres de dominio en disputa a la venta, el Demandado no tiene intenci�n de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.
Por su parte, el Demandado aleg� que sus derechos e intereses leg�timos surgen de su inscripci�n ante la C�mara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, el 30 de noviembre de 2005, como comerciante con actividad comercial de compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio Caja Rioja.
El p�rrafo 4.c) de la Pol�tica establece 3 circunstancias no taxativas por medio de las cuales el Demandado puede v�lidamente probar que posee derechos e intereses leg�timos respecto de un nombre de dominio, en el supuesto de que el grupo de expertos considere que tales circunstancias se encuentren probadas teniendo en cuenta la evaluaci�n que efect�e de todas las pruebas presentadas.
Tales circunstancias son las siguientes:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha
utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables
para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en
relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido
conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de
dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca
o de empa�ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en
cuesti�n con �nimo de lucro.”
El Experto entiende que ninguna de �stas circunstancias se encuentran acreditadas, ni ninguna otra que permita afirmar que el Demandado posee derechos e intereses leg�timos.
La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intenci�n de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.
Surge de la certificaci�n notarial acompa�ada por la Demandante que los nombres de dominio en disputa se encuentran efectivamente en venta. En ese sentido, ingresando en los distintos sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio , , , y , un notario constat� que todos ellos se encontraban a la venta.
El Demandado justifica tal conducta alegando que su actividad comercial es la de la compraventa de nombres de dominio. Mientras que la compraventa de nombres de dominio no es per se una actividad ileg�tima o que se contraponga con la Pol�tica, no menos cierto es que el uso que la Demandante ha probado que el Demandado hace de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado una oferta de buena fe de productos o servicios en los t�rminos del p�rrafo 4.c).i de la Pol�tica. En rigor de verdad, el Demandado no hace oferta alguna de bienes o servicios a trav�s de los sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio en disputa.
Si el Demandado hubiera efectivamente desarrollado una actividad comercial de buena fe en torno al nombre Caja Rioja y a los nombres de dominio , , , y , nada le hubiera resultado m�s f�cil que probar tal circunstancia.
Por otro lado, no existen pruebas de que el Demandado haya sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
El Experto considera que el hecho de que el Demandado se haya inscrito ante la C�mara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como propietario del comercio Caja Rioja, no prueba una efectiva actividad comercial o reconocimiento en torno a dicho nombre, y en consecuencia, que el Demandado sea conocido por el nombre Caja Rioja.
Por �ltimo, y de acuerdo con los documentos acompa�ados por las partes, el Experto considera que el uso de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Pol�tica p�rrafo 4.c).iii).
En efecto, y tal como se analizar� m�s adelante, el Experto se encuentra persuadido de que el Demandado conoc�a la marca de la Demandante al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que su intenci�n ha sido la de aprovechar el reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA a fin de desviar, con animo de lucro, a los consumidores de manera equ�voca.
Sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes, el Experto entiende que el Demandado no ha probado tener derechos e intereses leg�timos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Pol�tica p�rrafo 4.a).ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer y �ltimo requisito que la Demandante debe probar es que el Demandado ha registrado y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.
El p�rrafo 4.a)iii) establece que, entre otras circunstancias, las siguientes constituir�n la prueba del registro y utilizaci�n de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa �ndole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de su sitio en l�nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en l�nea.”
La Demandante ha probado ser titular desde 1988 de registros espa�oles de la marca CAJARIOJA, registrados con anterioridad a que el Demandado registrara los nombres de dominio , , , y .
Asimismo, la Demandante ha probado ser una entidad de reconocido prestigio en el sector financiero y bancario espa�ol, lo que en opini�n del Experto no se limita al territorio de la Comunidad Aut�noma de la Rioja como alega el Demandado, sino que se extiende cuanto menos al resto del territorio espa�ol. Prueba de tal circunstancia lo constituyen los resultados que arrojan los conocidos buscadores G y Y cuando se ingresa el t�rmino “cajarioja” en sus respectivos motores de b�squeda.
Por otro lado, el Demandado al contestar la Demanda ha alegado desarrollar su actividad econ�mica en Colombia, Espa�a, y el resto del mundo.
Dado el prestigio y reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA en Espa�a y que el Demandado ha reconocido desarrollar su actividad econ�mica en dicho pa�s, el Experto encuentra que el Demandado conoc�a o deb�a conocer la marca CAJARIOJA al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que entiende que la Demandante ha probado que tales nombres de dominio han sido registrados de mala fe.
Por otro lado, la Demandante ha probado que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, por lo que el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe de los nombres de dominio , , , y .
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y �ltimo elemento requerido en el p�rrafo 4.a).iii) de la Pol�tica.
D. Secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa
El Demandado aleg� que la presentaci�n de la demanda constituye un intento de secuestro inverso de los nombres de dominio (“reverse domain name hijacking” seg�n su nombre en idioma ingl�s), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el p�rrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems,Caso OMPI No. D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation,Caso OMPI No. D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Designs, Inc./Craig Dinan,Caso OMPI No. D2003-0583; Consejo de Promoci�n Tur�stica de M�xico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc,Caso OMPI No. D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing,Caso OMPI No. D2005-0309; y Trailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises,Caso OMPI No. D2006-0875).
Teniendo en cuenta las circunstancias analizadas a lo largo de la Decisi�n, el Experto considera que la actuaci�n de la Demandante ha sido de buena fe, sin �nimo de obstaculizar las actividades del Demandado. De este modo, el Experto considera que la solicitud de declaraci�n de existencia de secuestro a la inversa formulado por el Demandado, debe ser rechazada.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los p�rrafos 4.i) de la Pol�tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , , y sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto �nico
Fecha: 4 de agosto de 2008
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