Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias v. Arturo Rodr�guez Arias
Caso No. D2008-0826
1. Las Partes
La Demandante es Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias representada por UBILIBET, Espa�a.
La Demandada es Arturo Rodr�guez Arias, con domicilio en Asturias, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 28 de mayo de 2008. El 29 de mayo de 2008 el Centro envi� a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 5 de junio de 2008 Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com envi� al Centro, via correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2008. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 26 de junio de 2008. El Escrito de Contestaci�n a la Demanda fu� presentado ante el Centro el 13 de junio de 2008.
El Centro nombr� a Manuel Moreno-Torres como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 8 de julio de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
La Demandante solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en espa�ol, al ser ambas partes del procedimiento de nacionalidad espa�ola.
El Demandado, por su parte, solicita se sustancie en bable y alternativamente en Mirand�s (dialecto del asturiano hablado por las gentes de Miranda de Douro) y en castellano.
Este Experto, haciendo uso de las facultades que se le reconocen en el art�culo 11 del Reglamento y, teniendo en cuenta lo peticionado por las partes acuerda que la presente decisi�n sea en espa�ol, como idioma que conocen ambas partes.
5. Antecedentes de Hecho
El Demandante es el Ente Publico de Comunicaci�n del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES ( Expediente ante la OEPM M2660282) y ASTURIAS (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 seg�n certificado aportado por el propio Demandante.
Igualmente el Demandante aporta t�tulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros �rganos de la Administraci�n P�blica Asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico ASTURIAS PARAISO NATURAL
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EXPORTA
- Marca espa�ola denominativa ASTURIASEMPRENDE
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico INFOASTURIAS
- Marca espa�ola denominativa con gr�fico ASTURIAS+
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico SABOREANDO ASTURIAS
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EN LA RED
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS EXTERIOR
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS AHORA
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS PARA�SO DIGITAL
- Marca espa�ola denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico RECREA ASTURIAS
- Marca comunitaria denominativa con gr�fico ASTURIAS TESORO CULTURAL”.
Asimismo, la Demandante, directamente o a trav�s de �rganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de m�s de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaci�n “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio , , , , , , , , o .
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que como titular de las marcas “asturies” (Asturias en asturiano o bable) y “asturias” puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusi�n que ello crea.
Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como “asturias +”, que incluyen el top�nimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, para�so digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o para�so natural”, siendo estos t�rminos no exclusivos de car�cter gen�rico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominaci�n “Asturias”.
Por lo dem�s, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de m�s de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominaci�n “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).
El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusi�n a los usuarios o internautas.
Asimismo, considera que carece de intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o inter�s leg�timo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior.
Por lo dem�s entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado adem�s de carecer de derechos o intereses leg�timos en el momento en que procedi� a registrar el nombre de dominio.
Igualmente alega que el nombre de dominio se encuentra inactivo por lo que es mas que evidente que el Demandado cuando lo registr� era consciente de que con ello se estaba apropiando de un signo distintivo ajeno.
Considera probada la notoriedad y renombre de la denominaci�n “Asturies” para identificar la regi�n de Asturies o a los entes p�blicos vinculados a ella, as� como la amplia difusi�n de las marcas con la denominaci�n “Asturies”. Adem�s, dado que el registrante tiene su domicilio en Asturies, es imposible que desconociera la existencia del Gobierno de Asturies o el Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias en el momento del registro del nombre de dominio .
Aboga adem�s por la aplicaci�n del art�culo 34 de la Ley de Marcas para impedir el uso de la marca de su propiedad.
Finalmente, en cuanto al uso del nombre de dominio, considera que habida cuenta de que el nombre de dominio se encuentra inactivo desde hace siete a�os, no cabe alegar buen uso.
En conclusi�n, manifiesta el Demandante que la denominaci�n “asturies” es inherentemente distintiva de la regi�n sobre la que la Demandante ejerce su potestad p�blica y adem�s coincide con sus marcas. El registro de este nombre en circunstancias donde no tiene ning�n otro sentido per se que no sea el de identificar a la regi�n de Asturies o los entes p�blicos vinculados a la misma, donde el Demandado no es conocido bajo esa denominaci�n y cuando no se est� usando de buena fe, confirma que durante el registro y uso del nombre de dominio, el Demandado era consciente de la reputaci�n de la denominaci�n “asturies” y de los derechos leg�timos del Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias sobre tal nombre.
B. Demandado
El Demandado se opone en su escrito a la Demanda en base a las siguientes alegaciones:
- Que el registro del nombre de dominio se efectu� el 14 de septiembre de 2001.
- Ser asturiano hablante y militante del movimiento democr�tico por la defensa y oficializaci�n de la lengua asturiana.
- El Principado de Asturias no reconoce el bable por lo que a�n se refuerza su derecho a registrar un top�nimo.
- Carecer el Demandado de �nimo de lucro y tener el Demandante, como organismo que gestiona la televisi�n y la radio asturiana de un evidente �nimo de lucro.
- La falta de contenido se debe a la falta de dinero y tiempo y no a carecer de un proyecto claro.
7. Debate y conclusiones
El P�rrafo 15 (a) del Reglamento establece que el Experto resolver� la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Pol�tica y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad espa�ola ser� de aplicaci�n las leyes espa�olas y comunitarias en materia de propiedad industrial,Caso OMPI No. D2007-0448, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compa��as mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Ahora bien, tal y como establece la Pol�tica, el primero de los elementos que debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son id�nticos o confusamente similares a las marcas de las que aqu�lla es titular.
Pues bien, en relaci�n al primer grupo de marcas, la comparaci�n del nombre de dominio con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total y, en relaci�n a la marca ASTURIAS que es confusamente similar. El hecho de que el registro del nombre de dominio en disputa se haya realizado siete a�os antes del registro de las marcas del demandante no deben tener influencia al analizar este primer elemento de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems,Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov,Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen,Caso OMPI No. D2003-0544; o MADRID 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites,Caso OMPI No. D2003-0598).
Por lo que se refiere al segundo grupo de marcas, es decir, el numeros�simo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de �l dependientes, en los que apoya su pretensi�n y, cuya caracter�stica principal consiste en que el t�rmino geogr�fico “asturias” compone un elemento denominativo m�s de las marcas, entendemos que la inclusi�n de dicho t�rmino, en el conjunto de la denominaci�n de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento autom�tico y de forma independiente del t�rmino “asturias” como marca registrada.
En definitiva, este experto considera que el Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del art�culo 4 a.i) de la Pol�tica, por ser id�ntico o confusamente similar el nombre de dominio a las marcas “ASTURIES y ASTURIAS de su titularidad.
B. Derechos o intereses leg�timos
De la prueba aportada a este procedimiento, as� como de las manifestaciones realizadas por las partes, debemos concluir que la utilizaci�n del nombre de dominio en disputa por el Demandado no encaja en ninguno de los supuestos que recoge el art�culo 4 c) de la Pol�tica para que pueda considerarse que el Demandado ostenta un derecho o un inter�s leg�timo. Es decir:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, a�n cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas de la Demandante con �nimo de lucro.
Lo cierto es que en numerosas resoluciones del Centro han reconocido derechos o intereses leg�timos de aquellos Demandados cuando se hab�a registrado una denominaci�n geogr�fica como nombre de dominio; por ejemplo, las decisiones en Empresa Municipal Promoci�n Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation,Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promoci�n Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited,Caso OMPI No. D2003-0525: Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI No. D2007-1382 ; Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A., Caso OMPI No. D2007-1233 y Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias v. Xos� Sbardu/Xos� Ram�n �lvarez, Caso OMPI No. D2008-0673).
En este caso, el nombre de dominio no se ha utilizado en siete a�os, y el Demandado invoca su condici�n de defensor de la lengua bable. Sin embargo, en consideraci�n que el nombre de dominio no fue registrado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluaci�n del segundo requisito de la Pol�tica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para evaluar si el registro del nombre de dominio fue realizado de mala fe hay que partir de las siguientes circunstancias determinantes: 1) el registro del nombre de dominio se produjo en septiembre de 2001, fecha en la que la Demandante no hab�a registrado las marcas “asturies” y “asturias” sino cinco a�os despu�s. 2) la Demandante no ha demostrado tener un derecho marcario exclusivo como marca notoria sobre los t�rminos “asturies” o “asturias” que permita la aplicaci�n del art�culo 34 de la Ley de Marcas y, 3) los t�rminos de este procedimiento coinciden bien con la denominaci�n generalmente reconocible de la Administraci�n P�blica asturiana bien con un top�nimo antes que con una marca.
Por tanto, y a la vista de los elementos de prueba aportados a este procedimiento, este Experto considera que no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registr� el nombre de dominio lo hiciera con intenci�n de infringir derechos de marcarios, pues no exist�an los mismos, sino que lo efectuara por constituir un top�nimo, lo que impide que pueda calificarse el registro como de mala fe.
El hecho de que la Demandante forme parte de la Administraci�n p�blica asturiana, y que por extensi�n se le pudiera reconocer el derecho a utilizar la denominaci�n oficial del Gobierno de Asturias, o la denominaci�n por la que generalmente es reconocible dicha Administraci�n, no supone, per se, el reconocimiento de un derecho marcario. En este sentido, Ente P�blico de Comunicaci�n del Principado de Asturias v. Alberto Tascon Ruiz,Caso OMPI No. DES2008-0015.
As� pues, no se considera probada la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio, y por ello no queda cumplido el requisito de la mala fe en el registro establecido por el art�culo 4 a.(iii) de la Pol�tica. Consecuentemente, no es necesario entrar en el an�lisis del uso del nombre de dominio.
8. Decisi�n
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Manuel Moreno-Torres
Experto �nico
Fecha: 22 de julio de 2008
Full & Egal Universal Law Academy