Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Mediastay contre Martin Amiel
Litige n° D2008-0928
1. Les parties
Le requérant est Mediastay, Levallois-Perret, France, représenté par TSC Law Firm - Teissonnière Sardain Chevé AARPI, France.
Le défendeur est Martin Amiel, Jérusalem, Israël, représenté par lui même.
2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Online SAS.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Mediastay auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 juin 2008.
En date du 19 juin 2008, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L'unité d'enregistrement a confirmé l'ensemble des données du litige en date du 23 juin 2008.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 25 juin 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2008. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 15 juillet 2008.
En date du 29 juillet 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Richard Hill. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
4. Les faits
Le requérant est le détenteur de la marque KINGOLOTO, enregistrée en 2006.
Le requérant utilise sa marque pour identifier des services de jeux en ligne.
Le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2008.
Le défendeur n'a pas d'autorisation de la part du requérant concernant l'utilisation de la marque du requérant.
Le nom de domaine litigieux est dirigé par le défendeur vers un site web qui contient des liens publicitaires vers d'autres sites web qui offrent des services de jeux en ligne, dont certains pourraient faire concurrence aux services fournis par le requérant.
Le défendeur obtient des paiements pour ces liens publicitaires.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La présente plainte est fondée sur la marque française KINGOLOTO de la requérante enregistré sous le numéro n° 06 3 414 600, le 7 mars 2006, en classes 35, 38, 41 et 42. Cette marque est utilisée par la requérante pour ses activités de loterie gratuite en ligne.
La reprise du terme “kingo” dans le nom de domaine litigieux prête manifestement à confusion avec la marque précitée de la requérante dans la mesure où le terme “kingo” est le terme prédominant et principal du nom de domaine litigieux. En effet, le terme “kingo” est l'élément d'attaque de la marque KINGOLOTO.
En effet, “kingo” constitue un terme particulièrement distinctif pour identifier le jeu de loterie proposé par la requérante, ce qu'a expressément reconnu l'INPI dans une décision rendue le 14 février 2007 confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 30 janvier 2008: “(…) la séquence KINGO (…) étant particulièrement sonore, inhabituelle, et propre à retenir l'attention du consommateur”. Ce terme constitue l'élément à partir duquel les services proposés au public sont déclinés: les gagnants aux jeux obtiennent des KINGOPOINTS, peuvent jouer au KINGOMAGO.
De surcroît, le nom de domaine litigieux associe le terme “kingo” au terme générique “casino”. Cette association d'un élément fortement distinctif (“kingo”) et d'un élément générique (“casino”) n'altère pas la prédominance du terme “kingo”.
L'enregistrement du nom de domaine litigieux tend donc à faire penser aux internautes qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison du terme “kingo” et créée un risque d'association avec les activités de “kingoloto” dès lors que le site litigieux renvoie également à l'univers du jeu et que la requérante est de surcroît titulaire des noms de domaine , et .
En conséquence, la confusion avec la marque de la requérante est évidente. Le nom de domaine litigieux n'a été enregistré et n'est utilisé que dans le seul but de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque et les adresses web de la requérante, résultant de la très grande similarité entre les signes, notamment de l'élément d'accroche.
Le défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La requérante n'a aucun lien contractuel avec le défendeur. La requérante n'a jamais accordé de droit d'usage ou de licence de sa marque KINGOLOTO ou de ses noms de domaine éponymes.
D'autre part, le défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux aux fins de promouvoir un quelconque service “Kingo Casino”. En réalité, le nom de domaine n'est utilisé que dans le seul but d'attirer les internautes souhaitant se diriger vers le site du requérant en vue de les rediriger vers des sites de loteries payantes en ligne, interdites en France.
Ainsi qu'en attestent les statistiques Nielsen/Netratings, le site de loterie est l'un des sites de loteries les plus connus en France. En enregistrant le nom de domaine litigieux le 18 mars 2008, le défendeur avait nécessairement à l'esprit la marque KINGOLOTO ainsi que le nom de domaine de la requérante. Cet acte doit s'analyser comme une pratique parasitaire.
En effet, le seul objectif du site du défendeur est de capter le trafic des internautes du site , afin de les diriger à leur insu vers des sites qu'ils n'auraient pas visités sans la confusion générée par le défendeur par l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
Cette confusion est en outre entretenue par l'utilisation de la marque KINGOLOTO sur le site du défendeur. Ainsi, le site indique en tête de sa page d'accueil: “Informations sur kingocasino, kingoloto c'est le leader de la loterie gratuite en ligne”.
Au-delà de l'utilisation non autorisée de sa marque, la requérante a constaté que le site « www. » n'avait pas hésité à s'approprier son image et le nom de sa société, pratique traditionnellement condamnée par les décisions UDRP. Ainsi, la présentation de la loterie “kingoloto” faite sur le site même « www. » est reprise in extenso sur la page d'accueil du site du défendeur.
Cette utilisation du nom de domaine litigieux caractérise incontestablement une exploitation commerciale déloyale visant à détourner les internautes du site web de la requérante.
Ces actes constituent donc des actes de détournement de clientèle manifestes réalisés à des fins lucratives. Ce détournement est d'autant plus préjudiciable que la confusion provoquée par l'exploitation du nom de domaine litigieux, l'utilisation de la marque et de son image sur le site du défendeur, sont susceptibles de laisser penser aux internautes qu'ils se trouvent sur le véritable site de loterie KINGOLOTO. L'enregistrement du nom de domaine litigieux entraîne nécessairement une perturbation des activités commerciales de la requérante.
En outre, les sites vers lesquels sont redirigés les internautes sont exclusivement des sites de loteries payantes interdites en France. Dès lors, il existe un véritable risque d'assimilation de l'image de marque KINGOLOTO à des activités prohibées qui porte atteinte à cette dernière.
Enfin, l'enregistrement de coordonnées fantaisistes par le titulaire du nom de domaine litigieux caractérise la volonté du défendeur de camoufler ses activités et prouve par conséquent sa particulière mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le mot “kingo” n'a pas de caractère particulièrement original ou sortant de l'ordinaire.
Le nom “kingoloto” est constitué de quatre syllabes distinctes, alors que celui du nom de domaine litigieux est composé de cinq syllabes distinctes, de plus il y a un tiret au sein du nom de domaine litigieux.
Le défendeur soumet qu'il n'a nullement l'intention de faire du tort au requérant puisque les activités de loterie et de casino sont complètement différentes et indépendantes. Le défendeur n'a aucune intention de se lancer dans l'activité de la loterie.
Le risque de confusion de la part du public sera inexistant puisque il n'y aura pas de reproduction de signe, ni d'imitation, et en plus les activités des entreprises protagonistes ne sont ni identiques ni voisines.
Le nom de domaine litigieux a été acheté en toute légalité et en toute bonne foi dans l'objectif de créer un site de casino en ligne lorsque la législation française le permettra.
Les joueurs de loto et les joueurs de casino ont des profils complètement différents. La loterie relève du domaine uniquement du tirage au sort alors que le casino demande un investissement et une réflexion de la part des joueurs.
Le requérant ne peut pas prétendre à monopoliser tout ce qui touche au terme “kingo”.
Le requérant prétend que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux avec des coordonnées “fantaisistes” et que cela caractériserait sa volonté de camoufler ses activités et prouverait sa mauvaise foi. Ceci est de la diffamation puisque le défendeur a bien reçu la plainte par Fedex a mon domicile, et mes coordonnées téléphoniques et de courriel sont authentiques, et ce sont ces mêmes informations qu'il ait retransmises lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
Concernant l'article repris dans le blog du défendeur, c'est un article élogieux, repris dans différents blogs sur la toile comme le blog du défendeur dans le cadre d'une revue de presse classique, et le défendeur a cité la source.
Pour prouver sa bonne foi et sa volonté de garder le nom de domaine litigieux, dès réception de la plainte le défendeur a mis son blog en maintenance en attendant l'arbitrage de l'Expert.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme le dit fort bien le défendeur, le requérant ne peut pas prétendre à monopoliser tout ce qui touche au terme “kingo”. Mais il peut prétendre à interdire l'utilisation de sa marque dans des noms de domaines, si cette utilisation contrevient au Principes directeurs.
Le requérant utilise sa marque KINGOLOTO pour identifier des jeux en ligne. Comme le dit à juste titre le requérant en citant l'INPI, la partie distinctive de cette marque est la séquence KINGO, qui n'est pas un mot dans la langue française. La séquence est sonore, inhabituelle et propre à retenir l'attention du consommateur.
Contrairement à ce que prétend le défendeur, l'association de l'élément générique “casino” à l'élément fortement distinctif “kingo” n'altère pas la prédominance du terme “kingo”. Les décisions des commissions sont constantes sur ce point, voir par exemple Nokia Corporation v. N a/k/a IBCC a/k/a N,Litige OMPI No. D2000-0912.
Contrairement à ce que prétend le défendeur, il y a bel et bien une similitude prêtant à confusion entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux, au sens des Principes directeurs.
B. Droits ou légitimes intérêts
Le défendeur n'a pas d'autorisation de la part du requérant concernant l'utilisation de la marque du requérant. Le nom de domaine litigieux est dirigé par le défendeur vers un site web qui contient des liens publicitaires vers d'autres sites web qui offrent des services de jeux en ligne, dont certains pourraient faire concurrence aux services fournis par le requérant.
Le défendeur soutient qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux dans l'objectif de créer un site de casino en ligne lorsque la législation française le permettra, mais il ne présente aucune preuve à ce sujet. Comme le défendeur réside en Israel, il n'est pas clair qu'il obtiendrait une licence française pour l'exploitation d'un casino en ligne, même si un jour la législation française le permettrait. Donc la commission ne trouve pas crédible cet argument du défendeur.
La commission retient que le défendeur attire vers son propre site web des internautes qui cherchent les services du requérant, et ceci pour en obtenir un gain financier. La commission retient qu'un tel usage du nom de domaine litigieux ne constitue pas une offre de service en bonne foi conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, ni un usage commercial légitime conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs. Voir The Royal Bank of Scot. Group v. Demand Domains, FA 714952; et Persohn v. Lim, FA 874447. La commission constate que non plus le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs est applicable dans les circonstances de ce cas.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le requérant prétend que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux avec des coordonnées “fantaisistes” et que cela caractériserait sa volonté de camoufler ses activités et prouverait sa mauvaise foi. Bien que les coordonnées enregistrées pour le nom de domaine litigieux paraissent effectivement bizarres, la commission peut accepter qu'il s'agisse d'une erreur de transcription lors de la saisie et que le défendeur est de bonne foi concernant ce point.
Il est clair que le défendeur connaissait la marque du requérant quand il a enregistré et commencé à utiliser le nom de domaine litigieux. En effet, le site web au nom de domaine litigieux contient un article détaillé sur le requérant et ses services.
Comme on l'a dit ci-dessus, l'explication du défendeur concernant ses motifs pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'ont pas convaincu la commission.
La commission retient que les pièces fournies par le requérant prouvent qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le requérant a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web du détenteur ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé, en contravention du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Voir Zee TV USA, Inc. v. Siddiqi, FA 721969; et The Ass'n of Junior Leagues Int'l Inc. v. This Domain Name My Be For Sale, FA 857581.
Le fait que le défendeur a mis son site web en maintenance dès réception de la plainte ne change en rien le fait qu'il a enregistré et utilisé le nom de domaine en question d'une façon que la commission retient contraire au Principes directeurs.
7. Décision
Pour toutes ces raisons, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la commission ordonne le transfert du nom de domaine au requérant.
Richard Hill
Expert Unique
Le 12 août 2008
Full & Egal Universal Law Academy