Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Paul Strid Caso No. D2008-1702 1. Las Partes
La Demandante es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con domicilio en Madrid, España representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es el señor Paul Strid, con domicilio en Pensilvania, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es DomainPeople, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2008. El 7 de noviembre de 2008 el Centro envió a DomainPeople, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Luego de dos recordatorios, el 14 de noviembre de 2008 DomainPeople, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 19 de noviembre de 2008 solicitando la enmienda de la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 20 de noviembre de 2008. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de diciembre de 2008.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado que éste sea el idioma de procedimiento, debido a que las comunicaciones intercambiadas con el Demandado se han realizado en español, y la página Web a la que redirecciona el nombre de dominio aparece en español. A su vez, teniendo en cuenta que cuando el Centro de Arbitraje y Mediación le envió a la Demandante, con fecha 14 de noviembre de 2008, una notificación solicitando justificación de por qué el idioma del procedimiento debía ser en español, el propio Demandante con fecha 19 de noviembre de 2008 envíió un correo electrónico al Centro indicando que él no tenía problema alguno en que el procedimiento fuese en español. En consecuencia, el Experto ha aceptado la solicitud de la Demandante para que el idioma del procedimiento sea el español.
Con fecha 19 de diciembre de 2008 la Demandante presentó Documentación Adicional, a la cual de acuerdo con los párrafos 10 y 12 del Reglamento, el Centro acusó debidamente recibo. 4. Antecedentes de Hecho
La Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid es un organismo público al que le corresponde la propuesta, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid en materias de Salud.
El signo SALUD MADRID se constituye como logotipo del Servicio Madrileño de la Salud dentro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dicho signo es utilizado en todos los ámbitos relacionados con la disciplina de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El Servicio Madrileño de la Salud se constituye a través de DECRETO 14/2005, de 27 de enero de 2005.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es titular de la marca registrada SALUD MADRID N° 2.794.898 en clases 3, 5, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 16 de abril de 2008
El registro del nombre de dominio se realizó en septiembre del 2003 por el Demandado. De esta página web se encargaría la hija de los fundadores de los Herbolarios Salud Madrid, Ruth Blanco Mullins Strid que está casada con Paul Strid; titular del dominio en disputa, quienes actualmente residen en Pensilvania (Estados Unidos).
El Demandado es dueño de 2 locales llamados “Herbolario Salud Madrid”, uno ubicado en el Paseo Santa María de la Cabeza, adquirido el año 1989 originalmente llamado “Almacén de Tripas”, que luego a principios del año 1990 pasó a denominarse “Herbolario Salud Madrid”, y el otro inaugurado el 2002, en Calle Jose Ortega y Gasset N°77.
Al éxito del establecimiento del Herbolario Salud Madrid en el Paseo Santa María de la Cabeza, le siguió una línea de productos con el mismo nombre del establecimiento: “Salud Madrid”.
En el año 2005 el establecimiento “Salud Madrid” cambió de nombre a “Salud Mediterráneo”.
El Demandado no es titular de marca alguna que contenga la denominación “Salud Madrid.” 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante afirma que:
- es titular de la marca SALUD MADRID,
- que la marca SALUD MADRID aparece como logo distintivo en el “Manual de Identidad Visual”,
- que la marca aparece como identificativa del Portal de Salud de la Comunidad de Madrid,
- que el Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razón social que pueda justificar la solicitud del nombre de dominio y que La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no le ha licenciado su marca y en modo alguno le ha autorizado al uso de la misma,
- que el Demandado no es conocido por el público en general por la denominación “Salud Madrid”, ya que la denominación a través de la cual da a conocer los productos que ofrece a la venta es “Salud Mediterránea.”,
- que a pesar de que el Demandado haya hecho uso de la denominación “Salud Madrid” en el pasado, no le da derecho a seguir usándola, y más teniendo en cuenta que en la actualidad SALUD MADRID es una marca notoria que identifica los servicios públicos sanitarios ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos de su región,
- que el nombre de dominio redirecciona automáticamente a la página web “”, en el cual se ofertan los productos y servicios del Demandado, y
- que el Demandado intencionadamente intenta atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea. En este sentido, el Demandado está atrayendo con ánimo de lucro a los usuarios de Internet, los cuales, en la búsqueda de información sobre los servicios prestados a los ciudadanos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, encuentran información sobre productos relacionados con la salud y el bienestar.
En consecuencia, el Demandante afirma que se cumplen los tres requisitos contemplados en la Política al presente caso. B. Demandado
El Demandado afirma que:
- el registro del nombre de dominio se realizó en septiembre del 2003, con anterioridad al registro de la marca SALUD MADRID,
- los Herbolarios y productos Salud Madrid llevaban existiendo alrededor de una década anterior a la fecha del registro de la marca SALUD MADRID,
- el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio adjuntando los siguientes documentos que demuestran el uso legitimo que se le ha dado a la expresión “Salud Madrid”:
(a) Artículo de la Revista: Ideas y Negocios, Junio 2.000 en el que se hace mención al Herbolario Salud Madrid
(b) Antiguo Anuncio publicado en el metro de Madrid
(c) Facturas y/o correspondencia de proveedores de la empresa. Con fechas del 2000 y 2002
(d) Facturación anuncios Google (años 2003 y 2004)
(e) Etiquetas Salud Madrid (archivos con fechas del 2004)
(f) Hoja publicitaria con el nombre “Salud Madrid”
(g) Cuenta Servicio Paypal. Creada en el 2004 con el nombre de la empresa Salud Madrid
(h) Fotos Establecimiento Salud Madrid en la C/Jose Ortega y Gasset 77. Fotos con fecha de mayo del 2004
(i) La empresa Salud Madrid aparece en las Páginas Amarillas
(j) Cómo los herbolarios Salud Madrid aparecen en la versión digital de las Páginas Amarillas,
- que de lo expuesto en los puntos anteriores se puede concluir que tanto el registro como la utilización del nombre de dominio han sido y sigue siendo de buena fe,
- que los Herbolarios Salud Madrid vienen existiendo con anterioridad a la marca registrada por la Demandante por lo que el uso del nombre “Salud Madrid” no es de mala fe. Los casos que aporta la Demandante no parten de la premisa de que el Demandado no adquirió el nombre de dominio de mala fe, ni sin conocimiento previo de lo que posteriormente la Demandante registrara con el nombre de Salud Madrid.
En consecuencia, el Demandado señala que no se cumplen los tres requisitos contemplados en la Política al presente caso. 6. Debate y conclusiones
El parágrafo 15.a) del Reglamento encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”,
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables. Los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
De los antecedentes consignados por la Demandante, se desprende que el nombre de dominio de el Demandado es idéntico al registro de marca SALUD MADRID, inscrito a nombre de la Demandante, referidos en el apartado 4(i), pues la partícula “com” carece de relevancia para la aplicación del parágrafo 4(a)(i) de la Política.
El Experto concluye que se cumple la primera exigencia contenida en el citado parágrafo 4(a)(i). B. Derechos o intereses legítimos
En este caso en particular, tomando en cuenta que hay respuesta del Demandado, se debe analizar si los argumentos aportados por él efectivamente demuestran que tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
La Política en su parágrafo 4(c) entrega una pauta de como demostrar sus derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda y a su vez da ejemplos de circunstancias que pueden considerarse que tiene derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del parágrafo 4(a)(ii).
Conforme a las pruebas aportadas por el Demandado, el nombre de dominio fue registrado el año 2003 y desde entonces se le ha dado un uso activo a dicha página web, por tanto, el Demandado ha demostrado que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ya estaba utilizando el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Es más, desde antes del registro del dominio en disputa, conforme a las pruebas aportadas por el Demandando queda demostrado que su negocio ya existía con anterioridad a la creación del nombre de dominio o del registro de una marca de la Demandante y que dicho negocio ha sido conocido corrientemente por el nombre “Salud Madrid”. Entre las pruebas que se pueden mencionar están las siguientes: un Artículo de la Revista: Ideas y Negocios, de Junio 2.000 en el que se hace mención al Herbolario Salud Madrid; facturas y correspondencia de proveedores de la empresa, con fechas del año 2000 y 2002; Imágenes de etiquetas “Salud Madrid” (archivos con fechas del 2004); Hoja publicitaria con el nombre “Salud Madrid”; Fotos del establecimiento “Salud Madrid” en la calle Jose Ortega y Gasset 77 de fecha mayo del 2004.
En virtud de lo anterior, el Panel concluye que si existe evidencia suficiente de parte del Demandado demostrando derechos e intereses legítimos respeto al nombre de dominio en disputa por tanto no se cumple la segunda exigencia contenida en el citado artículo 4(a)(ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Si bien para el cumplimiento del artículo 4(a)(i) de la Política sólo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que nació ese derecho, no sucede lo mismo en relación con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artículo 4(a)(iii) de la Política no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registró el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, éste habrá de probar que el demandado conocía el derecho que tendría el demandante sobre la marca y que se aprovechó de esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominación conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red.
Como se sostuvo en Vidisco, S.L. v. Roberto Manso Esteban, Caso OMPI No. D2001-0685 para que el panel llegue al convencimiento de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente: conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como dominio, en interés propio.
Por tanto, para establecer una conclusión respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro del nombre de dominio, es necesario examinar la situación de los derechos de la Demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el Demandado cuando registró el nombre de dominio. En este caso en particular:
a) El nombre de dominio fue registrado el año 2003;
b) La marca registrada SALUD MADRID puede entenderse que fue primeramente concebida el año 2005 y posteriormente formalizado su registro el año 2008, según las pruebas aportadas por la Demandante, y
c) El organismo que usa la marca Salud Madrid fue creado por Decreto 14/2005, de 27 de enero de 2005. Esto es, dos años posteriores al registro del dominio y varios años posteriores al uso efectivo que el Demandado le ha dado a la expresión “Salud Madrid”, según las pruebas aportadas por este último.
En virtud de lo anterior, a pesar de que ahora exista marca registrada por parte del demandante, e incluso si es posible concluir teóricamente que actualmente el Demandado pueda estar utilizando el dominio de mala fe al atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, el artículo 4(a)(iii) de la Política es muy claro al señalar que los requisitos de mala fe son copulativos, es decir, es necesaria la existencia de mala fe al momento de su registro y además que dicho registro posteriormente siga siendo usado de mala fe.
En este caso en particular, el Demandante no ha presentado evidencia alguna demostrando que el Demandado haya registrado el dominio de mala fe. No ha demostrado tampoco que el Demandado hubiese tenido conocimiento previo de la existencia de la marca, o un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como dominio, dado que en realidad en el año 2003 ni siquiera existía la entidad que actualmente utiliza la marca SALUD MADRID.
Por estas razones, el panel concluye que la Demandante no ha probado que el registro del nombre de dominio se efectuara de mala fe, como exige el artículo 4(a)(iii) de la Política, por ende, no se cumple la tercera exigencia contenida en el citado artículo 4(a)(iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 23 de enero de 2009
Full & Egal Universal Law Academy