Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In Caso No. D2008-1855 1. Las Partes
La Demandante es Glaxo Group Limited, domiciliada en Middlesex, Reino Unido (de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), internamente representada.
La Demandada es Análisis y Desarrollo de Aplicaciones In, domiciliada en Oviedo, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador es Active 24 ASA. 3. Iter Procedimental
La Demanda Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de diciembre de 2008. El 2 de diciembre de 2008 el Centro envió a Active 24 ASA vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de diciembre de 2008 Active 24 ASA envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, así como en relación a la lengua del procedimiento, la Demandada presentó una Demanda traducida al español el 11 de diciembre de 2008. En virtud del documento relativo a la lengua del procedimiento, la Demandada manifestó en fecha 15 de diciembre de 2009 que la lengua del procedimeinto fuese el español. El Centro acusó debidamente recibo. El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2009. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2009. En fecha 29 de diciembre de 2008, el Demandado envió una comunicación al Centro, solicitando información acerca de la Contestación, así como manifestando su posición con respecto al procedimiento. El Centro acusó debidamente recibo en la misma fecha. La Demandada no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de enero de 2009.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de febrero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha presentado evidencia que demuestra que es titular de diversas marcas registradas alrededor del mundo, todas vigentes, entre ellas las que se señalan a continuación.
El nombre de dominio fue registrado el 4 de marzo de 2004.
MARCA
REG. Nº
CLASE (INT'L)
FECHA
PAÍS
GLAXO
287350
5, 29
27 de octubre de 1906
Reino Unido
GLAXO
738791
1
1 de febrero de 1955
Reino Unido
GLAXO
1219982
10
1 de junio de 1984
Reino Unido
GLAXO
639919
10
7 de septiembre de 1945
Reino Unido
GLAXO
364394
1, 3, 5, 16
11 de noviembre de 1914
Reino Unido
GLAXO
738793
31
1 de febrero de 1955
Reino Unido
GLAXO
1555188
42
1 de diciembre de 1993
Reino Unido
GLAXO
738792
5
1 de febrero de 1955
Reino Unido
GLAXO
1815344
10
18 de abril de 1994
España
GLAXO
1815345
42
18 de abril de 1994
España
GLAXO
6241236
1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 44
30 de agosto de 2007
Unión Europea 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La parte Demandante argumenta: I. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
- Que los registros de marca GLAXO tienen un carácter notorio en el mundo y particularmente en España.
- Que GLAXO es una de las empresas farmacéuticas basadas en la investigación más importantes del mundo y de reconocido prestigio por producir preparados farmacéuticos y medicinales de excelente calidad.
- Que la marca GLAXO ha sido utilizada desde 1906, misma que se emplea como marca comercial en más de 175 países.
- Que la Demandante cuenta con el derecho exclusivo de utilizar la marca GLAXO en relación con productos y servicios farmacéuticos y restringir el uso de cualquier marca idéntica, o marca similar que pueda llevar a engaño por parte de personas no autorizadas en el mercado farmacéutico.
- Que la Oficina Española de Marcas y Patentes ha admitido a la marca GLAXO como una marca reconocida en España.
- Que considera que es muy similar a GLAXO y que esto puede llevar a confusión, ya que sólo se diferencian por una letra.
- Que la adición de terminaciones de dominio de nivel superior, tales como .us, .org, a una palabra que constituye una marca registrada no diferencia el nombre de dominio resultante de la marca registrada incorporada en el nombre de dominio suficientemente como para no infringir los derechos de la marca registrada que incorpora.
- Que la pequeña errata que diferencia al nombre de dominio en disputa de la marca distintiva de la Demandante es insuficiente para evitar una probable confusión entre ellas.
- Que el nombre de dominio en disputa consiste únicamente en la marca de la Demandante con un error tipográfico. II. Derechos o Intereses Legítimos
- Que el hecho que un Demandado no sea reconocido con una marca determinada, indica que el Demandado no posee derechos sobre esa marca.
- Que la Demandada no tiene ninguna relación o conexión con la Demandante, y ésta última nunca ha consentido el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
- Que la Demandada ni sus actividades comerciales son conocidos por el nombre de “Klaxo”. III. Registro y uso de mala fe
La parte Demandante argumenta:
- Que la Demandada no ha hecho uso del nombre de dominio en disputa.
- Que la Demandada no ha desarrollado un sitio Web activo en el nombre de dominio en disputa, ni ha hecho ningún otro uso del mismo.
- Que la inactividad sugiere un uso de mala fe.
- Que el carácter distintivo de la marca de la Demandante es una prueba más de que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
- Que la palabra “Glaxo” fue acuñada por la Demandante y que debido al carácter distintivo de esta palabra, es altamente improbable que la Demandante tenga ningún interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
- Que la Demandada ha registrado un nombre de dominio que se diferencia tan solo en una letra de la marca registrada de la Demandante.
- Que el intento por parte de la Demandada de intentar aprovecharse de un error tipográfico común de la marca de la Demandada se conoce como typosquatting, que es una prueba prima facie de la mala fe de la Demandada al intentar aprovecharse de la buena reputación conseguida por la Demandante gracias a su marca. B. Demandada
La Demandada no presentó un escrito formal de contestación. 6. Debate y conclusiones
Como la Demandada no presentó contestación formal alguna a los argumentos de la Demandante dentro del plazo establecido, el Experto tiene la facultad de aceptar como verdaderos los argumentos de la Demandante que considere razonables, ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009. A. Identidad o semejanza en grado de confusión
Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio , y la marca GLAXO de la cual es titular la Demandante. La única diferencia entre uno y otra es la sustitución de una letra “g”, por una letra “k”. Esta diferencia de una letra no logra otorgar suficiente distintividad en su conjunto al nombre de dominio en disputa, para diferenciarlo de la marca de la Demandante, especialmente tomando en cuenta que ambas consonantes tienen una pronunciación parecida hasta cierto punto (Ver Siemens S.A., Siemens AG v. Ignacio Escribano, Caso OMPI No. DES2006-0032; Stepstone ASA v. Kevin Forster, Caso OMPI No. DES2006-0019).
La práctica de sustituir la letra “g” por la letra “k” dentro del dominio se denomina como typosquatting y está extensivamente tipificada en los casos resueltos por el Centro. Se le ha definido como la conducta consistente en tomar ventaja de errores comunes hechos por usuarios de Internet que están buscando un sitio en particular, de un particular proveedor de bienes o servicios, para obtener un beneficio [traducción del Experto] (Expedia, Inc. v. Alvaro Collazo, WIPO Case No. D2003-0716, que cita a su vez VeriSign, Inc. v. Onlinemalls, WIPO Case No. D2000-1446);(Red Bull GmbH v. Grey Design, WIPO Case No. D2001-1035 (señalando como semejante en grado de confusión a RED BULL); Playboy Enterprises Int'l, Inc. v. SAND Web Names For Sale, WIPO Case No. D2001-0094 ( y PLAYBOY); NetWizards, Inc. v. Spectrum Enterprises, WIPO Case No. D2000-1768 (April 4, 2001) ( y NETWIZARDS); Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty, Ltd., WIPO Case No. D2000-1293 ( y BIG PONDS); ver también Marriot Internacional, Inc. v. Seocho, Caso NAF No. 0303000149187; ESPN, Inc. v. XC2, Caso OMPI No. D2005-0444 y Dow Jones & Co. v. Powerclick, Inc., Caso OMPI No. D2000-1259).
La práctica del typosquatting deviene per se en semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio emulador y la marca emulada.
La adición en el dominio del gTLD .com carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GLAXO, puesto que dicho gTLD sólo cumple una función técnica. (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
En este sentido, este Experto considera que el primer requisito de la Política ha sido cumplido. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
No existen en el expediente pruebas que demuestren que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
La Demandante ha argumentado que la marca GLAXO goza de un reconocimiento considerable en el mercado, sin que dicho argumento haya sido refutado por la Demandada. Según las decisiones de otros expertos, registrar un nombre de dominio que incorpore una marca reconocida, no le confiere ningún derecho o interés legítimo a la Demandada, sino constituye mala fe, de acuerdo al párrafo 4(c) de la Política (Ver Justerini & Brooks Limited v. "Colmenar", Caso OMPI No. D2000-1308; mutatis mutandis, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Medisite S.A. R.L. v. Intellisolve Limited, Caso OMPI No. D2000-0179 and V&S Vin & Sprit Aktiebolag v. Tyler Kownacki, Caso NAF No. 95079).
La Demandante ha presentado argumentos no controvertidos en el sentido de que no le ha otorgado permiso o autorización alguna a la Demandada para registrar el nombre de dominio en disputa. (Ver Société Air France v. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. v. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).
El expediente no contiene pruebas que demuestren que la Demandada ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. (Ver Casa Tarradellas, S.A. / D. José Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestión, S.L., Caso OMPI No. D2001-0151; Compaigne Gervais Danone. v. D, Caso OMPI No. D2008-0076).
Tampoco existen en el expediente pruebas de un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores, con ánimo de lucro.
Por lo tanto, este Experto considera que el segundo requisito de la Política ha sido cumplido. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De conformidad con el párrafo 4.a) iii) de la Política y 4.b), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iv) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
La lista de supuestos señalados en el párrafo 4.b) de la Política es enunciativa y no limitativa, supra según Telstra: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Demandado esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Demandado esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante.
Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe' no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción del Experto).
Un número considerable de Expertos nombrados de conformidad con la Política ha reconocido que los cuatro incisos del párrafo 4.b) de dicha Política (mutatis mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra, supra).
Otros Expertos han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii). (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 citando a su vez Telstra, supra; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
En el presente caso, el Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:
(i) La marca GLAXO es altamente distintiva y reconocida cumple su función de identificador de origen empresarial de los productos de la Demandante. La marca GLAXO se utiliza desde 1906.
(ii) La Demandante ha argumentado que su marca es notoriamente conocida, argumento que no ha sido refutado por la Demandada (ver , Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487;). Los argumentos no controvertidos de la Demandante señalan que ésta tiene el 6,3% del mercado mundial de productos farmacéuticos, con lo cual está en segundo lugar en el mundo. Al respecto, es importante señalar que el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida (o una variación que sea semejante en grado de confusión a dicha marca) constituye mala fe, de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política (Ver Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center, Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, Caso OMPI No. D2001-0489; Pullmantur, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012).
(iii) De conformidad con la información y las pruebas ofrecidas por la Demandante, dicha Demandante tiene una presencia sólida en España, la Unión Europea y otros países. La marca GLAXO ha sido objeto de 350 registros en 140 países del mundo.
(iv) La Demandada no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
(v) La Demandada no ha probado hacer uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
(vi) La Demandada no tiene relación alguna con la Demandante o sus marcas, y no ha presentado en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(vii) La Demandada no es conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, según la Demanda y pruebas que constan en el expediente. La existencia de registros de marca en más de cien jurisdicciones en todo el mundo, así como el uso de dicha marca durante más de un siglo, y la publicidad masiva de que ésta es objeto, hacen que el nombre de dominio en disputa esté muy cercanamente ligado a la marca GLAXO, así como a la Demandante. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).
(viii) De la Demanda y pruebas se desprende que la Demandada tiene su domicilio en España. Ello puede confirmarse en la impresión de la base de datos WhoIs obtenida por la Demandante y presentada en este procedimiento. La presencia de la marca GLAXO en España, y la existencia de un grupo sólido de registros para dicha marca en España y la Unión Europea permite concluir que el Demandado tenía conocimiento de la marca GLAXO al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.
(ix) Este Experto concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” – en ese caso la demandada registró y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon – al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) –en donde la demandada registró –.
(x) A la luz de lo anterior, resulta difícil pensar en un uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada que fuera de buena fe dentro del marco de la Política.
En este sentido, este Experto considera que el tercer requisito de la Política se ha cumplido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el párrafo 4(i) de la Política y el párrafo 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 3 de marzo de 2009
Full & Egal Universal Law Academy