Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Wiley Publishing, Inc. contre OZOOD Solutions / Boujdaa Khalid Litige n° D2009-0736 1. Les parties
Le Requérant est Wiley Publishing Inc., de Hoboken, New Jersey, États-Unis d'Amérique, représenté par le Cabinet Pontet Allano & Associés, France.
Le Défendeur est OZOOD Solutions / Boujdaa Khalid, de Le Bretonneux, France. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine (le “Nom de Domaine”).
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Wiley Publishing, Inc. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juin 2009.
En date du 4 juin 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 juin 2009, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 10 juin 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juin 2009. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 juin 2009.
En date du 9 juillet 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Sur le plan procédural, le Défendeur a prétendu dans sa réponse du 30 juin 2009 ne pas avoir reçu notification de la plainte directement du Requérant en date du 5 mai 2009, et n'avoir ainsi reçu cette dernière que de la part du Centre en date du 10 juin 2009. De ce fait, le Défendeur prétend qu'il existe un défaut apparent de la procédure et demande ainsi “l'annulation de la plainte”. La Commission administrative relève, après clarification avec le Centre, que cette prétendue absence de notification de la plainte (qui résulte vraisemblablement d'une erreur de date commise par le Requérant dans la Plainte, la date exacte étant le 5 juin et non le 5 mai 2009) est sans conséquence et n'a en tout état aucunement porté atteinte aux droits du Défendeur, qui a bénéficié des délais régulièrement impartis selon les règles applicables, la transmission de la plainte étant intervenue ultérieurement par le Centre conformément à celles-ci de sorte que ceci n'a pas affecté la validité de la procédure qui ne souffre dès lors d'aucun vice. Ainsi, le grief soulevé par le Défendeur doit être rejeté. 4. Les faits
Le Requérant est une société active dans le domaine de l'édition de livres. Elle est titulaire d'une marque française n° 93482784 déposée le 8 septembre 1993 comportant les termes “…POUR LES NULS” (“la Marque”) enregistrée pour des produits d'édition (livres, publications, brochures, revues) en classe 16 et des services d'éducation, d'enseignement et d'édition de livres en classe 41.
Elle exploite la Marque (par l'intermédiaire d'une société tierce, soit First Editions) en lien avec une collection de livres comportant dans leur titre la désignation “POUR LES NULS”, notamment pour des ouvrages visant à l'apprentissage de la langue anglaise parus sous les titres respectifs “L'anglais pour les nuls”, “L'anglais correct pour les nuls”, “Le bac anglais pour les nuls”, “La grammaire anglaise pour les nuls”, ouvrages qui ont été publiés pour les premiers dès 2003. En huit années depuis leur lancement (en 2001), plus de huit millions d'exemplaires d'ouvrage appartenant à cette collection ont été commercialisés. La série d'ouvrages de cette collection consacrée à l'apprentissage de la langue anglaise s'est pour sa part vendue à plus de 50 000 exemplaires en 2008 et à plus de 140 000 exemplaires depuis leur lancement, l'ouvrage “L'anglais pour les nuls” ayant été commercialisé dès le 9 février 2005, et celui “L'anglais correct pour les nuls” dès le 13 février 2003.
Le Requérant est en outre titulaire des noms de domaine et .
Le Nom de Domaine a été enregistré le 23 février 2007. Le site associé au Nom de Domaine se présente comme un site de personnes françaises habitant en Angleterre dont l'objectif est de fournir des conseils, un forum facilitant l'entraide, des liens pratiques destinés à faciliter la vie en Angleterre et une rubrique dédiée à la vie de famille. Le Nom de Domaine figure en très bonne position dans les résultats de recherche selon les termes “L'anglais pour les nuls” sur les moteurs de recherche.
Une proportion importante des textes figurant sur le site associé au Nom de Domaine est reprise à l'identique d'autres sites Internet. Le site associé au Nom de Domaine comporte en outre différents liens publicitaires concernant en particulier des cours d'anglais et des méthodes d'apprentissage d'anglais.
Un courrier de mise en demeure a été adressé par le conseil du Requérant au Défendeur en date du 14 avril 2009 auquel il n'a été donné aucune suite. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine inclut entièrement la Marque et qu'il est ainsi semblable à celle-ci au point de prêter à confusion avec elle, l'adjonction du terme descriptif “anglais” ne créant pas une différence suffisamment importante pour faire disparaître le risque de confusion, ce d'autant moins que la Marque est utilisée en lien avec des titres d'ouvrages comportant ce terme (p.ex. “L'anglais pour les nuls”).
Le Requérant argumente ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine, puisqu'il ne disposait au jour de l'enregistrement du Nom de Domaine d'aucun droit de quelque nature que ce soit sur les dénominations “L'anglais pour les nuls”. De plus, alors que le Défendeur utilise en apparence le Nom de Domaine en relation avec un site se présentant comme ayant pour objectif d'aider les Français désireux de s'installer au Royaume-Uni et d'apprendre la langue anglaise, il apparaît que les informations affichées sur ce site proviennent pour la plupart d'autres sites et que le site a pour fonction essentielle de comporter de nombreux liens publicitaires concernant des cours d'anglais et des méthodes d'apprentissage sur la page d'accueil du site et ainsi de rémunérer le détenteur du Nom de Domaine par le biais du trafic généré sur le site. Ceci constitue un usage qui n'est pas de bonne foi du Nom de Domaine qui suppose une intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs et Internautes en créant une confusion avec la Marque.
Le Requérant soutient enfin que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au motif que le Nom de Domaine a été enregistré en vue de rechercher une confusion des Internautes avec la Marque, qui est bien connue du public français, et de tirer parti de cette confusion, afin d'accroître le trafic sur le site correspondant, et sur les multiples liens publicitaires qu'il comprend. Or, cette confusion, et l'accroissement du trafic qui en découle, ont pour conséquence d'augmenter la rémunération que le détenteur du Nom de Domaine tire de la présence des liens commerciaux sur son site. Ils élèvent également le prix auquel le Défendeur pourra tenter de revendre l'enregistrement de ce nom de domaine au propriétaire de la Marque ou à un tiers, prix qui excédera largement le montant des frais qu'il aura déboursés en rapport direct avec le Nom de Domaine. Ainsi, le caractère mercantile de l'usage du Nom de Domaine confirme la mauvaise foi du Défendeur. B. Défendeur
Le Défendeur argumente pour sa part que le site correspondant au Nom de Domaine est un site collaboratif mis en place par des familles françaises et francophones habitant en Angleterre qui ne vise aucun but lucratif. Le choix du Nom de Domaine a été fait parce que la majorité des collaborateurs ayant créé le site étaient nuls en anglais, l'objectif étant d'encourager les Français à faire le premier pas et à ne pas avoir peur de la langue anglaise. Le Défendeur considère en outre que le Requérant ne peut pas monopoliser les termes “pour les nuls” dans toutes les zones de nommage ou toutes les phrases françaises, le Requérant n'ayant d'ailleurs pas déposé de noms de domaine “xyz-PourLesNuls” dans toutes les zones de nommage.
Le Défendeur indique en outre avoir utilisé paisiblement le Nom de Domaine jusqu'à l'introduction de la présente procédure et avoir fait usage du Nom de Domaine de bonne foi, s'agissant d'un site à usage non lucratif réalisé par des centaines de contributeurs au prix de plusieurs jours de travail (essentiellement de nuits blanches). Le Défendeur précise que la cession du Nom de Domaine au Requérant serait inacceptable dans la mesure où ce dernier profiterait du fruit du travail d'une centaine de personnes et que le Requérant aurait pu se lancer sur Internet depuis des années et faire naître sa marque à travers le web. Selon le Défendeur, le Requérant ne souhaiterait d'ailleurs pas garder le Nom de Domaine mais souhaiterait simplement le “faire taire” dès lors que le site est mieux placé dans les moteurs de recherche. De plus, le site associé au Nom de Domaine n'est pas unique en son genre dès lors que d'autre sites comportant les termes “pour les nuls” qui n'ont aucune relation avec la Marque ont été créés, p.ex. les sites , et .
Le Défendeur prétend faire un usage loyal du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la Marque, dès lors que le site ne mentionne en aucun endroit avoir une quelconque relation avec la Marque, et que l'architecture et le design du site ainsi que le logo du titre du site sont différents de ceux utilisés par le Requérant, et que le site associé au Nom de Domaine n'a en aucun cas tiré profit de l'utilisation de la Marque sous quelque forme que cela soit et n'a jamais cherché à nuire au Requérant.
Le Défendeur prétend en outre que le Requérant n'a aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine au motif qu'il n'aurait aucune stratégie Internet, que la désignation “anglais pour les nuls” n'est pas une marque déposée par le Requérant, que les autres noms de domaine “.org”, “.com”, “.eu” “.biz”, sont disponibles, que le Nom de Domaine a été choisi car les webmasters ont cherché un mot court et mémorisable et que, en application du principe premier arrivé, premier servi, le Défendeur a le droit d'utiliser ces termes français. Le Défendeur indique en outre que la notoriété de la Marque sur Internet n'est pas réelle et que le Défendeur l'ignorait, et “qu'il vient d'attaquer les sites et devant votre organisme [soit devant le Centre” en se référant dans ce cadre aux Litiges OMPI Nos. DFR2008-0034 et D2008-1135. Il invoque en outre le fait que la Marque n'a pas été déposée en classe 38 pour les services de télécommunication par réseaux internet ou intranet, bien que la règle de la spécialité des marques fait qu'elles ne confèrent aucune protection pour les services de la classe 38.
Le Défendeur prétend enfin que le Nom de Domaine n'a pas été enregistré et utilisé de mauvaise foi pour différents motifs (reprenant ici certains arguments déjà évoqués plus haut), notamment du fait que le site associé au Nom de Domaine n'a pas pour objectif de nuire à la réputation du Requérant ni de lui soustraire des clients, que la bonne foi des créateurs du site associé au Nom de Domaine ne peut être mise en cause, qu'il n'existait aucun site sous ce nom avant l'enregistrement du Nom de Domaine en 2007, qu'aucun caractère trompeur n'est donné vu que les activités du Requérant n'ont aucun rapport avec celles du site associé au Nom de Domaine.
Le Défendeur en conclut que les fondateurs du site associé au Nom de Domaine n'ont fait preuve d'aucune mauvaise foi et que leur site est à but non lucratif. En revanche, la bonne foi du Requérant est plus relative. En conséquence, le Défendeur demande à la commission administrative de constater qu'il y a tentative de recapture illicite du Nom de Domaine. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:
(i) si le Nom de Domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et
(ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du Nom de Domaine; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate tout d'abord que le Requérant est titulaire de la Marque comportant les termes POUR LES NULS et que ces termes, qui correspondent à l'élément caractéristique du titre d'une série d'ouvrages édités par une société liée au Requérant, qui jouit d'une certaine force distinctive voire d'une notoriété en France, pays dans lequel est localisé le Défendeur, comme démontré par le Requérant au vu du nombre très élevé d'ouvrages vendus (plus de 8 millions depuis 2001), ce qui n'a pas été contesté par le Défendeur.
La Commission administrative relève ensuite que le Nom de Domaine incorpore l'intégralité des termes POUR LES NULS (soit tous les éléments de la Marque) qui leur sont précédés par le terme “anglais”. Or, l'adjonction de ce terme comme préfixe ne supprime aucunement le risque de confusion, mais ne fait au contraire que le renforcer dès lors qu'il contribue à créer dans l'esprit du public un lien entre les termes POUR LES NULS correspondant à la Marque et le Nom de Domaine, ce d'autant que le Requérant commercialise des publications dont le titre est précisément “L'anglais pour les nuls” (ce titre correspondant pratiquement à l'identique au Nom de Domaine). Voir, par analogie, Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,Litige OMPI No. D2005-0037.
Contrairement à ce qu'indique le Défendeur, il n'est pas pertinent à cet égard que la Marque ne soit pas enregistrée en classe 38 pour des services de télécommunication, les Principes directeurs ne posant pas une telle condition. Il est également sans pertinence de savoir si le Requérant a ou non développé l'usage de la Marque sur Internet préalablement à l'enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu le 23 février 2007, étant au demeurant souligné que la Marque a été déposée et enregistrée longtemps avant le Nom de Domaine (elle a en effet été déposée le 8 septembre 1993).
Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou légitimes intérêts
Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl v. Telemediatique France,Litige OMPI No. D2007-0698.
En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine en démontrant que le Nom de Domaine est utilisé à des fins commerciales par la présence de liens commerciaux pointant vers des sites de tiers offrant des produits et services concurrents à ceux offerts par le Requérant, et par le fait que les textes figurant sur le site sont essentiellement repris de sites de tiers. Sur cette base, la Commission administrative est convaincue qu'il appartient au Défendeur d'établir qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
Bien que l'argumentation du Défendeur soit peu structurée (les mêmes arguments étant répétés ou complétés à différents passages de sa réponse), celle-ci consiste essentiellement à argumenter que le Défendeur fait un usage non commercial légitime du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la Marque au sens du paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.
A cet égard, le Défendeur prétend en substance que le site associé au Nom de Domaine est un site collaboratif qui a été réalisé grâce à des efforts importants mais sans but lucratif par un nombre important de personnes (une centaine selon les informations données par le Défendeur). Il ressort à cet égard de la page d'accueil du site que ce dernier indique avoir été créé par “des français habitant en Angleterre, ayant connu des difficultés en arrivant dans le pays de Shakespeare, au niveau administratif, scolaire, sportif”.
La Commission administrative relève toutefois que le Défendeur n'a aucunement prouvé ni même rendu vraisemblable la véracité de ces informations et de l'objectif non lucratif du site. Il n'en en effet donné aucune information quant à l'identité des nombreuses personnes qui auraient prétendument contribué à la création du site. De plus, la Commission administrative relève que le Défendeur a lui-même une adresse en France (et n'a aucunement prétendu dans le cadre de la procédure qu'il habiterait en Angleterre), de sorte qu'il ne remplit lui-même pas le critère supposé s'appliquer aux auteurs du site (qui comporte, comme rappelé ci-dessus, l'indication selon laquelle le site a été conçu par des “français habitant en Angleterre”). D'ailleurs, si l'objectif du site et donc du Nom de Domaine était effectivement d'assister les personnes de nationalité française s'installant en Angleterre dans les démarches “au niveau administratif, scolaire, sportif” (selon la formule figurant sur le site), le titre du site aurait pu et dû refléter cet objectif et non pas se focaliser sur l'apprentissage de la langue anglaise comme tel. De surcroît, la Commission administrative note sur la base des documents produits par le Requérant qu'une grande partie des informations figurant sur le site du Défendeur ont été reprises à l'identique de sites de tiers (le Défendeur n'ayant pas prétendu que les sites de tiers auraient copié le sien). Enfin, la Commission administrative relève que le site associé au Nom de Domaine comporte de nombreux liens vers des sites commerciaux offrant des produits et services d'apprentissage de la langue anglaise, qui sont ainsi en concurrence directe avec les produits du Requérant et que le Défendeur n'a aucunement nié ni fourni de quelconques explications ou justifications concernant ces liens commerciaux.
Sur cette base, la Commission administrative conclut que la présence de ces sites commerciaux fait que l'usage du Nom de Domaine par le Défendeur ne peut pas être qualifié de non commercial au sens du paragraphe 4 (c)(iii) des Principes directeurs. Voir, par analogie, The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC,Litige OMPI No. D2009-0057.
Ceci exclut déjà la justification de l'usage légitime du Nom de Domaine par le Défendeur basé sur le paragraphe 4 (c)(iii) des Principes directeurs.
Le Défendeur argumente de plus que le Requérant ne peut pas monopoliser les termes “pour les nuls” et que d'autres sites utilisent également ces termes. La Commission administrative relève à cet égard que l'existence des sites mentionnés par le Défendeur qui comporteraient les termes “pour les nuls” dont les objectifs et les caractéristiques diffèrent du site associé au Nom de Domaine n'est d'aucune aide au Défendeur et ne permet certainement pas à ce dernier de conclure au caractère irréprochable de ses agissements en lien avec le Nom de Domaine.
Ainsi, la Commission administrative note que, même si les termes “pour les nuls” sont des mots d'usage courant en français, le Requérant est titulaire d'une marque valable comportant ces termes (ce que le Défendeur ne conteste d'ailleurs pas) et que le Défendeur n'a pas démontré de manière vraisemblable qu'il a choisi les termes figurant dans la Marque pour les inclure dans le Nom de Domaine en raison de leur sens terminologique et non pas en connaissance de et par référence aux produits du Requérant/à la Marque. En effet, les explications fournies par le Défendeur concernant le contenu figurant sur le site (supposé avoir été créé par des Français en Angleterre, ce qui n'a pas été établi) et les circonstances de cet usage (soit en particulier la reprise à l'identique d'informations figurant sur d'autres sites, ce qui n'a pas été contesté, et l'existence des nombreux liens commerciaux pointant vers des produits et services d'apprentissage de l'anglais) font que la Commission administrative est convaincue que le contenu du site a été créé par le Défendeur pour simuler un usage légitime du Nom de Domaine et ainsi pour tenter de dissimuler l'usage commercial de ce dernier, un tel usage étant effectivement fait par le biais des liens sponsorisés pour des produits et services liés à l'apprentissage de la langue anglaise, qui concurrencent certains des produits du Requérant.
Dans ces circonstances, la Commission administrative est convaincue que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine dans le but de profiter de la reconnaissance et de la réputation des produits du Requérant et de la Marque à des fins commerciales. Voir par analogie DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH v. Internet Pages Ltd,Litige OMPI No. D2009-0178.
Contrairement à ce qu'argumente le Défendeur, il est indifférent à cet égard que l'architecture et le design du site associé au Nom de Domaine et le logo figurant sur ce dernier soient distincts de ceux utilisés par le Requérant sur ses propres sites relatifs à ses produits. De même est-il indifférent que le Requérant ne soit pas titulaire d'une marque identique au Nom de Domaine (soit d'une marque pour le titre “Anglais pour les nuls” mais seulement de la Marque, ceci ne constituant assurément pas un motif permettant de créer un droit ou un intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine. Il est également sans pertinence que le Requérant n'ait prétendument pas eu de stratégie Internet pour la promotion de ses produits et de la Marque, particulièrement au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine. Ceci ne permet en effet pas au Défendeur d'en déduire qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
Le Défendeur croit par ailleurs pouvoir légitimer ses activités en application du principe du “premier arrivé, premier servi” qui lui conférerait le droit d'enregistrer et d'utiliser le Nom de Domaine au détriment du Requérant. Cependant, comme souligné par d'autres commissions administratives, ce principe ne vaut assurément pas sans limites et ne permet donc pas de légitimer les agissements du titulaire du nom de domaine concerné en toutes circonstances. Encore faut-il en effet que le premier arrivé ait agi de bonne foi. Voir LACER, S.A. v. Constantin Gómez Marzo,Litige OMPI No. D2001-0177 (“the first to come must come in good faith”); voir aussi Fiat S.p.A. and Fiat Group Automobiles S.p.A. v. Antonio Esposito,Litige OMPI No. D2007-1868.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas établi qu'il fait un usage non commercial légitime du Nom de Domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la Marque.
Le Défendeur n'ayant par ailleurs fourni aucune autre justification crédible justifiant ses agissements en lien avec le Nom de Domaine, la Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;
(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique ;
(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.
Pour ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine, la Commission administrative rappelle qu'un tel enregistrement peut être admis en cas d'enregistrement d'un nom de domaine composé de termes provenant du langage commun, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque le titulaire du nom de domaine qui a choisi ces termes avait à l'esprit le requérant, la marque ou les produits de ce dernier au moment de l'enregistrement du nom de domaine en cause. Voir notamment World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. Daniel Jones TheDotCafe,Litige OMPI No. D2008-0642.
En l'occurrence, la Commission administrative considère sur la base des faits de la cause et des explications respectives fournies par les parties que tel était le cas en l'occurrence. En effet, le Défendeur n'a pas fourni d'explications plausibles justifiant le choix des termes comme seuls éléments du Nom de Domaine, ces termes correspondant à l'identique (sous la réserve du “l'”) au titre d'un ouvrage portant sur une méthode d'apprentissage de l'anglais commercialisé avec succès par le Requérant, et ce depuis déjà plusieurs années avant l'enregistrement du Nom de Domaine.
La Commission administrative constate de plus que le Requérant a démontré les faits - qui n'ont pas été contestés par le Défendeur - permettant de considérer que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence des produits du Requérant et la Marque de ce dernier au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu en 2007, de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur. A cet égard, les arguments du Défendeur selon lequel le Requérant n'aurait pas eu de stratégie de développement sur Internet et la Marque ne serait pas connue sur Internet ne sont pas pertinents, ces éléments ne permettant en aucun cas de justifier les agissements du Défendeur.
La Commission administrative est ainsi convaincue que le Défendeur utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi dès lors que, sous le couvert d'une prétendue exploitation sans but lucratif qui paraît factice au vu des circonstances (et notamment des explications fournies par le Défendeur), il l'exploite commercialement par le biais de liens commerciaux concernant des produits et services relatifs à l'apprentissage de la langue anglaise qui concurrencent ceux offerts dans les publications comportant la Marque du Requérant. Voir, par analogie, Anne et Alain Riou v. Matthieu Vigreux/ICLICMEDIA,Litige OMPI No. D2008-1434 (considérant que la mise en ligne d'un site et d'un forum de discussion dont l'objet était officiellement de recenser et de classifier des bonnes affaires, mais qui n'avaient d'autre intérêt que de servir de support à des liens commerciaux caractérisaient la mauvaise foi du défendeur).
Dans ces circonstances, l'utilisation du Nom de Domaine faite par le Défendeur confirme que ce dernier exploite indûment le nom et la réputation du Requérant ainsi que la Marque en utilisant le Nom de Domaine à des fins commerciales dans l'intention de promouvoir des produits et services concurrents à à certains de ceux offerts par le Requérant.
La Commission relève enfin que le Défendeur a prétendu dans sa réponse “qu'il vient d'attaquer les sites et devant votre organisme [soit devant le Centre” en se référant dans ce cadre aux Litiges OMPI No. DFR2008-0034 et D2008-1135, ce qui n'est pas exact, et permet, à ce titre également, de douter de sa bonne foi et de la crédibilité des informations qu'il a fournies dans le cadre de la procédure.
La Commission administrative peut en conclure que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie. 7. Recapture illicite du Nom de Domaine (“Reverse Domain Name Hijacking”)
Suite à une requête du Défendeur faite dans la réponse, la Commission administrative doit se prononcer sur le paragraphe 15(e) des Règles d'application qui prévoit :
“Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la Commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative”.
La notion de “recapture illicite de nom de domaine” est définie au paragraphe 1 des Règles d'application comme consistant dans “l'invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l'enregistrement de ce nom de domaine”.
Le Défendeur qui invoque cette disposition doit établir que le Requérant avait connaissance du droit ou de l'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine concerné et des preuves de harcèlement ou de comportements semblables commis par le Requérant sur la base d'une telle connaissance. Voir notammentLitige OMPI No. D2009-0465, EURO DATA GmbH & Co. KG v. Excel Signs.
En l'occurrence, étant donné que la Commission administrative a statué en faveur du Requérant, la requête du Défendeur doit être rejetée. 8. Décision
Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative décide que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur présente une similarité propre à créer une confusion avec la Marque dont le Requérant est titulaire, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine, et que ce dernier a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Conformément au principe des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert au Requérant du nom de domaine .
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 23 juillet 2009
Full & Egal Universal Law Academy