Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Compagnie Gervais Danone contre Gueorgui Dimitrov / NETART Litige n° D2009-0901 1. Les parties
Le Requérant est Compagnie Gervais Danone, de Paris, France, représenté par Dreyfus & associés, France.
Le Défendeur est Gueorgui Dimitrov / NETART, de Saint Saturnin, France. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Compagnie Gervais Danone auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juillet 2009. Une plainte amendée a été déposée auprès du Centre par le Requérant le 7 juillet 2009.
En date du 7 juillet 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 9 juillet 2009, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l'unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 13 juillet 2009.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 23 juillet 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 août 2009. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 8 août 2009.
Le 10 août 2009, le Requérant a déposé auprès du Centre des documents additionnels en réponse aux observations formulées par le Défendeur. Le 11 août 2009, le Centre a accusé réception des documents additionnels soumis par le Requérant et a avisé les parties qu'ils seraient communiqués à la Commission administrative afin qu'elle détermine leur admissibilité.
En date du 18 août 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application. 4. Les faits
Le Requérant est la Compagnie Gervais Danone, filiale du groupe Danone, important groupe international leader dans l'alimentation, qui emploie plus de 90 000 personnes et commercialise ses produits dans 80 pays à travers le monde.
Le Requérant est titulaire de marques enregistrées en France et au plan communautaire, parmi lesquelles figurent les marques suivantes :
- Marque nominale française DANONE n° 94519841, enregistrée le 11 mai 1994, dûment renouvelée et couvrant des produits et services dans les classes 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36;
- Marque nominale française DANONE n° 95569647, enregistrée le 28 avril 1995, dûment renouvelée et couvrant des produits et services dans les classes 01 à 44;
- Marque verbale communautaire DANONE n° 006765051, enregistrée le 2 octobre 2008 et couvrant des produits dans les classes 5, 29, 30 et 32.
Le Requérant est également titulaire de différents noms de domaine dont :
- , depuis le 14 décembre 1995,
- , depuis le 21 décembre 1995,
lesquels sont exploités pour activer les sites internet sur lesquels le Requérant présente ses activités et fait la promotion de ses produits laitiers frais, eaux minérales, alimentation pour bébé et nutrition médicale.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine le 18 février 2009.
Le nom de domaine n'est pas actif.
Le 16 avril 2009, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur par l'intermédiaire de son Conseil en Propriété Industrielle, afin de lui rappeler l'existence de ses droits et l'enjoindre de lui transférer le nom de domaine litigieux.
Après un premier rappel, le Défendeur a répondu par courrier du 27 avril 2009 pour annoncer la prochaine exploitation du nom de domaine sous forme de blog gratuit permettant aux internautes d'échanger des avis. Selon lui, il n'existe pas de risque de confusion entre le nom de domaine et la marque DANONE, qu'en conséquence son exploitation par le Défendeur ne nuit pas aux droits du Requérant.
Par courrier du 2 juin 2009, le conseil du Requérant a réitéré sa demande de transfert, à nouveau repoussée par le Défendeur le 8 juin 2009.
C'est dans ces circonstances que le Centre a été saisi du présent litige. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit servilement la marque DANONE, qui bénéficie selon lui d'une incontestable notoriété eu égard à son exploitation soutenue et ancienne, à la fois en France mais également au plan international.
L'ajout de l'extension “.pro” n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine de la marque du Requérant.
De plus, le Requérant soutient qu'il n'entretient aucune relation d'affaire avec le Défendeur et qu'il n'a jamais autorisé ce dernier à utiliser sa marque, en particulier dans un nom de domaine. Or, il observe que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime propre à justifier l'enregistrement du nom de domaine, ceci d'autant plus que l'extension “.pro” est réservée aux professionnels.
Concernant la mauvaise foi, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque DANONE lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il relevait d'ailleurs de la responsabilité du Défendeur de vérifier préalablement à l'enregistrement litigieux si le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
De surcroît, l'extension “.pro” n'étant accessible en théorie qu'aux professionnels, le Défendeur n'aurait pas dû enregistrer le nom de domaine litigieux, cet acte étayant d'après le Requérant la mauvaise foi du Défendeur, et ce même si ce dernier faisait figurer sur son site un avertissement (“disclaimer”) pour signaler l'absence de tout lien avec le Requérant.
Enfin l'absence d'activité du nom de domaine n'est pas de nature à écarter la mauvaise foi du Défendeur, car selon le Requérant les intentions du Défendeur ne sont absolument par démontrées. De plus, cette absence d'usage est de nature à porter préjudice au Requérant dont les clients et prospects pourraient considérer qu'il néglige ses noms de domaine. B. Défendeur
Le Défendeur, dans sa réponse datée du 8 août 2009, ne conteste pas l'identité du nom de domaine avec la marque DANONE, mais soutient que l'ajout de l'extension “.pro” doit être pris en compte.
Il considère ensuite que son intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux repose sur l'exploitation qu'il projette d'en faire, sous la forme d'un blog gratuit sur lequel les “professionnels de la société DANONE” apporteraient des réponses “de renseignement et d'aide au public”.
Enfin, le Défendeur souligne que sa mauvaise foi n'est aucunement démontrée dans la mesure où il n'a jamais voulu nuire au Requérant. Il expose qu'il n'a jamais offert le nom de domaine à la vente, ni ne l'a redirigé vers une page de parking.
Il rappelle qu'il est disposé à trouver une solution “intelligente”. 6. Discussion et conclusions
Recevabilité des écritures supplémentaires soumises par le Requérant le 10 août 2009
En date du 10 août 2009, le Requérant a fait parvenir au Centre avec copie au Défendeur un mémoire supplémentaire en réponse aux arguments du Défendeur. Le Centre en a accusé réception le même jour, en indiquant qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation de l'Expert de décider de la recevabilité de ce document.
D'après les dispositions prévues à l'article 10 des Règles d'application :
“10. Pouvoirs généraux de la commission
a) La commission conduit la procédure administrative de la façon qu'elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles.
b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
c) La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Exceptionnellement, elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, proroger un délai fixé par les présentes règles ou par elle-même.
d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.
e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine.”
Selon la jurisprudence, l'expert détermine la recevabilité des écritures supplémentaires soumises par l'une des parties ou les deux, et non sollicitées par lui, en tenant compte des impératifs de célérité et d'équité qui président à l'exercice de ses fonctions.
Les écritures supplémentaires soumises par le Requérant sont déclarées recevables lorsque des éléments fournis à l'appui des écritures en réponse du Défendeur font état d'éléments nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du Requérant lors de l'engagement de la procédure.
Voir décision Jeunesse TV contre Karim Benrezzag,Litige OMPI No. DFR2007-0025.
En l'espèce, les parties ont échangé à plusieurs reprises avant l'engagement de la présente procédure, de telle sorte qu'elles connaissaient l'ensemble des arguments avancés au soutien de leurs écritures respectives.
Comme le souligne le Requérant dans son mémoire supplémentaire : “la réponse du Défendeur n'apporte pas d'élément nouveau permettant de justifier d'une manière ou d'une autre la réservation du nom de domaine…”.
Par conséquent, l'expert estime qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour rendre sa décision et précise qu'il ne tiendra pas compte du mémoire supplémentaire transmis par le Requérant le 10 août 2009.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert du nom de domaine, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant justifie détenir des droits sur la marque DANONE, en vigueur notamment en France, où le Défendeur est domicilié.
Le Requérant soutient que le nom de domaine est identique à sa marque, ce que ne conteste pas le Défendeur qui considère néanmoins que la comparaison des signes en présence devrait tenir compte de l'extension du nom de domaine.
La seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque précitée réside dans l'ajout de l'extension, en l'espèce “.pro”, dont il est couramment admis qu'elle n'a pas à être prise en compte lors de la comparaison des signes, compte tenu de son caractère exclusivement technique et inhérent au nommage internet.
Ainsi dans une récente décision rendue dans le cadre d'un litige portant justement sur un nom de domaine en “.pro”, l'expert a considéré que : “Etant donné que les extensions telles que “.pro” n'ont pas à être prises en considération pour procéder à la comparaison entre le nom de domaine litigieux et les marques du requérant, la Commission administrative constate l'identité entre le nom de domaine et les différentes marques de la société Europages.”
Europages v. Société Cosmopolite Production,Litige OMPI No. D2009-0641.
Par conséquent, l'expert retient que le nom de domaine est identique à une ou plusieurs marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou légitimes intérêts
Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni d'intérêt légitime qui s'y attache.
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et l'intérêt légitime qui s'y attache en démontrant l'une des circonstances ci-après :
“i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous (le Défendeur) avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous (le Défendeur) (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous (le Défendeur) faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Le Défendeur reconnaît qu'il ne détient aucun droit sur le nom de domaine mais revendique un intérêt légitime fondé sur un projet d'exploitation de blog d'information à destination des consommateurs. Ce blog pourrait être selon lui exploité par des salariés du Requérant.
Cependant, le Défendeur ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations, notamment une maquette du blog évoqué, ou bien des actes préparatoires au lancement d'un tel projet.
Le nom de domaine n'ayant jamais fait l'objet d'aucune exploitation de la part du Défendeur, l'Expert émet des réserves sur l'existence d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au profit du Défendeur. La jurisprudence du Centre considère que l'absence d'exploitation d'un site internet peut dans certaines circonstances démontrer l'absence de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Mediacorp Radio Singapore Pte Ltd v. HL Lim Hwee alias Lee Lim, Litige OMPI No. D2004-0291.
Par conséquent, l'expert retient que le Défendeur n'a pas de droit sur le nom de domaine, ni d'intérêt légitime s'y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur quant à lui conteste cette analyse et estime au contraire qu'il n'a pas proposé le nom de domaine à la vente ni ne l'a redirigé vers une page de parking, et qu'en conséquence il ne porte pas atteinte aux droits du Requérant.
Il ressort très clairement des échanges intervenus entre les parties avant l'engagement de la plainte que le Défendeur connaissait parfaitement la marque DANONE lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. D'ailleurs, le Défendeur revendique ouvertement dans sa réponse à la plainte son intention de faire exploiter son blog par des “professionnels de DANONE”.
Les éléments fournis à l'appui de la plainte déposée par le Requérant sont par ailleurs de nature à démontrer que la marque DANONE bénéficie d'une notoriété incontestable, a fortiori en France où les parties sont établies.
Or, selon la jurisprudence des Principes directeurs l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque notoire en parfaite connaissance de cause est une circonstance de nature à démontrer la mauvaise foi du déposant.
Document Technologies, Inc v. International Electronic Communications Inc, Litige OMPI No. D2000-0270.
De plus, l'extension générique de nom de domaine “.pro” est dite “chartée”, ce qui signifie qu'elle n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes, en l'espèce les professionnels. Pour obtenir un tel enregistrement, le candidat doit impérativement démontrer qu'il est enregistré sur un registre officiel.
Or, d'après le Requérant, ce n'est pas le cas du Défendeur qui n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et dont les coordonnées ne figurent dans aucun annuaire. Ces allégations ne sont pas contestées par le Défendeur qui revendique une activité professionnelle sans produire aucun élément au soutien de ses écritures.
Le Défendeur estime également qu'il a enregistré le nom de domaine selon le principe du “premier arrivé, premier servi”, qui préside selon lui à l'enregistrement des noms de domaine. Toutefois, l'Expert estime qu'il lui appartenait de vérifier préalablement à l'enregistrement que le nom de domaine ne porterait pas atteinte aux droits des tiers.
Nike Inc. v. B.B. de Boer,Litige OMPI No. D2000-1397.
La connaissance de la marque notoire du Requérant avant l'enregistrement, le choix d'une extension (“.pro”) récemment entrée en vigueur où la marque était encore disponible et le défaut de qualité du Défendeur conduisent l'expert à considérer que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Par ailleurs, le Requérant souligne que le nom de domaine est inactif ce qui démontre une détention passive de mauvaise foi par le Défendeur. Celui-ci rétorque qu'il n'a pas pu mettre en œuvre son projet de blog puisque le Requérant a sollicité le gel du nom de domaine préalablement à l'engagement de la plainte, rendant le nom de domaine impropre à l'usage.
Or, l'Expert précise que la suspension du nom de domaine opérée par le bureau d'enregistrement dès réception de la plainte déposée par le Requérant au Centre a pour but exclusif d'empêcher le titulaire du nom de domaine litigieux de le radier ou de le transférer à un tiers. Il peut parfaitement l'exploiter dans l'attente de la décision, étant précisé qu'il serait inéquitable d'empêcher l'exploitation d'un nom de domaine avant le prononcé d'une décision, dans l'hypothèse où l'expert venait à considérer que les conditions posées au paragraphe 4 des Principes directeurs ne sont pas remplies.
En l'espèce, l'absence d'exploitation du nom de domaine relève exclusivement d'une décision du Défendeur.
Or, celui-ci n'a produit aucun élément démontrant l'existence du projet de blog qui justifiait selon lui l'enregistrement du nom de domaine.
Pour l'heure, il s'agit donc d'un nom inactif qui pourrait d'autant plus induire les internautes en erreur qu'il reproduit servilement la marque notoire du Requérant.
De nombreuses décisions ont considéré que la détention passive d'un tel nom de domaine s'apparentait à un usage de mauvaise foi.
Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.
Dans le cas présent, l'expert considère que le Défendeur ne pourrait faire aucune exploitation du nom de domaine qui ne tombe pas sous le coup des droits du Requérant.
L'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi.
Sanofi-Aventis v. Nevis Domains LLC, Litige OMPI No. D2006-0303.
En conséquence, l'expert considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, l'expert ordonne que le nom de domaine soit transféré au Requérant.
Alexandre Nappey
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