Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Rba Edipresse, S.L. c. Luis Rosety Caso No. D2009-1030 1. Las Partes
La Demandante es Rba Edipresse, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.
El Demandado es Luis Rosety con domicilio en Sevilla, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de julio de 2009. El 31 de julio de 2009 el Centro envió a GoD, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2009, GoD, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos de la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 6 de agosto de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de agosto de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de septiembre de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de septiembre de 2009.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de septiembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad con lo peticionado por la Demandante en el sentido de tener al idioma español como idioma del procedimiento, y considerando que el Demandado es hispanohablante, como lo demuestran sus varios correos electrónicos y la Contestación a la Demanda presentada, el Experto considera que el idioma del procedimiento será el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca española EL MUEBLE.
La Demandante comercializa en España y otros países, la conocida revista “El Mueble”.
El nombre de dominio se registró el 5 de abril de 1998. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que:
La Demandante es fruto de la fusión de las conocidas editoriales RBA Revistas y Edipresse Hymsa, S.A. Los orígenes de Edipresse Hymsa, S.A. se remontan a abril de 1909 con la fundación de la imprenta Sociedad General de Publicaciones S.A., quien habría sido la editora de la única publicación orientada al público femenino de la época y que llegó a convertirse en la revista de mayor tirada de España, la revista “El Hogar y la Moda”, constituyéndose a finales de 1926 la sociedad El Hogar y la Moda S.A. (Ediciones Hymsa).
Agrega la Demandante que en 1990 Hymsa se incorpora al Grupo Editorial Ediprese, una importante editorial suiza en proceso de gran expansión.
Asimismo, alega la Demandante que RBA Revistas se fundó en 1993 y que pertenece al holding empresarial Grupo RBA, que sería un referente en el mundo editorial español.
La Demandante distribuye numerosas revistas entre las que se encuentran “El Mueble”, “National Geographic Magazine”, “Nuevo Estilo PC Actual”, “Arquitectura y Diseño”, “El Jueves”, “Top Auto”, “SpeakUp”, “Lecturas” o “Semana”, entre otras.
En lo que se refiere a la revista “El Mueble”, la Demandante alega que su primer número fue editado en diciembre de 1961 con el subtítulo “Revista de la comodidad y del hogar” siendo, durante 20 años, la única revista española dedicada a la decoración.
Agrega que la revista “El Mueble” ha alcanzado 1.300.000 lectores mensuales, más de 500 ediciones, y gran cantidad de premios, todo lo cual, a la luz de los documentos acompañados, probarían la importancia y repercusión de la revista en España y fuera de sus fronteras. Agrega que ha hecho una gran inversión en publicidad.
Asimismo, la Demandante alega que es titular del registro de la marca española EL MUEBLE, Reg. No. 850.219, en clase internacional 16, solicitada el 25 de mayo de 1977 y concedida el 22 de mayo de 1978, como así también de otros registros españoles de la misma marca o de marcas que incluyen el término “El Mueble”, solicitadas con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, la Demandante alega ser titular del nombre de dominio , registrado en el año 1999.
La Demandante alega que existe total identidad entre el nombre de dominio en disputa y su marca EL MUEBLE, siendo la extensión del dominio “.com” irrelevante para juzgar la confundibilidad.
Agrega la Demandante que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En ese sentido alega que el Demandado no posee derechos marcarios sobre “El Mueble” y que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa no tiene ningún contenido, lo que a su entender probaría la falta de interés legítimo del Demandado.
Agrega que la falta de uso del nombre de dominio en disputa hace manifiesta la falta de interés del Demandado en hacer un uso legítimo.
Asimismo, la Demandante alega que el Demandado no es ni ha sido conocido por el nombre “El Mueble”, ni tampoco la Demandante le ha otorgado una autorización para su uso.
A mayor abundamiento, la Demandante alega que ninguna de las circunstancias enumeradas en la Política párrafo 4.c).i), ii) y iii), que se refieren a circunstancias que podrían probar el interés legítimo y derecho del Demandado, se encuentran presentes en este caso.
Por otro lado, la Demandante alega que cuando registró el nombre de dominio no advirtió que el Demandado había registrado el nombre de dominio en disputa . Al plantearse la explotación internacional de la revista El Mueble, notó que el nombre de dominio de extensión “.com” se encontraba registrado de mala fe por el Demandado.
La Demandante alega que el Demandado ofreció transferirle el nombre de dominio en disputa por aproximadamente 8.000 euros.
La Demandante alega que los hechos descriptos en este caso son análogos a los del reclamo que debió iniciar el Sevilla Fútbol Club contra el aquí Demandado para recuperar el nombre de dominio , por lo que su conducta no constituye un caso aislado.
Agrega que el único fin del Demandado es el de aprovecharse de la reputación de la marca EL MUEBLE y el de lucrar económicamente con la venta del nombre de dominio en disputa.
Por último, la Demandante alega que la falta de uso del nombre de dominio en disputa demuestra la mala fe del Demandado en su uso y registro. B. Demandado
El Demandado alega que:
Existen otros nombres de dominio registrados que incluyen la palabra “mueble”, como por ejemplo , , , entre otros.
Asimismo, el Demandado alega que la palabra “mueble” es un sustantivo común del idioma español y sobre el que la Demandante no puede pretender su propiedad.
Por otro lado, alega que al registrar un dominio de nombre genérico es imposible saber si en algún país habrá una sociedad que lleve ese nombre.
Agrega que la Demandante no tiene registrada la marca EL MUEBLE en la Oficina de Marcas de la Unión Europea.
Asimismo, el Demandado sostiene que ha adquirido el nombre de dominio en disputa de forma legal a una empresa que lo vendía y por el que se pagó el precio estipulado.
Asimismo, el Demandado alega que el nombre de dominio en disputa no se encuentra inactivo ya que el servidor contiene otras páginas de acceso restringido. De todos modos, alega que el hecho de estar inactivo no constituye ninguna ilegalidad toda vez que el titular de un nombre de dominio puede registrarlo para utilizarlo cuando lo crea oportuno.
Asimismo, alega que el nombre de dominio en disputa es parte de un proyecto para desarrollar un sitio web en relación con la compra-venta, restauración y construcción de muebles, pero que por motivos que no puede exponer, el proyecto ha debido posponerse.
Por último, el Demandado alega que ha recibido ofertas por la compra del nombre de dominio en disputa, las que no ha aceptado. En ese sentido, remarca que no ha pedido 8.000 euros por la transferencia del nombre de dominio en disputa sino 82.000 euros. 6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio y la marca EL MUEBLE, registrada por la Demandante en España y otros países, circunstancia que no ha sido negada por el Demandado.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Demandado quién carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en dipusta. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827 y Comercio Mas S.A. de C.V. c. Master Domain,Caso OMPI No. DEC2007-0001).
La Demandante alegó que antes de haber recibido aviso de la controversia, el Demandado no utilizó el nombre de dominio en disputa, ni efectuó preparativos para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, que el Demandado no es ni ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio , y que el uso que el Demando hace del nombre de dominio en disputa no es leal y que busca beneficiarse con ánimo de lucro del prestigio de la marca EL MUEBLE.
Entiende el Experto que la Demandante ha establecido que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.
Por su parte, el Demandado alegó que el nombre de dominio en disputa es parte de un proyecto para desarrollar un sitio web en relación con la compra-venta, restauración y construcción de muebles y se registró en base al significado genérico de las palabras “el mueble”, pero que por motivos que no puede exponer, el proyecto ha debido posponerse. El Experto nota que el Demandado no ha aportado ni un sólo principio de prueba que permita acreditar, lo cual sería muy fácil, los intereses legítimos que justificarían el haber registrado el nombre de dominio. Tampoco ha probado el Demandado que la página web haya tenido contenido (en algún momento relevante) correspondiente al significado genérico del nombre de dominio (ver Edipresse Hymsa, S.A. c. F9-Soft, S.L.,Caso OMPI No. D2006-0940).
Por otro lado, el Demandado no ha controvertido lo alegado por la Demandante en cuanto a su falta de derechos e intereses legítimos ni tampoco ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa, o (ii) que ha utilizado el nombre de dominio en disputa o hecho preparativos para su utilización en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.
Habiendo tenido oportunidad de hacerlo, el Demandado no ha brindado una explicación plausible en este caso sobre cuál es su derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Por otro parte, más allá de que el Demandado no ha aportado ninguna prueba que permita tomar por cierta su alegación en el sentido de que el nombre de dominio en disputa es parte de un proyecto en desarrollo, el Experto encuentra altamente improbable que luego de más de 10 años de registrado el nombre de dominio en disputa , y habiendo la Demandante probado que el sitio web asociado al mismo ha permanecido inactivo casi la totalidad del tiempo, que el mismo resulte parte de un proyecto para el desarrollo de un sitio web.
Todo lo expuesto lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado alega que no es el registrante original del nombre de dominio en disputa sino que lo adquirió de un tercero a quién no identifica. Tampoco indica la fecha en la que habría tenido lugar la mencionada transferencia.
Más allá de que las alegaciones del Demandado no han sido debidamente probadas a satisfacción del Experto, lo cierto es que a los fines de la Política la transferencia de un nombre de dominio es equiparable a una registración. Por lo tanto, el Experto deberá considerar si al momento de tomar posesión del nombre de dominio en disputa, el Demandado actuó de mala fe (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punto 3.7; y The Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services ("ICSTIS") c. Roy Devaney, of International Commercial Software Training and IT Support,Caso OMPI No. D2001-0607; Bayer AG c. Daniel H. Davies, Interplanetarium Corp.,Caso OMPI No. D2003-0908; Société Air France c. Vladimir Federov,Caso OMPI No. D2003-0639; Ideenhaus Kommunikationsagentur GmbH c. Ideenhaus GmbH,Caso OMPI No. D2004-0016, y MC Enterprises c. Mark Segal (N),Caso OMPI No. D2005-1270).
La Demandante ha probado ser titular de la marca EL MUEBLE, registrada en España por primera vez en el año 1978, con anterioridad a que el Demandando (o el registrante originario en su caso) registrara el nombre de dominio en disputa , el 5 de abril de 1998.
Habiendo probado la Demandante a satisfacción del Experto que su marca EL MUEBLE es conocida a nivel internacional, y muy particularmente en España – en donde el Demandado tiene domicilio –, el Experto encuentra que el Demandado (o su antecesor registral), aún en el mejor de los casos para él, esto es decir en el año 1998 (fecha del registro originario del nombre de dominio en disputa), conocía o debió haber conocido la marca EL MUEBLE al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, no se encuentra controvertido que casi la totalidad del tiempo que el nombre de dominio en disputa lleva registrado, ha permanecido inactivo.
Existe consenso en decisiones anteriores en el sentido de que la falta de un uso activo del nombre de dominio en disputa no impide que el Experto pueda concluir que el Demandado hace un uso de mala fe. En tal caso, el Experto deberá examinar el resto de las circunstancias que rodean el caso a fin de determinar si el Demandado actúa de mala fe (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punto 3.2).
En ese sentido, el Experto encuentra que el Demandado ha mantenido el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa totalmente inactivo, y en algunos pocos momentos parcialmente inactivo1.
Tal como ha sido sostenido en decisiones anteriores aplicando la Política, el Experto encuentra que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca altamente reconocida, no puede ser considerado un uso de buena a los fines de la Política.
Por otro lado, se encuentra probado a satisfacción del Experto que el aquí Demandado registró en el pasado el nombre de dominio y que se ordenó su transferencia a Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva S.A.D (ver Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva, S.A.D. v. Luis M Rosety Gil,Caso OMPI No. D2005-0679).
Si bien el Experto encuentra que tal conducta no es suficiente para tener por acreditado que el Demandado ha registrado nombres de dominio a fin de impedir que titulares de marcas de productos o de servicios reflejen las mismas en nombres de dominio correspondientes, siempre y cuando éste, el Demandado, haya desarrollado una conducta de esa índole (Política párrafo 4.b).ii), tal circunstancia refuerza la idea de mala fe que pesa sobre el Demandado.
En vista de todas las circunstancias apuntadas, el Experto encuentra que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe, por lo que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 24 de septiembre de 2009
Full & Egal Universal Law Academy