Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI DECISÃO ADMINISTRATIVA DE ESPECIALISTAS Companhia Brasileira Distribuição v. Ubiratan Antonio da Cunha Demanda No. D2009-1204 1. As Partes
A Reclamante é a Companhia Brasileira de Distribuição, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por Ricci Advogados Associados, Brasil.
O Reclamado é Ubiratan Antonio da Cunha, São Paulo, São Paulo, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a entidade Registadora
O nome de domínio disputado é tendo como unidade de registro a entidade denominada Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb. 3. Histórico do Procedimento
Em 10 de setembro de 2009, a Reclamante apresentou sua Reclamação perante o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. Na mesma data, o Centro enviou à Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb, uma solicitação de verificação de dados do domínio registrado. Em 21 de setembro de 2009, a Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb, confirmou os dados de contato administrativo, de cobrança e de suporte técnico do Registrante.
O Centro verificou que de acordo com o parágrafo 4(a) do Regulamento da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (Regulamento) e com o parágrafo 5 do Regulamento Suplementar para a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (Regulamento Suplementar), a Reclamação satisfaz os requisitos formais da Política, do Regulamento e do Regulamento Suplementar. O pagamento da quantia solicitada para o Centro foi devidamente realizado pelo Reclamante.
Em consonância com o Regulamento, o Centro formalmente notificou o Reclamado acerca de Reclamação, tendo o procedimento administrativo se iniciado formalmente em 2 de outubro de 2009. De acordo com o Regulamento, parágrafo 5(a), a data limite para apresentação de resposta era 22 de outubro de 2009. Entretanto, o Reclamado não apresentou nenhuma Resposta e o Centro enviou em 23 de outubro de 2009 uma Notificação de Inadimplemento do Reclamado.
Em 29 de outubro de 2009, o Centro convidou o Sr. Eduardo Magalhães Machado como único painelista deste procedimento. O Painel julgou que esta nomeação foi apropriada e enviou o Termo de Aceitação e Declaração de Imparcialidade. O Painelista deveria apresentar, então, sua decisão final até 12 de novembro de 2009. 4. Questões de Fato
A Reclamante é uma sociedade brasileira, constituída há mais de 50 anos, sendo líder no segmento de varejo e controladora de diversas redes de varejo, dentre as quais a identificada pela marca e título de estabelecimento EXTRA. Tal marca está dentre mais famosas e prestigiadas na área em que atua no Brasil.
A Reclamante é detentora de diversos registros e pedidos de registros marcários perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo que o primeiro registro para a marca EXTRA foi concedido em 11 de junho de 1991.
A expressão EXTRA é objeto de diversos registros/pedidos marcários, conforme depreende-se da análise dos documentos anexos a Reclamação. A Reclamante difundiu a marca EXTRA em diversos ramos e tipos de supermercados, dentre os quais o hipermercado EXTRA; as lojas de eletroeletrônicos EXTRA ELETRO; o comércio eletrônico ; os postos de gasolina EXTRA e os mercados de bairro EXTRA FÁCIL e EXTRA PERTO.
A Reclamante é detentora de diversos nomes de domínio que contêm a expressão EXTRA, dentre os quais ; e
Em 2006, a Reclamante inaugurou uma nova rede de lojas denominada EXTRA FÁCIL. Atualmente se trata de uma das marcas mais importantes e que recebe os maiores investimentos por parte da Reclamante. O pedido de registro marcário para a referida marca foi efetuado em 17 de julho de 2007 perante o INPI.
O nome do domino foi registrado em 23 de dezembro de 2008. A Reclamante ao perceber que a empresa Brasil Shop Empreendimentos Ltda. registrou o nome de domínio em litígio ela a notificou extrajudicialmente, tendo a mencionada empresa acatado os pedidos elencados na Notificação e abandonado o referido nome de domínio.
Entretanto, o Reclamado obteve o registro do citado nome de domínio junto a Locaweb Serviços de Internet S/A d.b.a. Locaweb.
Assim, a Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado em 16 de janeiro de 2009, para que este cessasse o uso e ademais abandonasse o nome de domínio .
O Reclamado respondeu, por telefone, que não iria abandonar o mencionado nome de domínio e alertou que, caso a Reclamante assim o desejasse, deveria ingressar com ação judicial. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega ser titular de diversos registros marcários perante o INPI contendo a expressão “extra”, dentre os quais: EXTRA; EXTRA HIPERMERCADOS, JUMBO EXTRA e diversos outros.
A Reclamante sustenta que é titular de uma extensa variedade de nomes domínio compostos pela marca EXTRA, inclusive da marca EXTRA FÁCIL.
A Reclamante cita uma pesquisa elaborada pelo IBOPE, através da qual constata-se que a marca EXTRA tem grande penetração popular em diversas regiões do Brasil, merecendo maior destaque a região Sudeste.
A Reclamante sustenta que a marca EXTRA é notoriamente conhecida. Alega ainda que a referida marca extrapolou sua função originária, fato esse que acarreta à ela a especial proteção concedida às marcas de alto renome, conforme regra inserta no art. 125 da Lei n.º 9279/96.
A Reclamante alega que o nome de domínio , de titularidade do Reclamado, claramente viola o seu nome e marca registrada. Sustenta ainda que a negativa do Reclamado em atender aos pedidos elaborados na Notificação Extrajudicial de 16 de janeiro de 2009, juntamente com o fato de o Reclamado ter afirmado que, caso nome de o domínio fosse realmente importante para a Reclamante, esta que entrasse com ação judicial, demonstra cabalmente a má-fé do Reclamado.
Afirma a Reclamante que o nome de domínio reproduz totalmente as famosas marcas e nomes EXTRA e EXTRA FÁCIL de sua propriedade e que devido a tal fato, ocorre associação indevida por parte do público em geral, notadamente o consumidor brasileiro.
Segundo a Reclamante, o Reclamado não possui qualquer direito sobre a marca “extrafacil”, nem legítimo interesse em adquirir o nome de domínio objeto da presente demanda, visto que em contato telefônico, este informou a Reclamante que o nome escolhido para identificar os serviços – cursos on-line – foi “extra fácil aprender”, e não “extrafacil”. Sustenta ainda a Reclamante que tal fato pode ser corroborado pelo conteúdo do próprio website “www.”.
A Reclamante alega que, em certas situações, o Reclamado identifica-se somente pelo termo “extra”, conforme partes de sítio. Ademais, alega a Reclamante que o Reclamado somente utiliza a expressão “extrafacil” na composição do nome de domínio em litígio.
A Reclamante afirma que o nome de domínio foi registrado e tem sido usado de má-fé. Para sustentar tal alegação, alega que o conteúdo do nome de domínio em epígrafe é semelhante à atividade por ela desempenhada em seu site “www.”. Além disso, a má-fé se evidencia devido ao fato do Reclamado ter sido previamente notificado acerca dos direitos da Reclamante, mesmo antes de ter iniciado a utilização do seu website – alega a Reclamante.
Outro fato que evidencia a má-fé, segundo a Reclamante, reside no fato de que o nome escolhido pelo Reclamado para identificar seus serviços (extra fácil aprender) sempre esteve disponível, tanto na extensão internacional (.com), quanto na extensão brasileira (.).
A Reclamante retrata que o Reclamado pretende aproveitar-se da fama e notoriedade de suas marcas EXTRA e EXTRA FÁCIL, com o intuito de captar clientela para si e que ademais isso resultará em dano à imagem e reputação de suas marcas, ocasionando ainda ilícita associação.
Por fim, requer a Reclamante seja emitida decisão para que o nome de domínio seja a ela transferido. B. O Reclamado
O Reclamado não apresentou Resposta a Reclamação. 6. Análise e Conclusões A. Idêntico e/ou similar
O Painel entende que o nome de domínio viola a marca notoriamente conhecida EXTRA, de titularidade da Reclamante, ao incorporar a marca em sua totalidade no nome de dominio em litigio. Ademais, o Painel também nota que o nome de domínio em disputa é identico ao pedido de registro para a marca EXTRA FÁCIL, depositado perante o INPI pela Reclamada em 17 de julho de 2007.
Ainda que mais relevante na analise do segundo e do terceiro elemento da Política, entende o Painel que o referido nome de domínio á capaz de induzir o internauta/consumidor em erro, levando este a crer tratar-se de nome de domínio de titularidade da Reclamante, empresa amplamente consolidada e altamente prestigiada no mercado.
Assim sendo, o requisito do parágrafo 4(a)(i) foi preenchido. B. Direitos ou Interesses Legítimos
A respeito do parágrafo 4(c)(i) da Política, o Reclamado não trouxe evidência de que, antes de qualquer notícia desta disputa, tenha usado ou se preparado para usar o nome de domínio disputado ou um nome correspondente ao nome de domínio disputado em conexão com a oferta de boa-fé de produtos ou serviços.
A respeito do parágrafo 4(c)(ii) da Política, não há evidência que indique que o Reclamado tenha sido comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa.
A respeito do parágrafo 4(c)(iii) da Política, o reclamado não fez e não está fazendo um uso legítimo não-comercial ou uso justo do nome de domínio disputado e não demonstrou ter utilizado o nome de domínio em questão em conexão com a oferta de boa-fé de produtos ou serviços. À época em que a Reclamação foi submetida, o nome de domínio levava a um site que aparentemente oferecia serviços concorrentes com o do Reclamante. À época da decisão, o nome de domínio disputado não levava a qualquer site.
O Painel entende que o Reclamado não demonstrou possuir qualquer direito acerca do uso da expressão “extra facil”, tampouco possui interesse legítimo no uso do domínio . Frise-se que o Reclamado não possui qualquer registro marcário contendo a expressão “extra” ou “extrafacil”.
O Reclamante deve trazer evidências iniciais verossímeis de que o Reclamado não possui direitos ou legítimos interesses. Uma vez trazidas tais evidências verossímeis, o Reclamado tem o ônus de demonstrar que possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio. Se o Reclamado falhar em fazê-lo, considera-se que a Reclamação satisfez o parágrafo 4(a)(ii) da Política. Morgan Freeman v. Mighty LLC, OMPI Demanda No. D2005-0263; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., OMPI Demanda No. D2003-0455; e Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., OMPI Demanda No.D2004-0110.
A Política sustenta que o Reclamado pode demonstrar seu legítimo interesse ou direito no nome de domínio comprovando os esforços feitos, antes de ser notificado do presente procedimento, de utilizar o domínio em questão de boa-fé. O Reclamado falhou ao demonstrar esta situação, uma vez que não demonstrou que possui legítimo interesse no nome de domínio em disputa.
Dessa forma, o requerimento do Parágrafo 4(a)(ii) está preenchido. C. Registrado e Usado com má-fé
De acordo com o parágrafo 4(b) da Política é considerado que um Reclamado tenha registrado e usado um nome de domínio com má-fé quando ele, por exemplo, registrou o nome de domínio para impedir o titular de registro marcário de vê-la refletida em um nome de domínio correspondente, dado que isto seja um padrão de conduta; ou quando, através do uso do domínio o Reclamado procurou intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuários de internet para seu site, ao criar uma possibilidade de confusão com as marcas do Reclamante quanto à fonte, patrocínio, afiliação ou apoio ao site ou localização de um produto ou serviço no site.
O Painel considera que o nome de domínio disputado foi registrado e usado com má-fé.
As alegações de má-fé feitas pelo Reclamante não são contestadas. Os registros/ pedidos marcários apresentados pelo Reclamante comprovam que este vinha utilizando suas marcas EXTRA e EXTRA FÁCIL muito antes do registro do nome de domínio disputado pelo Reclamado. Considerando que ambas as partes estão localizadas no território brasileiro, o Painel considera que o Reclamado deveria ter conhecimento da existência da marca do Reclamante previamente ao registro do nome de domínio sob disputa e que o fez sabendo que estaria infringindo os direitos do Reclamante. Ademais, o Reclamado foi devidamente notificado acerca dos direitos da Reclamante no que tange às marcas EXTRA e EXTRA FÁCIL.
Além disso, constata-se que o usuário de Internet pode ser induzido a erro ao acessar o endereço eletrônico “www.”, pensando se tratar de mais um de muitos dos nome de domínios virtuais de titularidade da Reclamante.
Assim, evidenciada está a má-fé da Reclamada no registro e no uso do nome de domínio em disputa. 7. Decisão
Por todas as razões acima expostas e de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 do Regulamento, o Painel determina que o nome de domínio seja transferido à Reclamante.
Eduardo Machado
Único Panelista
12 de novembro de 2009
Full & Egal Universal Law Academy