Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO OPB Inmobiliaria S.A.C. v. Grupo OPB, Grupo OBP Caso No. D2009-1407 1. Las Partes
La Demandante es OPB Inmobiliaria S.A.C., con domicilio en Lima Perú, representada por Iriarte & Asociados, con domicilio en Lima, Perú.
El Demandado es Grupo OPB, Grupo OBP con domicilio en Lima, Perú. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es GoD, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2009. El 21 de octubre de 2009 el Centro envió a GoD, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 21 de octubre de 2009 GoD, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 23 de octubre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 23 de octubre de 2009, el Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante con fecha 11 de noviembre de 2009 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda con fecha 11 de noviembre de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de diciembre de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de diciembre de 2009.
El Centro nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de diciembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto teniendo en cuenta las circunstancias del caso concluye que el idioma del presente procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas registradas en el Perú:
- La marca mixta OPB GRUPO INMOBILIARIO registrada con el número 49530 para la clase 36 del Nomenclátor.
- La marca mixta OPB GRUPO INMOBILIARIO registrada con el número 49529 para la clase 37 del Nomenclátor.
Ambas marcas fueron registradas con anterioridad a los nombres de dominio controvertidos.
La Demandante aporta datos e informes que acreditan su presencia empresarial en el territorio peruano.
Además la Demandante afirma su presencia en Internet a través de su página web “www..pe”, cuya existencia ha podido comprobar el Experto. 5. Cuestión previa
La Demandante formuló su demanda contra Grupo OPB. El Centro advirtió en su comunicación electrónica de fecha 11 de noviembre de 2009 que los nombres de dominio y están registrados a favor del titular “Grupo OBP” y que el nombre de dominio está registrado a favor de “Grupo OPB”.
En su escrito de fecha 11 de noviembre de 2009 la Demandante indicó que debe entenderse que los nombres de dominio en conflicto están registrados todos a favor de un mismo titular y que los nombres que se utilizan para cada nombre de dominio son alter egos de un mismo y único titular; por cuanto i) los tres nombres de dominio poseen la misma dirección declarada, ii) tienen el mismo contacto administrativo, iii) el mismo contacto técnico, iv) han sido registradas en la misma fecha y v) los servidores de dominio primario y secundario son los mismos.
Al respecto, el Experto resalta que si los registrantes fuesen realmente entidades legales diferentes, de acuerdo con la Política sería normalmente necesario que la Demandante iniciase procedimientos separados contra los diferentes nombres de dominio. Ni la Política ni el Reglamento contienen disposiciones explícitas que autoricen llevar a cabo un mismo procedimiento contra diferentes registrantes.
No obstante, de acuerdo con diferentes decisiones del Centro, el simple hecho que los nombres de dominio se encuentren registrados a favor de diferentes registrantes no impide que se considere que se trata de un único Demandado, si las circunstancias indican que, para los efectos del caso, los registrantes deben ser consideradas como una misma entidad (ver, entre otras, General Electric Company v. Marketing Total S.A., Caso OMPI No. D2007-1834, Société des Hôtels Meridien v. Spiral Matrix / Kentech Inc.,Caso OMPI No. D2005-1196).
En el presente caso, el Experto considera que los dos registrantes que figuran en los nombres de dominio en conflicto deben considerarse – para los presentes efectos - como el mismo debido a las coincidencias advertidas por la Demandante y que han sido comprobadas por el Experto. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que posee derechos marcarios previos al registro de los nombres de dominio controvertidos, los mismos que son idénticos o similares, puesto que
i) los nombres de dominio reproducen, en su integridad, los elementos “OPB”, “GRUPO” e “INMOBILIARIO” de las marcas registradas,
ii) el elemento “.com” que aparece al final de los nombres de dominio controvertidos, no constituye un elemento diferenciador, debido a la naturaleza técnica del mismo,
iii) los elementos gráficos de sus marcas registradas no son relevantes y de cualquier forma no pueden reproducirse en los nombres de dominio en conflicto.
Asimismo, la Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, por cuanto.
iv) no aparece registrado a su nombre ningún derecho o interés similar,
v) el Demandado no existe como empresa legalmente constituida, ni utiliza los nombres de dominio como razón social ni nombre comercial,
vi) las marcas OPB GRUPO INMOBILIARIO gozan de prestigio y reconocimiento en el territorio peruano, particularmente dentro del mercado inmobiliario.
Finalmente, la Demandante establece que los nombres de dominio en cuestión han sido registrados de mala fe. Basa su afirmación en los siguientes hechos:
i) el Demandado no está haciendo un uso razonable ni comercial legítimo de los nombres de dominio en conflicto,
ii) el Demandado tiene registrados otros nombres de dominio que contienen marcas registradas de propiedad de terceras empresas del rubro inmobiliario en el Perú, las cuales también son ampliamente conocidas en el mercado peruano,
iii) los datos proporcionados por el titular de los nombres de dominio en cuestión son falsos, pues no existe empresa o persona jurídica con la denominación “GRUPO OPB” y los números telefónicos indicados en tales registros no existen. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 7. Debate y conclusiones
El hecho de que el Demandado no haya contestado la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su parágrafo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al parágrafo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento. b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Los nombres de dominio controvertidos contienen algunos o todos los términos OPB GRUPO INMOBILIARIO registrados a nombre de la Demandante.
El nombre de dominio contiene dos de estos términos, incluyendo el más distintivo y caracterizante (“OPB”) de las marcas de la Demandante. En este caso, la adición del sufijo “com”, indicativo del nivel superior, no tiene relevancia a los efectos de distinguir el nombre de dominio de las marcas registradas. Este criterio ha sido establecido en reiteradas decisiones de otros expertos, entre otras, Huavei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume, Caso OMPI No. D2006-0044.
En el caso del nombre de dominio se incluyen todos los términos en igual orden, por lo que ambos son idénticos.
En el caso del nombre de dominio también se han incluidos todos los términos que constituyen las marcas registradas, habiendo sólo invertido el orden de los mismos sin que este hecho haya podido generar que la impresión en conjunto del nombre de dominio y las marcas registradas sea diferente.
Por las consideras anteriores, este Experto considera cumplido el primero de los requisitos fijados en el parágrafo 4.a)i) de la Política en relación a los tres nombres de dominio controvertidos. B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.
En primer lugar, la Demandante ha demostrado tener registradas a su nombre diversas marcas, las mismas que se encuentran citadas en los Antecedentes de Hecho, y cuya identidad o similitud con los nombres de dominio controvertidos ha sido objeto de explicación en el punto anterior.
Por otro lado, no se ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés similar en favor del Demandado. Adicionalmente, el Demandado no es conocido corrientemente por la denominación correspondiente a los nombres de dominio controvertidos.
Otro factor importante a considerar es que tal y como ha señalado la Demandante y ha podido comprobar personalmente el Experto los nombres de dominio controvertidos no conducen a ninguna página web en activo, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web. Es decir, a la vista de la prueba aportada y de las comprobaciones realizadas personalmente por el Experto, el Demandado no utiliza, ni ha utilizado con anterioridad, la página web para ofrecer sus propios productos o servicios. Esta inactividad unida al hecho de que cada nombre de dominio reproduce marcas reconocidas en el Perú en un sector económico determinado pone de manifiesto que los registros por parte del Demandado ha tenido como única finalidad obstaculizar el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de las marcas.
Todo ello, junto con la falta de contestación por parte del Demandado, lleva a este Experto a considerar cumplido el segundo de los requisitos del parágrafo 4.a)ii) de la Política, por considerar abusivo y especulativo el registro y la utilización de los nombres de dominio controvertidos. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En este punto debe analizarse la existencia de mala fe del Demandado en el registro y uso de los nombres de dominio controvertidos. Diversos indicios llevan a afirmar su existencia.
En primer lugar, las marcas de la Demandante OPB GRUPO INMOBILIARIO son conocidas en el ámbito peruano en el sector inmobiliario, por lo que el Demandado ha debido conocer su existencia.
Además, la tenencia pasiva, constatada más arriba, constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas de otros expertos, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en cuestión (Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239, entre otras).
Finalmente, de acuerdo a la información contenida en el expediente, ha sido acreditado que el Demandado ha registrado en otras oportunidades nombres de dominio que contienen marcas registradas de empresas inmobiliarias que gozan de reconocimiento y prestigio en el Perú. En reiteradas oportunidades, el Centro ha dado relevancia a este hecho para presumir la existencia de mala fe, entre otras, Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2002-1088 y Edipresse Hymsa v. F9-Soft,Caso OMPI No. D2006-0940, S.L.
En consecuencia, con apoyo en lo anteriormente expuesto, el Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe y considera cumplido el tercero de los requisitos del parágrafo 4.a) iii) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , y sean transferidos a la Demandante.
Ana María Pacón
Experto Único
Fecha: 30 de diciembre de 2009
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