Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) c. Xoan González Díaz Caso No. D2009-1445 1. Las Partes
La Demandante es Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) con domicilio en Málaga, España, representada por Udapi & Asociados, España.
El Demandado es Xoan González Díaz, con domicilio en Vigo (Pontevedra), España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El Demandado tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Dinahosting, S.L. 3. Íter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2009. El 26 de octubre de 2009 el Centro envió a Dinahosting, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de octubre de 2009 Dinahosting, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de noviembre de 2009. El Demandado no contestó a la demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 23 de noviembre de 2009.
El Centro nombró a Mario Aurelio Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de diciembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (en lo sucesivo “la Demandante”) es titular de 86 marcas españolas denominativas y/o denominativas con gráfico consistentes en la denominación “Unicaja”, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), así como de otras tantas marcas españolas que contienen la denominación “Unicaja” combinadas con otras denominaciones adicionales, también registradas ante la O.E.P.M.
Unicaja es titular de las marcas comunitarias figurativas 811703 y 956128, registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (O.A.M.I.), que combinan un gráfico con la denominación “Unicaja”.
El Sr. Xoan González Díaz (en lo sucesivo “el Demandado”) registró el nombre de dominio el 21 de julio de 2009 con el servicio del Registrador Dinahosting, S.L. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante:
(i) Alega que es una entidad de crédito creada en 1991 con casi 900 sucursales en 17 provincias españolas y en varias ciudades extranjeras, con alrededor de 5.800 empleados y con un gran volumen de negocio y notoriedad. Aporta como prueba un dossier con noticias de prensa económica y generalista relacionadas con la Demandante, una reseña de la Demandante en Wikipedia, una lista de resultados de la búsqueda de la denominación “Unicaja” obtenida con Google, el balance de pérdidas y ganancias de la Demandante del ejercicio 2008, y otros documentos para probar el carácter renombrado y/o notorio de las marcas “Unicaja” en el sector bancario.
(ii) Alega que la popularidad de sus marcas registradas españolas y comunitarias, de cuya concesión aporta prueba al procedimiento, conlleva que el Demandado no pudiera desconocer la existencia de la Demandante y considera que el renombre de dichas marcas constituye prueba de la mala fe del Demandado.
(iii) Alega que patrocina al famoso equipo de la primera división española de baloncesto (ACB) “Club Unicaja Baloncesto”, conocido como “El Unicaja” y que ha sido dos veces subcampeón de la liga española de baloncesto. La Demandante alega también que realiza importantes inversiones en Obra Social con 5 millones de beneficiarios, un presupuesto en 2008 en torno a 68 millones de euros, más de 4.000 actividades al año y 174 centros de actividades.
(iv) Alega que el nombre de dominio incorpora las marcas españolas y comunitarias registradas UNICAJA, propiedad de la Demandante, generando riesgo de confusión a los internautas. Asimismo alega que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo respecto de porque el registro del nombre de dominio es posterior a la fecha de registro de la mayoría de las marcas de la Demandante.
(v) Alega que en el año 2009 ha realizado y negociado operaciones de fusión con cajas andaluzas cuales son Caja Jaén y Cajasur, y alega que la negociación del proceso de fusión entre la Demandante y Cajasur fue anunciado en las noticias del Telediario de Televisión Española (T.V.E.) a las 15:00 horas el día 21-07-2009. La Demandante afirma que el registro del dominio en disputa fue realizado dos horas más tarde a la retransmisión en las noticias televisadas en T.V.E. el 21-07-2009, que informaban de la negociación del proceso de fusión entre la Demandante y Cajasur. La Demandante alega que esta coincidencia en el tiempo constituye prueba de la mala fe del Demandado.
(vi) Alega que ningún operador en el mercado español o comunitario, salvo la Demandante, tiene derechos sobre la denominación “Unicaja”, que no existe por parte del Demandante noticia de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa y que el Demandado no ha usado el nombre de dominio controvertido para alojar página web alguna.
(vii) Alega que ha enviado un requerimiento al Demandado, quien no habría manifestado otro interés por el nombre en disputa más allá que el de obtener un beneficio pecuniario.
(viii) Solicita que se dicte una resolución por la que el Grupo Administrativo de Expertos dicte una resolución por la que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante. B. Demandado
El Demandado, a quien se notificó de la demanda en fecha 2 de noviembre de 2009, no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4(a) de la Política, los elementos que la Demandante debe probar para que proceda ordenar la cancelación o transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa son los siguientes:
i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El párrafo 10.d) establece que el Grupo de Expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos debe resolver la demanda de conformidad con la Política, el Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables. El párrafo 14.a) del Reglamento establece que “en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una solución”. Es importante recalcar esta afirmación a la vista de la no contestación por el Demandado.
(i) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El nombre de dominio es similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante, hasta el punto de crear confusión con éstas por los motivos que se indican a continuación:
De una parte, es doctrina reiterada que, salvo en contadas excepciones, el dominio de primer nivel, aquí el agregado del sufijo “.org”, no debe tomarse en cuenta para el análisis de la identidad o similitud (véase D2004-0064 Banco Zaragozano S.A. v. José López, Caso OMPI No. D2002-0486 Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona v. Senota Comunicación Visual S.L.). De otra parte, el término “sur” deviene, en el caso que nos ocupa, un término descriptivo que no impide calificar al nombre de dominio en disputa como confusamente similar a los derechos marcarios probados por la Demandante, considerando la prueba aportada por la Demandante de su condición de entidad financiera de gran difusión y notoriedad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, radicada en el sur geográfico de España. “Sur” adquiere por tanto carácter descriptivo en relación con la localización geográfica donde la Demandante desarrolla su actividad principal. Los consumidores que observan la denominación compuesta por la marca “Unicaja” y el término descriptivo “sur” son susceptibles de caer en la confusión al pensar que se enfrentan a una marca derivada y asimismo fácilmente pueden pensar que el nombre de dominio pertenece a la Demandante, a su departamento comercial o bien a un licenciatario o agente autorizado (véaseCaso OMPI No. D2001-1245, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax).
En consecuencia, la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.i).
(ii) Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de varias decenas de marcas españolas y de dos marcas comunitarias registradas, respectivamente, ante la O.E.P.M. y la O.A.M.I. consistentes en la denominación UNICAJA. Todas las marcas aportadas por la Demandante tienen fecha de concesión anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el 21 de julio de 2009. El nombre de dominio en disputa se limita a añadir el signo descriptivo “sur” a la marca propiedad de la Demandante.
La Demandante alega que el Demandado no habría respondido a un requerimiento remitido por aquélla, más que con un interés en obtener un beneficio pecuniario y de otra parte, el Demandado no ha contestado la demanda y por tanto no aporta elementos que demuestren que es titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
De conformidad con los párrafos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento y a la vista de lo anterior, este Panel considera que el Demandado no es titular de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, la Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política.
(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El hecho notorio de que, antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, se hubiera informado por los medios de comunicación, profusa y públicamente, las negociaciones para la fusión entre la Demandante y Cajasur, sumado a la prueba de la grabación aportada informando en las noticias del telediario de Televisión Española (T.V.E.) sobre las negociaciones de fusión coincidente en el tiempo con la fecha de registro, constituyen para este Panel prueba de la existencia de la mala fe del Demandado en el registro de .
La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de más de 80 marcas españolas y comunitarias consistentes en la denominación UNICAJA y ha aportado asimismo abundante prueba de la presencia, difusión y popularidad de su marca “Unicaja” en el sector bancario español y andaluz.
De otra parte, la Demandante es patrocinadora del popular equipo de baloncesto de la liga española (ACB) “El Unicaja”.
Consideramos que no cabe razonablemente pensar que la presencia, difusión y popularidad de la Demandante como importante entidad financiera española y andaluza, patrocinadora de un conocido equipo de baloncesto, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado y es aún más improbable que de forma casual el Demandado desconociera UNICAJA y a su vez tuviera la ocurrencia de registrar dicha marca unida al signo descriptivo “sur” al tiempo en que los medios de comunicación difundieron la negociación de la posible fusión de la Demandante con la entidad granadina Cajasur.
La documentación aportada por la Demandante y sus alegaciones constituyen prueba suficiente de que antes y después del registro de , el Demandado debía razonablemente conocer a la entidad financiera de la Demandante. Una coincidencia fruto de casualidad es altamente improbable y esta circunstancia sumada al contexto de negociación para una posible fusión entre la Demandante y la entidad Cajasur constituyen prueba suficiente de la mala fe en el registro y uso del nombre en disputa.
La mala fe en el registro y en el uso de un dominio confundible con los derechos alegados por un Demandante, también se fundamenta en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dichos derechos (véanse losCaso OMPI No. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José; elCaso OMPI No. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas; Caso OMPI No. D2006-0001, Deutsche Post AG v. NJDomains; y más recientemente elCaso OMPI No. DES2009-0006, Facebook Inc. v. Usta Cafer.)
Este Centro ha manifestado en muchas resoluciones que la notoriedad de la marca confusamente similar al dominio controvertido y la falta de contestación de la demanda son indicios que implican directamente el uso de mala fe del nombre de dominio controvertido (en este sentido véanse elCaso OMPI No. D2000-1805, Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.;Caso OMPI No. D2002-1107, San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, entre otros).
El Demandado no ha contestado la demanda y por tanto no ha aportado prueba que justifiquen su buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.
En atención a lo anterior y en consonancia con los párrafos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento precedentemente transcriptos, este Panel encuentra que el Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Mario Aurelio Sol Muntañola
Experto
Fecha: 15 de diciembre de 2009
Full & Egal Universal Law Academy