Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Brenda Vanesa Zicarrelli y Alejandro Javier Milberg v. GSM Nitro - Ricardo Buse Caso No. D2009-1476 1. Las Partes
El Demandante es Brenda Vanesa Zicarrelli y Alejandro Javier Milberg, con domicilio en la Provincia de Santa Fe, Argentina, representada por Marval O'Farrell & Mairal, Argentina, con domicilio en Buenos Aires, Argentina.
El Demandado es GSM Nitro - Ricardo Buse, con domicilio en Asunción, Paraguay, representada por Lilian Rocío Barreto Cordero y/o Hugo Vera Rocío Barreto Cordero, Asunción, Paraguay. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2009. El 2 de noviembre de 2009 el Centro envió a eNom via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de noviembre de 2009 eNom envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 6 de noviembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 10 de noviembre de 2009, el Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 7 de diciembre de 2009.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de diciembre de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Cuestiones preliminares A) Contestación extemporánea
Este Experto debe primero considerar la admisibilidad del escrito de contestación a la Demanda presentado por el Demandado al Centro el 7 de diciembre de 2009, esto es, al día siguiente del vencimiento del plazo fijado para su presentación. A reserva de decidir de forma distinta en otros casos, en el presente caso este Experto ha resuelto admitir dicho escrito de contestación a la Demanda, ya que el mismo no retrasa el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el párrafo 10 del Reglamento.1 B) Idioma
El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda y el Escrito de Contestación a la Demanda fueron realizados en español. Además, el Demandante expresamente solicitó que el procedimiento se llevara en idioma español, a lo que no hubo objeción del Demandado. Considerando lo anterior y que las partes en este procedimiento se ubican en países de habla hispana y que las comunicaciones entre ellas han sido en español, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.2 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Demandante son personas físicas domiciliadas en Argentina, co-titulares de la marca mixta IGA (y diseño) registrada en Argentina bajo el N° 1.998.893 en clase 41 de fecha 16 de noviembre de 2004.
4.2 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, es el titular del registro de la marca mixta IGA (y diseño) registrada en Chile bajo el N° 853.172 en clase 41 en vigor desde el 19 de junio de 2009 y, además, es el solicitante del registro de la marca IGA (y diseño) (i) en Paraguay, expediente N° 06355 de fecha 8 de marzo de 2007 y (ii) en México, expediente N° 0893203 de fecha 31 de octubre de 2007.
4.3 El co-Demandante, Brenda Vanesa Zicarrelli, es titular del nombre de dominio creado el 11 de septiembre de 2008.
4.4 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, es titular del nombre de dominio creado el 7 de agosto de 2008 y de creado el 19 de noviembre de 2002.
4.5 El co-Demandante, Javier Alejandro Milberg, aparece en la escritura constitutiva de I.G.A. Paraguay, S.A., sociedad paraguaya constituida en junio de 2007 (la “Sociedad”) como socio titular de un tercio de su capital social.
4.6 La Sociedad se dedica a la prestación de servicios e impartición de cursos relacionados con la gastronomía.
4.7 El 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebró un contrato de riesgos compartidos con SAT SRL, representada por Ricardo Buse (el “Contrato”), con vigencia inicial de 12 meses, mediante el cual ésta colocaría “banners” y enviaría correos electrónicos a toda su base de datos con los diseños entregados por la Sociedad promocionando los servicios o cursos de la Sociedad y para la atracción de nuevos alumnos.
4.8 El nombre de dominio objeto de la Demanda fue creado el 13 de agosto de 2008.
4.9 El Demandado está domiciliado en Paraguay. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:
A.1 El nombre de dominio objeto de la Demanda es similar hasta el punto de crear confusión con la marca IGA del Demandante. El agregado “la” en el nombre de dominio es una clara alusión a Latinoamérica y, junto con el guión, no le otorga distintividad y no alcanza a alejar la clara confusión con la marca IGA del Demandante.
A.2 Es una práctica habitual identificar nombres de dominio con el agregado geográfico “la” para indicar que el sitio está dirigido o relacionado con Latinoamérica.
A.3 El Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A.4 El Demandante es titular del registro de la marca IGA en Argentina, y solicitó el registro de la marca IGA en Paraguay en marzo de 2007, esto es con anterioridad a que el Demandado solicitara el nombre de dominio en agosto de 2008.
A.5 El Demandante es director de la Sociedad, la cual presta servicios y cursos relacionados con la gastronomía en varios países latinoamericanos, entre los que se encuentran Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela.
A.6 A efecto de promocionar en Paraguay los servicios y cursos que ofrece, el 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebró con SAT SRL, representada por Ricardo Buse, el Contrato. En esa misma fecha el Demandado registró a su nombre el nombre de dominio objeto de la Demanda.
A.7 El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web que ofrece servicios competidores de aquellos que presta el Demandante, y que contiene enlaces pagos a otros sitios web que también compiten con los prestados por el Demandante (remite a impresiones del contenido de dicha página web anexos a la Demanda), lo que no puede ser considerado una oferta de buena fe de bienes o servicios.
A.8 El Demandado ha intentado desviar a los consumidores de manera equívoca a su sitio web y a otros sitios web que compiten con el Demandante. El Demandado reconoce que está ganando dinero con la publicidad generada (remite a intercambio de correos electrónicos anexos a la Demanda) lo que no puede ser considerado como un uso legítimo y leal o no comercial.
A.9 El Demandado tampoco es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de IGA.
A.10 El Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. El Demandado conocía la marca IGA del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que ha sido registrado de mala fe.
A.11 El sitio web del Demandado dice “Informamos a todos que la Comunidad IGA-LA no tiene ningun vinculo con ninguna empresa o escuela de Gastronomía de Latino América” en clara referencia a la Sociedad y su actividad en Latinoamérica.
A.12 El Demandante registró su marca IGA en Argentina en noviembre de 2004 y presentó solicitudes de registro para la misma en México en octubre de 2007 y en Paraguay en marzo de 2007. Particularmente en Paraguay el Demandante constituyó la Sociedad el 6 de junio de 2007, es decir, más de un año antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.
A.13 El sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa es utilizado para ofrecer servicios relacionados con la gastronomía como cursos on-line, recetas, foros, etc. (remite a impresiones del contenido de dicha página web anexos a la Demanda) que claramente compiten con los prestados por el Demandante, lo que no puede ser considerado un uso de buena fe. El sitio web del Demandado posee enlaces pagos que redirigen a los usuarios a otros sitios en línea que también prestan servicios competidores de aquellos prestados por el Demandante (Vgr. el sitio Mausi Sebess-Alta Gastronomía). Al usar el nombre de dominio en disputa el Demandado ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a sus sitio web y a otros sitios en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente patrocinio, afiliación o promoción de sus sitio web, lo que constituye un uso de mala fe.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se pueden resumir como sigue:
B.1 Es cierto en razón de ser conocimiento público que IGA es una compañía que presta servicios y dicta cursos relacionados con la gastronomía en diversos países de América Latina.
B.2 El nombre de dominio en disputa no es idéntico, tal vez similar, pero en ningún caso hasta el punto de crear confusión con el que el Demandante alega poseer derechos previos, es decir .
B.3 El nombre de dominio en disputa fue creado por el Demandado de buena fe.
B.4 En virtud del Contrato, SAT SRL, representada por Ricardo Buse, se comprometía a efectuar publicidad electrónica a fin de promocionar la marca IGA, todo ello con expresa autorización del Director de la Sociedad Andrés Basedovsky como del propietario de la marca Alejandro Milberg. Fue así que Ricardo Buse-GSM Nitro SRL registraron a su nombre el nombre de dominio en disputa, todo ello con relación sólo a publicidad de noticias gastronómicas, todo en beneficio de IGA, “pero en ningún caso comercializar productos y/o servicios idénticos o similares como por ejemplo cursos de gastronomía relacionado esrtictamente a la empresa de los demandantes” (sic).
B.5 Primeramente cabe señalar que “marca” y “dominio” son ontológicamente diferentes, no existiendo de esta manera, posibilidad alguna de inducir al público consumidor a error ya que el solo hecho de tener registrado un nombre de dominio similar “no idéntico” a la marca, resulta exiguo ya que el adquirente se encontraría con un sinnúmero de posibilidades para adquirir el producto y/o servicio a través del comercio electrónico.
B.6 La prioridad en el registro del nombre de dominio otorgará un mejor derecho si ha sido otorgado de buena fe -como en el caso del Demandado, es decir, si se ha actuado conforme a las pautas de conducta establecidas en las leyes.
B.7 El nombre de dominio en disputa no puede ser privada (sic) de ser utilizada por el Demandado, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí su actividad publicitaria.
B.8 Para determinar quién está obligado a probar la mala fe, resulta necesario partir de diferentes principios, entre ellos que la buena fe se presume y es quien alega lo contrario quien debe demostrarlo. La carga probatoria se encuentra en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, está en mejores condiciones de producirla. Así, será el registrante quien está en mejor condición para probar el derecho que tiene sobre el nombre de dominio registrado y a su vez el demandante o reclamante deberá probar la titularidad que alega sobre la marca o el nombre de dominio.
B.9 El nombre de dominio en disputa ha sido registrado con absoluta buena fe por el Demandado en fecha 13 de agosto de 2008. A fin de evaluar la buena fe y el interés legítimo conviene tener en cuenta que si el usuario terceriza la búsqueda a través de un motor de búsqueda, ingresando la palabra “iga” aparecerían innumerables opciones para adquirir los productos y/o servicios de IGA de los diferentes comerciantes que surgen en la red, todo ello más allá de otras marcas y del nombre de dominio registrado.
B.10 El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web, pero en ningún caso el sitio en cuestión ofrece servicios competidores de aquéllos que presta el Demandante. El uso es de buena fe en razón de haberse efectuado en virtud a un contrato previo y con expresa autorización de los propietarios de la marca IGA.
B.11 No es verdad que el Demandado mediante el uso del nombre de dominio en disputa haya intentado desviar a los consumidores de manera equívoca a su sitio web y a otros sitios web competidores del Demandante. El uso es legítimo y leal no comercial, puesto que es realizado en virtud a un contrato previo y con expresa autorización de los propietarios de la marca IGA.
B.12 No es verdad tampoco, que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet en su sitio Web y a otros sitios en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web y de los servicios que figuran en su sitio web, lo que no constituye un uso de mala fe en los términos de la Política.
El Demandado solicita se rechace la Demanda del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
(ii) El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca IGA (y diseño) la cual se encuentra registrada, entre otros países, en Argentina.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” no influye ni se debe tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006). Respecto al diseño que forma parte de la marca registrada IGA, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman,Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802).
En el caso que nos ocupa, dicha marca del Demandante y el nombre de dominio objeto de la disputa solamente se diferencian entre sí por el sufijo “-la” en el nombre de dominio (que pudiera corresponder al acrónimo de “Latino América” como alega el Demandante3), siendo “IGA” el elemento central en ambos y sin que dicho sufijo sea suficiente para establecer una clara distinción entre ambos, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca del Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Ha quedado acreditado que el Demandante es titular de la marca IGA (y diseño) desde al menos el 2004.
Ha quedado acreditado que la Sociedad (de la cual forma parte uno de los co-Demandantes) se constituyó en Paraguay en junio de 2007, y que el 13 de agosto de 2008 la Sociedad celebró el Contrato con SAT SRL, la cual estaba representada por Ricardo Buse. También ha quedado acreditado que en esa misma fecha el Demandado registró el nombre de dominio en disputa. Resulta claro que Ricardo Buse (co-Demandado) es el elemento común en ambas relaciones, esto es, por un lado representando a dicha sociedad SAT SRL y por otro lado como registrante junto con GSM Nitro (el otro co-Demandado) del nombre de dominio en disputa.
El Demandado asevera que en virtud del Contrato, SAT SRL se comprometía a efectuar publicidad electrónica a fin de promocionar la marca IGA, todo ello con expresa autorización de la Sociedad y del propietario de la marca Alejandro Milberg, y que por ello es que que Ricardo Buse-GSM Nitro SRL registraron a su nombre el nombre de dominio en disputa, alegando que todo ello en relación sólo a publicidad de noticias gastronómicas y todo en beneficio de la Sociedad, “pero en ningún caso comercializar productos y/o servicios idénticos o similares como por ejemplo cursos de gastronomía relacionado esrtictamente a la empresa de los demandantes” (sic).
El Contrato fue celebrado entre la Sociedad y SAT SRL, no con Ricardo Buse en lo personal. El Contrato no contiene autorización alguna para el uso de la marca IGA (y diseño) del Demandante ni para la creación del nombre de dominio en disputa. Es más, el Contrato no contiene referencia alguna a la marca IGA (y diseño) del Demandante ni a ninguna otra marca, y tampoco hace referencia a la creación de nombre de dominio alguno. El Contrato en ningún lado sugiere siquiera que el Demandado (o SAT SRL) sean autorizados a usar las marcas de la Sociedad (o del Demandante).
El Demandante asevera que el Demandado no es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de IGA, lo que el Demandado no refutó.
No obstante que el Demandado alega usar el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web, pero en ningún caso usar el sitio en cuestión para ofrecer servicios competidores de aquéllos que presta el Demandante, la evidencia proporcionada por el Demandante muestra que en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, entre otros, aparecen: (i) un recuadro con el anuncio de “CURSO DE CHEF ONLINE... Sistema de Estudio E-Learning Interactivo en breve”; (ii) un recuadro con el anuncio de “EAG-Escuela Gastronómica Empezá en Agosto...”; (iii) un recuadro con el anuncio “Informamos a todos que la Comunidad IGA-LA no tiene ningún vinculo con ninguna empresa o escuela de Gastronomía...”. 4 El sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa en ningún lado muestra una afiliación con la Sociedad o las marcas del Demandante, como alega el Demandado, sino que por el contrario la leyenda transcrita bajo el subpárrafo (iii) anterior desliga indirectamente a dicho sitio web de la Sociedad y de los servicios ofrecidos al amparo de la marca del Demandante.
El Demandante alega que el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa muestra enlaces patrocinados (“enlaces pagos”) a otros sitios web, lo que le genera un ingreso al Demandado, habiendo adjuntado a la Demanda copia de correos electrónicos con el co-demandado Ricardo Buse en los que queda de manifiesto lo anterior, no obstante la aseveración en contrario del Demandado.
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Demandante ha acreditado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la Demanda, sin que los alegatos del Demandado hayan logrado refutarlo y sin que éste haya aportado evidencia alguna para soportar sus aseveraciones.5 En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a)ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
El Demandante asevera que el Demandado conocía la marca IGA del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de la marca IGA (y diseño) del Demandante no fue refutado por el Demandado.6
No obstante, el Demandado asevera que la creación del nombre de dominio en disputa se hizo de buena fe con el objeto de efectuar publicidad electrónica a fin de promocionar la marca IGA, contando con la autorización expresa del Director de la Sociedad Andrés Basedovsky y del propietario de la marca Alejandro Milberg. Sin embargo, el Demandado no aportó evidencia alguna que soporte su dicho. Como quedó establecido líneas arriba, el Contrato es totalmente omiso respecto a marcas o nombres de dominio.
La evidencia suministrada por el Demandante pone de manifiesto la publicidad de cursos de gastronomía realizada en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, sin referencia alguna a la Sociedad o a la marca IGA (y diseño) del Demandante. El uso de enlaces patrocinados bajo el portal del nombre de dominio en disputa permiten deducir que existe un ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, usuarios que en principio estarían buscando al Demandante o a los servicios ofrecidos por el Demandante a través de la Sociedad.7
Lo anterior, aunado a la leyenda que aparece en dicho sitio desligándose de cualquier escuela de gastronomía, permiten presumir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado fue realizado con fines propios y no como lo alega el Demandado, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe.
Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 31 de diciembre de 2009
Full & Egal Universal Law Academy