Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO St. Ives Laboratories, Inc. v. Mundiformacion, S.L. (SROW-469194) Caso No. D2009-1518 1. Las Partes
La Demandante es St. Ives Laboratories, Inc. con domicilio en Illinois, Estados Unidos de América., representada por Latimer & Mayberry IP Law LP, Estados Unidos de América,
La Demandada es Mundiformacion, S.L. (SROW-469194) con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de noviembre de 2009. El 10 de noviembre de 2009 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 11 de noviembre de 2009 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de diciembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de diciembre de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de diciembre de 2009.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento. En la Demanda, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento sea el inglés. Dado que el idioma del acuerdo de registro es el español, el Centro en fecha 30 de noviembre de 2009, solicitó al Demandante que proporcionara por lo menos uno de los siguientes elementos: 1) prueba satisfactoria de un acuerdo con el Demandado para que el idioma del procedimiento sea el inglés: 2) la Demanda en español, o 3) una solicitud de que el idioma del procedimiento sea el inglés, con argumentos y material en apoyo del pedido. El Centro otorgó al Demandado un plazo para presentar sus comentarios sobre la cuestión del idioma, y en particular, sus objeciones al pedido por la Demandante para que el idioma del procedimiento sea el inglés, indicando sus argumentos con materiales en apoyo para que los procedimientos no sean conducidos en español. El Centro advirtió al Demandado que si no se recibían tales comentarios en la fecha indicada, el Centro actuaría sobre la base de que el Demandado no objetaría al pedido que el idioma del procedimiento sea el inglés.
La Demandante pidió una prórroga para hacer su presentación, el Centro se la otorgó y la Demandante efectuó, dentro del plazo de prórroga, su presentación para que el idioma del procedimiento sea el inglés. Dado que después de dicha prórroga se omitió comunicar expresamente a la Demandada que podía contestar a dicha presentación, el Experto en fecha 15 de enero de 2010 dictó una orden de procedimiento otorgando plazo a la Demandada para que contestara la presentación de la Demandante, cosa que hizo la Demandada dentro del plazo concedido. Por las razones indicadas en la sección 6 de esta decisión, el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español, en el que se dicta esta decisión, sin requerir traducción de la Demanda, presentada en inglés. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía constituida de acuerdo a las leyes de Estados Unidos de América que fabrica productos cosméticos. La Demandante es titular de numerosas marcas que contienen la expresión ST. IVES. Entre muchas otras marcas registradas en una larga serie de países, la Demandante tiene registrada a su nombre la marca española ST. IVES, No. 2358985, que protege “productos cosméticos y de tocador, productos para el cuidado del cabello, champús, acondicionadores, lacas, fijadores, geles, tintes para el pelo, cremas para el cuidado de la piel, lociones y productos de limpieza, desodorantes de uso personal” de la clase internacional 3 (dato constatado por el Experto al conectar el 20 de enero de 2010 su buscador a la base de datos en línea de marcas nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas).
La Demandada registró el nombre de dominio en cuestión con fecha 28 de diciembre de 2006.
Las partes en este procedimiento participaron en St. Ives Laboratories, Inc. v. Mundiformación, S.L.,Caso OMPI No. DES2009-0016, cuyo objeto fue el nombre de dominio , registrado por la Demandada el 29 de diciembre de 2006. En ese procedimiento, se decidió la transferencia de dicho nombre de dominio de la Demandada a la también aquí Demandante.
Como la Demandante alega, y la Demandada reconoce, al momento de presentarse la Demanda no existía página web alguna bajo el nombre de dominio en disputa. Con posterioridad a esa fecha la Demandada publicó una página web totalmente en inglés que, como lo constató este Experto el día 19 de enero de 2010, incluía el siguiente texto: “Domain Default page. This page is generated by Parallels Plesk Panel - leading hosting automation control panel. This is default page for domain. If you see this page, it means that you have set up your web server for serving a new site, but the site content isn't yet uploaded. You have the following choices:. You can upload your web site contents using FTP. You can install web applications on your site: an image gallery, a discussion forum, a blog, an online store, a chat, and many other applications.”
De la visita que en la misma fecha el Experto realizó con su buscador al sitio web surge que Paralell Services ofrece servicios con la modalidad “cloud computing”. Según surge del mismo sitio web, Paralell tiene sede para operaciones mundiales en Schaffhausen, Suiza. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
- El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ST. IVES de la Demandante.
- La Demandada registró el nombre de dominio en cuestión sabiendo que no es la titular legítima de la marca en la que se basa el nombre de dominio. No hay evidencia de que la Demandada lo haya registrado de buena fe. Actualmente no hay contenido alguno en el sitio web. La Demandada no está usando el nombre de dominio en conexión con una oferta de buena fe de bienes, o un uso legítimo no comercial o uso leal, ni lo ha hecho antes. La Demandada no tiene derechos legítimos sobre el término “St. Ives” o a variaciones del mismo, ni ha tenido derechos legítimos en ningún otro momento. No hay prueba de que la Demandada opere bajo un nombre comercial incorporando esos términos u otros relacionados con el mismo, ni de que la Demandada sea conocida por la expresión “St. Ives”. Por el contrario, la Demandada ha adquirido el nombre de dominio sin ninguna intención de utilizarlo en conexión con la provisión de bienes o servicios legítimos. La Demandada está intentando usar el nombre de dominio para obtener beneficio de sus intenciones de mala fe. La Demandada era consciente de los derechos de la Demandante sobre ST. IVES al momento en que registró el nombre de dominio. Así, resulta probable que la Demandada presentó su solicitud de nombre de dominio con pleno conocimiento de que el mismo infringía los valiosos derechos de propiedad intelectual de un tercero. Estas acciones en violación de las marcas y nombre de dominio de la Demandante constituye registro de mala fe. Estas acciones respaldan el reclamo de la Demandante para que se le transfiera el nombre de dominio. Además, cuando una marca es famosa “el uso mismo de la marca bajo la forma de nombre de dominio por un tercero sugiere mala fe”. La Demandada registró y está usando y manteniendo el nombre de dominio por alguna razón de mala fe, es decir para aprovecharse de la venta del nombre de dominio a un tercero y/o “atrapar” usuarios de Internet que están buscando al Demandante y/o sus servicios o productos. No hay una razón creíble por la que la Demandada debiera registrar una versión del nombre de dominio de la Demandante que está asociado con la marca famosa de la Demandante. Tal acción constituye ciberocupación. B. Demandada
La Demandada sostiene lo siguiente:
- El parecido entre el nombre del dominio y el nombre del Demandante no está más allá del parecido lógico en el uso de la sintáctica de las palabras. No pueden causar confusión puesto que son palabras sin carácter restrictivo coincidentes en millones de referencias en Internet sin relación alguna con el Demandante.
- El nombre de dominio es usado para guiar transacciones entre servidores, en todos los ámbitos, y de momento no es usado para servicios web públicos. La Demandada se refiere a todos los servicios transaccionales, desde el control de cargas, a resguardos, a servicios de B2B o B2C, etc., en definitiva servicios transaccionales, sólo para intereses legítimos y comerciales, en ningún caso vinculados con el mundo de la cosmética ni parecidos, y menos para la presencia en Internet, puesto que son servicios privados y no públicos los que se ofrecen de momento. Estos servicios o algunos de ellos no están expuestos en ningún caso en la página web por ser servicios de alto coste y no se ofrecen al público en general, sino sólo bajo demanda.
- El nombre St. Ives, pertenece también a la película St. Ives producida para la televisión, y estrenada el 22 de octubre de 1998, también conocida como All For Love. St. Ives también el nombre de la iglesia de St. Ives o del santo Ives. St es abreviatura de Saint o santo, un equipo de Fútbol en Australia, de una galería de arte en Cornwall, un titulo de libro, “St. Ives, de Robert Louis Stevenson”, una película de 1976 con titulo St. Ives del año 1976 protagonizada por Charles Bronson del director J. Lee Thompson, corresponde con el nombre exacto de St. Ives, nacido en Kermartin, el 17 de octubre de 1253 y patrón de los abogados en Francia y Estados Unidos de América, una localidad en Cornwall “”, otra en la región de Cambridge “” y otra en la región de Huntingdon . Existen en Google mas de 2.810.000 referencias al nombre St Ives no relacionadas en modo alguno a la Demandante, lo que hace que sea un vocablo con multitud de afecciones y significados diferentes al que el Demandante pretende asumir por completo. Es difícil imaginar que una marca registrada imposibilite al uso total de cualquier palabra asociada en parte a él por componerse de parte del nombre, en ese caso de St. o Saint, e Ives, un vocablo u apellido muy común en zonas de Europa sobre todo francófonas. Con ello se cita “efectos del artículo 2 del Reglamento, toda vez que la enumeración de derechos previos tiene carácter cerrado y en ella no se comprenden los nombres de dominio. Caso No. DES2007-0033”. Mundiformacion en su momento registró un nombre ficticio resultante de unir 2 palabras de uso común, St (santo o servicios transaccionales) e Ives, comarca de Inglaterra, que aunque no guardamos relación alguna con ella si nos pareció oportuno por la belleza de su comarca. Al igual que podría haber sido “Steverest”, “StZermatt”, e incluso “Stmadrid”. Y a eso le unimos el termino (guión) spain para evitar precisamente problemas de este tipo. ¿El porqué se uso ese nombre?, pues la verdad pura coincidencia, ¿porque google se llamo así?, o ¿por qué Microsoft usa bing?”.
- No hay mala fe en el registro, dado que no existen referencias en Internet sobre , no existe relación alguna entre “St. Ives Laboratories” y “Mundiformacion”. El nombre de dominio fue registrado libremente y sin ningún tipo de perjuicio para uso privado y servicio a clientes como dominio principal de transacciones. Dicho nombre de dominio se eligió por corresponder con st, de servicios transaccionales, e Ives en referencia a una bonita localidad de Inglaterra, y se le añadió (guión) spain. Puesto que el uso de España, en esa fecha no era posible, por la “ñ”. Puesto que se dedica a procedimientos no públicos el nombre de dominio no ha sido publicitado y se ha evitado en la medida de lo posible su aparición en buscadores para evitar tráficos indebidos, así como norma general de seguridad para evitar posibles ataques DOS al sistema que lo alberga. El nombre de dominio ha estado en uso desde que se acabó el proyecto para el que fue comprado, no antes, dedicándose exclusivamente a operaciones no públicas y dedicadas exclusivamente a operaciones privadas vitales para la compañía Mundiformacion. En ningún momento, Mundiformacion ha intentado registrar o utilizar los nombres de dominios o . El nombre de dominio no produce confusión entre la empresa estadounidense y los servicios privados que ofrece la demandada en territorio español. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el demandante debe probar la concurrencia de tres requisitos acumulativos para que sus pretensiones sean estimadas. Así, el demandante deberá acreditar:
- El carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca sobre la que el demandante tiene derechos; y
- La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
- Que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Idioma del procedimiento. De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[a] menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso no existe acuerdo de partes sobre el idioma, y el idioma del acuerdo de registro es el español. Dado que la Demandada afirma no entender el inglés, no es posible exigirle que responda a la Demanda en tal idioma. Si bien hay prueba de que la Demandada publica en su propio sitio web “” material informativo en inglés e incluso proporciona enseñanza de “management” en ese idioma – con lo que resulta increíble que no comprenda el idioma inglés - no se le puede exigir que presente su escrito de defensa en otro idioma que no sea el del acuerdo de registro. Una cosa es comprender un texto en inglés, y otra es expresarse por escrito en inglés de una manera suficientemente precisa como para poder defender el propio caso. Teniendo en cuenta esas circunstancias, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español, en el que se dicta esta decisión. Por existir prueba suficiente de que la Demandada comprende inglés, no se requiere traducción al español de los escritos de la Demandante presentados en inglés. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Con un extenso listado de registros de marca en Estados Unidos de América y numerosos otros países, inclusive España, la Demandante ha demostrado que tiene derechos sobre la marca ST. IVES. Ver sección 4 supra. El Experto opina que el nombre de dominio en disputa es confunsamente similar a dicha marca. La supresión del punto y la adición del guión “-” y del término “spain”, no alcanzan para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante. Ver MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506, donde este Experto consideró que la marca MONEYGRAMM estaba incorporada en su integridad en el nombre de dominio, y que – sólo separada por un guión – se agregaba la palabra “Spain”, es decir “España” en inglés; esa adición no distinguía al nombre de dominio de la marca, y más bien transmitía la idea de que se trataba de la filial española de la empresa MoneyGram, o alguna vinculación con España. El test de si un nombre de dominio es o no idéntico o similar hasta el punto de la confusión a una marca se satisface, a los fines del párrafo 4.a.)i.) de la Política con una simple comparación. Carecen de toda relevancia, a los fines de este párrafo, si los términos que componen la marca y el nombre de dominio, son o no genéricos o de uso común, como arguye la Demandada, dado que la Demandante goza de derechos sobre la marca ST. IVES.
De este modo, la Demandante ha probado el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandada dice haber utilizado el nombre de dominio para proporcionar todo tipo de “servicios transaccionales”, palabras a las que corresponderían las primeras dos letras del nombre de dominio (“St”). Entre esos servicios figurarían control de cargas, copias de respaldo y servicios de business-to-business o business-to-consumer. Agrega la Demandada que la circunstancia que una búsqueda de página web no dé resultado alguno se debe a su propósito deliberado de mantener reserva sobre tales servicios, que se proporcionan exclusivamente a clientes. Dice además que de tal modo se aumenta la seguridad de los servicios prestados ya que se disminuye la probabilidad de ataques del tipo “denial of service”.
Esta argumentación no puede favorecer a la Demandada ya que no ha adjuntado elementos de respaldo, como era su carga de acuerdo con el párrafo 5.b.)ix.) del Reglamento, según el cual debía “adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación, junto con una enumeración de esos documentos”.
Como se vio en la sección 4 supra, el contenido actual del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa sólo consiste en una referencia a servicios de computación “en nube” para empresas, que presta un tercero, Paralell Services, lo que no significa que la Demandada haya ofrecido u ofrezca efectivamente los mentados servicios, ni que exista alguna vinculación entre el nombre de dominio en disputa y tales servicios (la Demandada no se denomina como el nombre de dominio, ni como tales servicios) ni que se prepare para prestarlos en algún futuro razonablemente cercano, de un modo demostrable como lo exige el párrafo 4.)c.)i.) de la Política (“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”.)
Tampoco es convincente el argumento de la Demandada de que las dos primeras letras del nombre de dominio (“st”) corresponden a los términos “servicios transaccionales”. En el procedimiento St. Ives Laboratories, Inc. v. Mundiformación, S.L.,Caso OMPI No. DES2009-0016 entre las mismas partes que el presente, y que ha sido mencionado por ambas en este procedimiento, la Demandada había alegado que las primeras dos letras del nombre de dominio allí en disputa () correspondía a las palabras “solo tintos” en la expresión “Solo Tintos Vinos Españoles”. En opinión de este Experto, sostener ambas cosas con relación a las mismas letras de la expresión “stives” es auto-contradictorio, y priva de credibilidad al supuesto acrónimo, lo que sugiere que se trata de un recurso formulado ex post facto y de mera conveniencia, como intentaron sin fortuna algunos demandados en casos decididos por este experto. Ver AUDI AG v. Asociación Usuarios De Internet y Miguel García Quintas,Caso OMPI No. D2001-0204; citando Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.A. v. Alejandro Delgado-Ayala,Caso OMPI No. D2001-0172; America Online, Inc V. Eduardo Del Valle Diharce,Caso OMPI No. DVE2000-0001, y Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martín,Caso OMPI No. D2000-1679. Ver también America Online, Inc. v. Steven S. Lalwani,Caso OMPI No. D2001-0835 (el experto consideró que la referencia a “Indians Abroad Online” por el demandado era una explicación ex post facto, adoptada en el nombre de dominio para aprovecharse de la marca AOL de la demandante).
Por todo lo cual, el Experto considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha probado con impresiones de páginas de los sitios web de eBay España y de Ciao España que los productos ST. IVES de la Demandante son conocidos y se venden en España. Además, numerosos registros de la marca ST. IVES preceden al registro del nombre de dominio por la Demandada. En cualquier caso, el registro de la marca española ST. IVES, efectuado en 2001 por la Demandante, lo precede en cinco años. En cuanto al carácter de nombre geográfico o de películas de la expresión “St. Ives” alegado por la Demandada, de los diez primeros resultados de una rápida búsqueda en Google para la expresión “St. Ives” surge que el primer resultado remite al sitio web “” de la Demandante, mientras que los resultados cuarto y noveno también se refieren a productos faciales y cremas corporales marca ST. IVES de la Demandante.
Puesto que la Demandada afirma estar prestando servicios informáticos a empresas, es razonable concluir que se trata de un usuario de Internet lo suficientemente sofisticado como para esperar de él que emprenda, antes de proceder a registrar un nombre de dominio, por lo menos una simple búsqueda en Google u otros buscadores. Ver Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg,Caso OMPI No. D2006-0964, donde el experto consideró que en las circunstancias del caso, si el demandado no conocía la marca del demandante, debió haberla conocido, ya que los párrafos 2 y 4 de la Política imponen un grado de responsabilidad aún para un negocio que registra a granel nombres de dominios que expiran o son eliminados de los registros.1 Ver también HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager,Caso OMPI No. D2007-0062, donde el experto consideró que no es consistente con la Política que el demandado proteja su conducta cerrando los ojos ante la eventualidad de que el nombre de dominio que está registrando sea idéntico o confundiblemente similar a la marca de otro (citando a Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebRe). Una búsqueda somera en Internet y en el registro de marcas de su propio país - que tiene una base de datos online de acceso gratuito - le habría mostrado a la Demandada que ST. IVES era una conocida marca ajena y que además estaba registrada en España. De lo que cabe inferir que si no conocía la marca de la Demandante, debió conocerla, con lo que el registro fue de mala fe.
Asimismo, la absoluta falta de uso del nombre del dominio por la Demandada no permite concluir que al registrarlo la Demandada estuviera apuntando al nombre de una ciudad en Cornwall, o al de una película, o al de un santo. La Demandada no sólo no presentó prueba de uso actual para alguno de esos posibles propósitos, sino que tampoco presentó evidencia de planes para hacerlo en el futuro en relación con un nombre geográfico o de película.
La total falta de uso del nombre de dominio sugiere más bien que la Demandada incurrió en uso pasivo del nombre de dominio, el que cuando se trata de una marca conocida y ante otras circunstancias relevantes, permite inferir que hay registro y uso de mala fe del nombre de dominio. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. En el presente caso, el Experto considera circunstancias relevantes que, en conjunto, indican mala fe:
a) El silencio de la Demandada sobre la existencia de la marca y productos de la Demandante que debió haber aparecido inmediatamente en una búsqueda por la Demandada;
b) La auto-contradicción sobre el significado de las dos primeras letras del nombre de dominio (ver 6 B. supra), y
c) La falta de toda prueba de las alegaciones de la Demandada sobre el uso del sitio web por el carácter supuestamente privado de los servicios alegadamente prestados por la Demandada, que trasunta su falta de colaboración de buena fe en este procedimiento.
Por todo ello, el Experto considera que está probado el registro y uso de mala fe del nombre de dominio. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 22 de enero de 2010
Full & Egal Universal Law Academy