Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Banco Popular Español, S.A. v. Chris Carter Caso No. D2009-1537 1. Las Partes
La Demandante es Banco Popular Español, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por INTERDOMAIN, Madrid, España.
El Demandado es Chris Carter, con domicilio en Ottawa, Canadá. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2009. El 16 de noviembre de 2009 el Centro envió a R Inc. Vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 17 de noviembre de 2009 R Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 20 de noviembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 23 de noviembre de 2009, el Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó la Demanda al Demandado en idioma inglés y castellano, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de diciembre de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de diciembre de 2009.
El día 30 de diciembre de 2009 el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En la Demanda, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento sea el español. Dado que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, el 20 de noviembre de 2009 el Centro solicitó al Demandante que a más tardar el 25 de noviembre de 2009 proporcionara por lo menos uno de los siguientes elementos: 1) prueba satisfactoria de un acuerdo con el Demandado para que el idioma del procedimiento sea el español: 2) la Demanda en inglés, o 3) una solicitud de que el idioma del procedimiento sea el español, con argumentos y material en apoyo del pedido. El Centro otorgó al Demandado plazo hasta el 27 de noviembre de 2009 para presentar sus comentarios sobre la cuestión del idioma, y en particular, sus objeciones al pedido por la Demandante para que el idioma del procedimiento sea el español, indicando sus argumentos con materiales en apoyo, para que el procedimiento no sea conducido en español. El Centro advirtió al Demandado que si no se recibían tales comentarios en la fecha indicada, el Centro actuaría sobre la base de que el Demandado no objetaría al pedido que el idioma del procedimiento sea el español.
El 23 de noviembre de 2009 la Demandante hizo una presentación fundando su pedido en los siguientes argumentos: a) el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa está en idioma español, a cuyo efecto presenta impresión del sitio web respectivo, en el que todos los enlaces están en castellano; b) GRUPO BANCO POPULAR es una marca española, y quien la registró como nombre de dominio conoce la notoriedad de este grupo financiero en España; y c) sería muy gravoso hacer presentar la Demanda en dos idiomas, por lo que solicita que el procedimiento se conduzca en español o, por lo menos, en español e inglés.
El Demandado no efectuó presentaciones al 27 de noviembre de 2009. No obstante, en fecha 30 de noviembre de 2009, el Demandado envió un correo electrónico al Centro con referencia a la notificación de la demanda, con el siguiente texto: “Can we please conduct this in English? The registration agreement is in English.” En fecha 2 de diciembre de 2009, el Centro acusó recibo de la misma, y a su vez dio respuesta.
Por las razones que se indican en la sección 6, el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
El Banco Popular Español se constituyó el 14 de Julio de 1926. Su primera denominación fue “Banco Popular de los Previsores del Porvenir”. El Grupo Banco Popular está constituido por el Banco Popular Hipotecario, el Banco P, S.A., Totalbank (compañía con domicilio en los Estados Unidos) y Banco Popular Portugal, S.A. En febrero de 1947 cambió esa denominación por la actual, Banco Popular Español. A mediados de 2000 empezó a funcionar el sitio web “bancop”, dirigido a aquellas personas que desean operar exclusivamente por Internet.
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca:
- Marca comunitaria No. 4.863.643 BANCO POPULAR en clases 16, 35 y 36.
- Marca comunitaria nº 6.736.276 GRUPO BANCO POPULAR en clases 9, 16, 35 y 36.
- Marca española No. 389.468 BANCO POPULAR en clases 16, 35 y 36.
- Marca española No. 429.255 BANCO POPULAR, con gráfico, en clases 9, 16, 35, 36 y 38.
- Marca española No. 2.875.396 GRUPO BANCO POPULAR, con gráfico, en clases 16 y 36.
- Marca española No. 2.881.823 GRUPO BANCO POPULAR, en clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
- El nombre de dominio objeto de la presente reclamación es idéntico a las marcas registradas de la Demandante, compañía que goza del prestigio y del grado de conocimiento que le dispensa el hecho de ser una entidad financiera española con casi un siglo de existencia.
- El Demandado no tiene ningún derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el nombre de dominio que se intenta recuperar a través del presente procedimiento. El titular del nombre de dominio no tiene derechos exclusivos registrados ni es conocido habitualmente por dicho nombre. El Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razón social que pueda justificar la solicitud del nombre de dominio. Banco Popular no ha consentido, en ningún caso, el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada, ni ha concedido ningún tipo de licencias ni autorizaciones al respecto. Al tratarse de una entidad financiera, Banco Popular tiene especial cautela en el uso que terceros puedan hacer de sus marcas ya que en Internet las marcas de los bancos están siendo habitualmente utilizadas sin el consentimiento de sus legítimos titulares para operaciones fraudulentas.
- La Demandada tiene ubicado el nombre de dominio en un parking de nombres de dominio y aparentemente la única finalidad que persigue es la de lucrarse de su venta. En el sitio web de la Demandada se ofrecen enlaces hacia otras entidades bancarias y financieras en competencia directa de la Demandante. El nombre de dominio en cuestión se encuentra en venta. Dado que en España la única entidad que puede utilizar legalmente (al amparo del derecho de exclusiva que le dispensan las marcas registradas) la expresión GRUPO BANCO POPULAR es Banco Popular.
- El nombre de dominio en conflicto ha sido registrado por un tercero de mala fe ya no sólo coincide con las marcas registradas sino que además coincide exactamente con el nombre de la entidad demandante y por el que es conocido desde el comienzo de sus actividades.
- BANCO POPULAR es una marca notoria y por lo tanto, se convierte en altamente atractiva para los registradores de nombres de dominio que desean especular con este tipo de marcas. De un tiempo a esta parte y por razones corporativas y de estructura empresarial, la Demandante utiliza igualmente el término GRUPO BANCO POPULAR en clara referencia a la magnitud empresarial de la entidad.
- El nombre de dominio se encuentra en venta y en particular al precio de US $ 4.999, precio que supera con creces el precio habitual de un nombre de dominio. El hecho además de incluir enlaces hacia otros sitios web de la competencia pone de manifiesto la intención clara de “forzar” al legítimo titular de las marcas a adquirir el nombre de dominio. El registro de este nombre de dominio en ningún caso podría interpretarse como casual, por el propio enunciado del dominio y por el contenido: enlaces a bancos e información financiera en competencia directa de la Demandante. La conducta del Demandado puede enmarcarse en uno de los supuestos establecidos por la Política para apreciar prueba del registro y uso del nombre de dominio de mala fe. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el demandante debe probar la concurrencia de tres requisitos acumulativos para que sus pretensiones sean estimadas. Así, el demandante deberá acreditar:
- El carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca sobre la que el demandante tiene derechos; y
- La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
- Que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Idioma del procedimiento. De acuerdo al Reglamento, párrafo 11 a), “[a] menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
El Experto considera que son relevantes las siguientes circunstancias:
a) El nombre de dominio en disputa es una expresión compuesta exclusivamente por palabras españolas (además del nombre de dominio genérico del nivel superior “.com”);
b) Dicho nombre de dominio corresponde exactamente a una marca española, coincidente con el del nombre del grupo económico español titular de la marca;
c) En el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, tal como figura en una impresión de sitio web presentada por la Demandante, entre otros idiomas, a su vez figuran numerosos enlaces y textos en español. Esta circunstancia ha sido constatada por el Experto en la visita que realizó el día 13 de enero de 2010 al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa;
d) Dado que el Demandado tiene control sobre los contenidos del sitio, cabe inferir que domina o por lo menos conoce bien el español;
e) En particular, la oferta de venta del nombre de dominio en disputa está entre otros idiomas a su vez en español;
f) El Demandado no ha indicado en este procedimiento que no comprende el español;
g) El Demandado no ha contestado los argumentos de la Demandante a favor del español como idioma del procedimiento, y se ha limitado a indicar que el idioma del acuerdo de registro es el inglés:
h) El Centro envió al Demandado los documentos de notificación y comunicaciones tanto en español como en inglés.
Considerando conjuntamente estas circunstancias, el Experto decide que el idioma de este procedimiento sea el español. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Mediante las respectivas impresiones de resultados de búsqueda en las bases de datos de marcas comunitarias accesibles en el sitio web de la OAMI (ver ) y en la base de datos en línea SITADEX de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Demandante ha demostrado que es titular de numerosos registros de marcas BANCO POPULAR y GRUPO BANCO POPULAR, todos ellos vigentes. En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GRUPO BANCO POPULAR, y confundiblemente similar a la marca BANCO POPULAR de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos exclusivos registrados tales como marcas o una razón social sobre el nombre de dominio, que el Demandado no es conocido habitualmente por dicho nombre de dominio, y que no ha obtenido de la Demandante ni permiso ni autorización para usarlo. Asimismo, la Demandante ha probado que el Demandado tiene ubicado el dominio en un sitio web que ofrece el servicio de “parking” de nombres de dominio, y que en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa aparecen enlaces hacia sitios web de otras entidades bancarias y financieras en competencia directa con la Demandante. En conjunto, estas alegaciones y evidencias, significan que la Demandante estableció prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Correspondía pues, al Demandado alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punto 2.1. No obstante, el Demandado no ha contestado a la demanda, ni presentado ningún elemento en su favor, por lo que el Experto concluye que éste carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante demostró con impresiones del sitio web que el Demandado está ofreciendo en venta el nombre de dominio en disputa por US$ 4.999, un importe que, sin ser desmesurado, excede con creces los costos asociados a un nombre de dominio. Puesto que el Demandado está utilizando el sitio web para alojar enlaces a servicios de entidades financieras en competencia con la Demandante o por lo menos no relacionadas con la Demandante, resulta claro que el Demandado “ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio”. Esta es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en cuestión a tenor del párrafo 4(b)(i) de la Política. Además, la inclusión en dicho sitio web de enlaces a sitios que ofrecen servicios financieros en competencia directa con la Demandante hace concluir que el Demandado también incurrió en la circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio mencionada en el párrafo 4.b.iv de la Política (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.” En consecuencia, el Experto determina que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto
Fecha: 13 de enero de 2010
Full & Egal Universal Law Academy