Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España v. José Florido Conde Caso No. D2009-1794 1. Las Partes
La Demandante es Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, representada por José Manuel Corral Mateos, España, con domicilio en Madrid, España.
El Demandado es José Florido Conde, representada por Eduardo Coca Pérez, España, con domicilio en Zurich, Suiza. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio ,
y .
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de diciembre de 2009. El 30 de diciembre de 2009 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 31 de diciembre de 2009 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de enero de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de febrero de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de febrero de 2010.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de febrero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad con lo peticionado por la Demandante en el sentido de tener al idioma español como idioma del procedimiento, y considerando que el Demandado es hispanohablante, como lo demuestra el contenido de los sitios Web a los que dirigen los nombres de dominio en disputa y la Contestación a la Demanda presentada, el Experto considera que el idioma del procedimiento será el español.
Ello sin perjuicio del planteo de nulidad introducido por el Demandado en su Contestación a la Demanda. En particular, el Demandado manifiesta que el Centro remitió al Demandante y al Demandado una comunicación que los instaba a presentar sus alegaciones con relación al idioma del procedimiento, bajo apercibimiento, “En caso de que el Demandante no presente para el 9 de enero de 2010, al menos unas de las opciones arriba mencionadas”, de poder considerar a la Demanda retirada, sin perjuicio de la presentación de una nueva Demanda. En ese sentido, sostiene que la Demandante presentó una contestación una vez vencido el plazo otorgado.
Más allá de la fecha en la que la Demandante presentó la contestación objetada, el Demandado no indica de forma clara y precisa el perjuicio que habría sufrido. En tales circunstancias, no corresponde hacer lugar a un pedido de nulidad ya que lo contrario implicaría hacer lugar a la nulidad, por la nulidad misma. Máxime cuando aún en el supuesto en que la Demandante no hubiera presentado la contestación en tiempo oportuno, ésta aún podría volver a presentar una Demanda, por lo que también por economía procesal, corresponde rechazar lo solicitado por el Demandado. Por ultimo, la comunicación del Centro relativa al idioma del procedimiento claramente mencionaba que en caso que el Demandante no presentara para el 9 de enero de 2010 las opciones mencionadas en este documento, la Demanda podría ser considerada retirada. Esto es, en ningún momento se señaló que la Demanda sería considerada retirada. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad española que organiza los “Premios Goya” al cine desde el año 1987. La Demandante es titular de la marca española PREMIOS GOYA, Reg. No. 2.852.989, concedida el 11 de agosto de 2009.
Los sitios Web del Demandado ofrecen información sobre los nominados y los ganadores de los “Premios Goya”.
El Demandado registró los nombres de dominio , el 5 de noviembre de 2005, y y , el 19 de diciembre de 2006. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que:
Los nombres de dominio en disputa , y son idénticos a la marca PREMIOS GOYA, sobre la que la Demandante tiene derechos.
En ese sentido, la Demandante alega ser titular de la marca española PREMIOS GOYA, Reg. No. 2.852.989, concedida el 11 de agosto de 2009. Agrega la Demandante que su marca PREMIOS GOYA sería una marca notoria en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París.
Por otro lado, alega que los premios conocidos como “Goya” son otorgados y convocados de forma anual por la Demandante desde hace 24 años, gozando de reconocimiento internacional y con gran cobertura en los medios de comunicación.
Alega asimismo que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa y que mediante el uso de los nombres de dominio en disputa no ha hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios.
Por otro lado, la Demandante alega que el Demando no es conocido por los nombres de dominio en disputa y que hace un uso comercial de los mismos.
Asimismo, la Demandante alega que el Demandado registró y usa los nombres de dominio en disputa de mala fe. En ese sentido, alega que el Demandado no podía desconocer a la Demandante y su marca PREMIOS GOYA al registrar los nombres de dominio en disputa.
Por último, alega la Demandante que el Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, visitantes a los sitios Web asociados con los nombres de dominio , y .
Por todo lo expuesto, solicita que los nombres de dominio en disputa sean transferidos a la Demandante. B. Demandado
El Demandado alega lo siguiente:
Que acepta la identidad entre los nombres de dominio en disputa , y y la marca PREMIOS GOYA de la Demandante.
Que la marca PREMIOS GOYA de la Demandante ha sido solicitada y registrada tiempo después de que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa, y que la Demandante no ha cumplido con lo establecido por el párrafo 3.b)viii del Reglamento en el sentido de identificar los productos o servicios en relación con los cuales usa la marca PREMIOS GOYA lo que debiera ser tenido en cuenta para determinar la ausencia de mala fe del Demandado.
Asimismo, alega el Demandado que ha registrado los nombres de dominio en disputa , y para desarrollar un sitio Web no comercial que sirviera para brindar información a los usuarios sobre los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas los que, en su opinión, se denominan “Premios Anuales de la Academia”, todo lo cual probaría su interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, el Demandado se presenta a si mismo como un emprendedor que ha desarrollado una gran cantidad de proyectos en Internet entre los que enumera el desarrollo de algunos sitios Web que habría vendido a empresas tales como Google o Ebay.
Agrega que la finalidad principal de los sitios Web a los que dirigen los nombres de dominio en disputa , y es la de brindar información sobre los mencionados premiados, habiendo sumado en la última entrega de los premios su transmisión en vivo por Internet. Alega asimismo que ha desarrollado otros emprendimientos complementarios como un blog sobre cine español y una lista de películas del cine español con información y crítica a las mismas.
Por otro lado, el Demandado reconoce la existencia de enlaces pagos en los sitios Web a los que dirigen los nombres de dominio en disputa, alegando que la finalidad de dichas enlaces fue únicamente la de poder costear los gastos de mantenimiento de los sitios.
Por ello, alega que realiza un uso no comercial y leal de los nombres de dominio en disputa sin intención de obtener beneficios comerciales de una posible confusión de los usuarios, de desviar a los consumidores o de empañar el buen nombre de la Demandante.
Por último, alega que registró y usa los nombres de dominio en disputa de buena fe y que la Demandante no probó lo contrario. Basa su ausencia de mala fe en que (i) la Demandante registró su marca PREMIOS GOYA con posterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa por lo que el Demandado no pudo tener presente una marca que no existía (y que alega no es notoria); (i) en que la denominación oficial de los premios otorgados por la Demandante es “Premios Anuales de la Academia “, y no “Premios Goya”; (iii) toda falta de prueba sobre su intención de registrar los nombres de dominio en disputa con el fin de venderlos; (iv) como así también en la falta de prueba sobre su intención de atraer con ánimo de lucro usuario a sus sitios Web, aprovechando una supuesta confusión con la marca de la Demandante.
Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del reclamo. 6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derecho;
(ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandado reconoce los derechos de la Demandante sobre la marca PREMIOS GOYA y, asimismo, reconoce la identidad de los nombres de dominio en disputa , y con dicha marca.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política, lo que ha sido reconocido por el Demandado. B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la demandante respecto del nombre de dominio recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la demandada. Por lo tanto, se requiere que la demandante establezca de manera prima facie que la demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la demandada quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la demandada no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; Comercio Más S.A. de C.V. v. Master Domain,Caso OMPI No. DEC2007-0001; Publicaciones Semana S.A. v. Hermes Fajardo Morán,Caso OMPI No. DVE2008-0001; y Latinomovil S.A. v. CIVILA.com,Caso OMPI No. D2009-1411).
La Demandante alegó que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa y que no es ni ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio , y .
Entiende el Experto que la Demandante ha establecido que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.
Por su parte, el Demandado alega que hace un uso legítimo y no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
De los documentos acompañados por la Demandante y de las manifestaciones del Demandado al presentar el Escrito de Contestación a la Demanda surge que al menos uno de los fines de los sitios a los que dirigen los nombres de dominio en disputa es informar sobre los nominados y los ganadores de los “Premios Goya”, año a año.
El Experto encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso legítimo y leal de los nombres de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de libertad de expresión y de prensa en Internet, informando sobre un acontecimiento del cine español como lo es la entrega de los “Premios Goya”, pero ello no significa que tenga derecho para utilizar nombres de dominio confundibles (en este caso idénticos) con una marca ajena, sin la debida autorización de su titular.
A mayor abundamiento, el Demandado reconoce poseer anuncios pagos en sus sitios Web que, más allá del mucho o poco rédito económico que le reporten, no dejan constituir un uso comercial de los nombres de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado reconoce que conocía a la Demandante y al certamen que ésta organiza, los “Premios Goya”, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, alega que la Demandante no poseía derechos sobre “Premios Goya” en ese momento, pues solicitó el registro de su marca PREMIOS GOYA recién el 18 de noviembre de 2008, mientras que los nombres de dominio en disputa , y , fueron registrados el 5 de noviembre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. Alega asimismo, que el nombre de los premios que otorga la Demandante no es “Premios Goya” sino “Premios Anuales de la Academia”.
Si bien es cierto que la Demandante solicitó el registro de la marca PREMIOS GOYA el 5 de noviembre de 2008, a partir de los documentos acompañados por la Demandante, el Experto encuentra acreditado que la Demandante ha venido usando como marca de hecho PREMIOS GOYA y LOS GOYA desde al menos el año 1987. De esa misma forma los identifica la prensa escrita española.
En ese sentido, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que a fin de demostrar derechos marcarios sobre un nombre que no ha sido registrado como marca, la Demandante debe demostrar que dicho nombre ha adquirido distintividad o un significado secundario, o que es asociado con la Demandante o con los bienes o servicios que presta. Asimismo, existe consenso en que tales derechos pueden surgir aún en aquellos casos en los que la Demandante tiene domicilio en una jurisdicción de derecho civil.1.
Sobre tales principios y sobre la base de los documentos acompañados por la Demandante, el Experto encuentra que la Demandante ha probado tener derechos marcarios sobre PREMIOS GOYA en el sentido de la Política desde el año 1987, y que esta expresión es utilizada y asociada con la actividad desarrollada por la Demandante en España.
Habiendo el Demandado reconocido conocer a la Demandante y al certamen que ésta organiza, los “Premios Goya”, el Experto entiende que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa de mala fe.
No escapa al conocimiento del Experto que tal como lo afirma el Demandado, a la par que utiliza PREMIOS GOYA, la Demandante también ha utilizado la expresión “Premios Anuales de la Academia” y “Premios anuales Goya”. Pero ello no implica que al Demandante no haya usado desde el año 1987 su marca PREMIOS GOYA para identificar la organización de los premios mencionados. Tal uso es claramente un uso marcario para identificar un servicio.
Por otro lado, el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio en disputa, el Demandado ha creado la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de sus sitios Web, lo que constituye un uso de mala fe en los términos del párrafo 4.b).iv) de la Política.
No obsta lo expuesto el hecho de que el Demandado haya insertado en los sitios Web una leyenda que textualmente dispone “Página no oficial de los premios de la Academia del Cine”. Ello por cuanto los usuarios recién habrán notado tal circunstancia una vez que hayan ingresado a los sitios Web del Demandado y en ese entonces ya habrán sido confundidos y desviados. Tal uso no puede ser considerado un uso de buena fe en los términos del párrafo 4.b) de la Política.
El uso de marcas conocidas de terceros para atraer usuarios de Internet en provecho propio, es una actitud reñida con la buena fe, que no resulta justificada con la mera aclaración de que el sitio no es la página oficial del titular de la marca.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, , y sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 23 de febrero de 2010
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