Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO Consorzio del Prosciutto di Parma v. Site Internet Solutions / Fausto Cocchi Case No. D2010-0257 1. Le parti
Il Ricorrente è Consorzio del Prosciutto di Parma, Italia, rappresentata da Perani Pozzi Tavella, Italia.
La Resistente è Site Internet Solutions / Fausto Cocchi, Italia. 2. Il nome a dominio e l'ente di registrazione
I nomi a dominio in contestazione, , , , sono registrati presso la società R S.p.A., mentre è registrato presso la società eNom, Inc. 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) via email il 19 febbraio 2010. Il 22 febbraio 2010, il Centro ha trasmesso via e-mail alla R S.p.A. ed alla eNom, Inc una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio in esame. Il 22 febbraio 2010 e il 23 febbraio 2010, R S.p.A. ed eNom, Inc hanno trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Entrambe hanno confermato che il Resistente risulta essere il titolare dei nomi a dominio contestati, fornendo i recapiti del Resistente nonché comunicando che la lingua del contratto di registrazione è l'italiano per quanto riguarda i nomi a dominio contestati , , e l'inglese per quanto riguarda il nome a dominio contestato .
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 8 marzo 2010, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 28 marzo 2010.
La Risposta è stato inviata il 18 marzo 2010.
In data 19 marzo 2010 il Ricorrente ha inviato al Centro una memoria integrativa del Ricorso in formato elettronico. Una volta ricevuta tale memoria integrativa, il Centro in data 22 marzo ha comunicato alle parti che ai sensi delle Norme e delle Norme Supplementari, il Collegio, una volta nominato, avrà facoltà di esaminare eventuali documenti supplementari decidendo a sua discrezione se tenerne conto o meno ai fini della relativa decisione.
Il Centro in data 25 marzo 2010 ha nominato Edoardo Fano Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall'articolo 2(a) delle Norme nell'impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la parte Resistente in merito alla presente procedura.
In via preliminare il Collegio, dopo aver preso visione del contenuto della memoria integrativa al Ricorso, ritiene di non doverla prendere in considerazione ai fini della presente decisione. L'articolo 12 delle Norme stabilisce a tale proposito che “in aggiunta al Ricorso ed alla Risposta, il Collegio a sua esclusiva discrezione può richiedere ulteriori dichiarazioni e/o documenti a ciascuna delle Parti.”: la ragione di tale articolo risiede nella necessità di mantenere la procedura regolata dalla Policy e dalle Norme dentro determinati limiti temporali e di relativa economicità che la caratterizzano e che verrebbero contraddetti da un'eventuale succedersi di repliche e controrepliche (The E.W. Scripps Company v. Sinologic Industries,Caso OMPI No. D2003-0447).
Pertanto, il deposito di un'eventuale memoria integrativa può solo avvenire su istanza del Collegio ed il Collegio, nel caso in esame, non ha richiesto alcuna ulteriore memoria. Come già rilevato in numerose precedenti decisioni, depositi tardivi di materiale supplementare possono essere ammessi solo in presenza di circostanze di carattere eccezionale come la sopravvenienza di ulteriori fatti successivi al deposito del Ricorso (Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore,Caso OMPI No. D2000-0938; Top Driver, Inc. v. Benefits Benefits,Caso OMPI No. D2002-0972), il desiderio di sottoporre al Collegio nuove decisioni pertinenti per il caso (Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0105) o la necessità di controbattere ad argomenti dell'altra parte che il Ricorrente non poteva prevedere al momento del deposito del Ricorso (Radan Corp. v. Rabazzini Winery,Caso OMPI No. D2003-0353).
Il Collegio ritiene che nessuna delle circostanze sopra riportate sia applicabile al caso in esame, non riguardando la memoria integrativa depositata dal Ricorrente né fatti nuovi, né sopravvenute decisioni che potrebbero costituire un precedente rilevante ai fini della soluzione presente caso né una risposta ad argomenti non prevedibili presenti nella Risposta del Resistente, ma bensì l'approfondimento di un elemento probatorio già menzionato nel Ricorso.
Il Collegio ritiene pertanto di non dovere ritenere ammissibile il deposito della memoria integrativa dal parte del Ricorrente.
La lingua della presente procedura è la lingua italiana in quanto così richiesto nel Ricorso e correttamente motivato da parte del Ricorrente in data 25 febbraio 2010, dal momento che entrambe le parti sono residenti in Italia e tra loro è intercorsa una corrispondenza in italiano previa al presente Ricorso, nonché in virtù del fatto che la Risposta del Resistente è in lingua italiana. 4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente è il Consorzio del Prosciutto di Parma, costituito nel 1963, allo scopo di salvaguardare la denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, protetta come D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) ai sensi del Regolamento comunitario CE 510/2006.
Il Ricorrente è inoltre titolare di diversi marchi collettivi PROSCIUTTO DI PARMA, tra i quali:
- Registrazione di marchio comunitario nº 1116458, del 25 marzo 1999, in classe 29;
- Registrazione di marchio italiano nº 796900, dell'1 luglio 1999, in classe 29.
Il Resistente ha registrato nel 2006 il nome a dominio contestato e successivamente, nel 2008, gli altri nomi a dominio contestati, , e . I nomi a dominio contestati non rimandano ad alcun sito web.
In data 7 ottobre 2009 il Ricorrente ha inviato attraverso i suoi legali rappresentanti una prima lettera di diffida a mezzo raccomandata al Resistente con la richiesta che gli venissero trasferiti immediatamente a titolo gratuito i quattro nomi a dominio contestati ed il nome a dominio in considerazione della D.O.P. nonché dei marchi registrati in data anteriore dal Ricorrente.
In data 23 ottobre 2009, a seguito di un colloquio telefonico intercorso tra il Resistente ed il Ricorrente, quest'ultimo proponeva via mail attraverso i suoi legali rappresentanti che i nomi a dominio contestati fossero trasferiti in cambio del pagamento di 300,00 euro a titolo di rimborso delle spese di registrazione e mantenimento degli stessi.
Quello stesso giorno, sempre via mail, il Resistente rispondeva richiedendo la cifra di 5,000.00 euro per il trasferimento dei nomi a dominio contestati, a causa delle spese sostenute durante i circa 10 anni durante i quali questi ultimi sono stati registrati.
In data 29 ottobre 2009 i legali rappresentanti del Ricorrente inviavano via mail una nuova proposta transattiva al Resistente offrendo una cifra pari a 500,00 euro per il trasferimento alla loro cliente dei nomi a dominio contestati.
La trattativa non portava ad alcun risultato ed in data 19 febbraio 2010 il Ricorrente presentava il Ricorso in esame al Centro. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Il Ricorrente sostiene quanto segue:
- il prodotto “Prosciutto Di Parma” è noto in tutto il mondo e l'espressione “Prosciutto Di Parma” costituisce Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento comunitario CE 510/2006 ed è stata registrata dal Ricorrente, in quanto consorzio dei produttori, come marchio collettivo a livello sia nazionale che comunitario;
- i nomi a dominio contestati sono confondibili con i marchi e la D.O.P. PROSCIUTTO DI PARMA, in quanto l'espressione “Crudo di Parma” viene immediatamente ed inequivocabilmente associata dai consumatori al prodotto “prosciutto crudo di Parma” protetto dalle privative industriali del Ricorrente;
- il Resistente non vanta alcun diritto o titolo sui nomi a dominio contestati, dal momento che non è mai stato autorizzato dal Ricorrente a registrare né utizzare i nomi a dominio oggetto di costestazione, non è comunemente conosciuto con il nome corrispondente ai nomi a dominio contestati che non sono peraltro usati per alcuna offerta di beni o servizi in buona fede, poiché non sono collegati ad alcun sito web attivo;
- il Resistente ha registrato ed utilizzato i nomi a dominio contestati in malafede in quanto anche il mero inutilizzo degli stessi consiste in detenzione passiva illegittima, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, una volta contattato dai legali rappresentanti del Ricorrente, il Resistente ha richiesto un corrispettivo economico spropositato per il trasferimento dei nomi a domini contestati.
Sulla base di quanto esposto nel Ricorso, il Ricorrente chiede che i nomi a dominio contestati gli vengano trasferiti. B. Resistente
Il Resistente, nella sua Risposta al Ricorso, sostiene che l'espressione “crudo” si riferisce a tutti i prosciutti crudi, anche di imprese dell'area di Parma non facenti capo al Ricorrente.
Il contenuto dei siti web dei nomi a dominio in questione non fa inoltre riferimento alcuno al prodotto “prosciutto crudo” del Ricorrente e non crea pertanto confusione alcuna con l'attività del Ricorrente.
Secondo l'opinione del Resistente, i marchi vengono tutelati dalla legge allo scopo di evitare sviamento di clientela ed altre forme di contraffazione che danneggino i titolari degli stessi, mentre un utilizzo descrittivo di un marchio altrui è lecito in quanto non ne pregiudica la funzione distintiva.
L'attività del Resistente è volta alla realizzazione di siti web e non alla commercializzazione di prodotti, per cui il diritto del Resistente alla registrazione dei nomi a dominio contestati risiede nel fatto che il suo unico scopo è quello di realizzare siti web a favore di aziende produttrici di prosciutto crudo nella zona di Parma.
In quanto alla presunta malafede relativa alla richiesta di un corrispettivo economico che il Ricorrente ritiene spropositato per il trasferimento dei nomi a dominio contestati, il Resistente sostiene che tale corrispettivo non debba considerarsi spropositato in virtù del fatto che la trattativa con il Ricorrente ricomprendeva anche altri nomi a dominio oltre a quelli qui contestati, nonché in considerazione degli sforzi organizzativi, tecnici e di altra natura per la realizzazione e messa in rete dei siti web corrispondenti ai nomi a dominio contestati. 6. Motivi della decisione
L'articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L'articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio registrati dal Resistente debbano essere cancellati o trasferiti al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza dei nomi a dominio contestati con il marchio del Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dal Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato PROSCIUTTO DI PARMA, dall'altro considera che i nomi a dominio contestati siano confondibili con tale marchio.
Secondo l'opinione del Collegio l'espressione “Crudo di Parma” viene immediatamente associata dai consumatori al prosciutto (crudo) di Parma protetto dal marchio del Ricorrente e non può essere considerata un'espressione generica come invece potrebbe essere, ad esempio, l'espressione “prosciutto crudo”.
Per giungere a questa conclusione, il Collegio si basa sul fatto che le due parti della presente controversia risiedono entrambe in Italia e che è molto probabile che gli utenti di Internet che digitino i nomi a dominio contestati siano principalmente consumatori residenti in Italia. Pertanto, in queste specifiche condizioni, il Collegio ritiene che l'espressione “Crudo di Parma” sia confondibile (in particolar modo per quanto riguarda i consumatori italiani) con l'espressione “Prosciutto di Parma”, protetta da un marchio registrato del Ricorrente.
In un passaggio della sua Risposta è poi lo stesso Resistente a riconoscere in modo esplicito che un marchio altrui può essere lecitamente utilizzato a scopo meramente descrittivo, ammettendo quindi che i nomi a dominio contestati corrispondono ad un marchio altrui: in quanto all'uso descrittivo degli stessi, si rimanda all'analisi della presunta malafede del Resistente nell'utilizzo dei nomi a dominio contestati.
Si veda, a ulteriore conferma di quanto sopra, la decisione relativa ad un recente caso riguardante il medesimo Ricorrente del presente caso, dove uno dei nomi a domini contestati era , che è stato ritenuto confondibile con il marchio PROSCIUTTO DI PARMA del Ricorrente (Consorzio del Prosciutto di Parma v. Edilservizi S.r.l.,Caso OMPI No. D2010-0002).
Quanto poi all'aggiunta del dominio di primo livello, è ormai pacificamente accettato che i domini di primo livello, in questo caso “.com”, “.org”, “.net” e “.info”, debbano essere ignorati nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. V,Caso OMPI No. D2000-0607).
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui all'articolo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati
A seguito dell'analisi di quanto affermato dal Resistente nella sua Risposta, secondo l'opinione del Collegio il Resistente non ha diritti né interessi legittimi in relazione ai nomi a dominio contestati.
Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme all'articolo 4(c) della Policy che indica quali tipi di prove il Resistente possa fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. Come già rilevato nel caso Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc. (Caso OMPI No. D2000-0270), l'onere della prova non è trasferito in capo al Resistente in virtù dell'articolo 4(c) della Policy, dal momento che l'articolo 4(a) della Policy stabilisce che il Ricorrente deve provare “la presenza di ciascuno di tali tre elementi.” Tuttavia, appare chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova prima facie, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l'onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente (Universal City Studios Inc. v. G.A.B. Enterprises,Caso OMPI No. D2000-0416; PwC Business Trust v. Culito Sa,Caso OMPI No. D2001-1109).
Nel caso in esame sarà pertanto compito del Collegio valutare se il Resistente sia riuscito a confutare la prova prima facie presentata dal Ricorrente, secondo la quale quest'ultimo non ha mai autorizzato il Resistente a registrare né a fare uso dei nomi a dominio contestati.
Il Resistente, per parte sua, non ha presentato prove attestanti che:
- abbia usato, o si sia preparato ad usare i nomi a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;
- sia mai stato conosciuto o collegato ai nomi a dominio, o lo abbia usato nel corso di un'attività commerciale;
- abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo dei nomi a dominio a fini non commerciali.
Il Resistente sostiene che i nomi a dominio contestati sarebbero stati registrati per la realizzazione di siti web per aziende produttrici di prosciutto crudo della zona Parma.
Contrariamente a quanto affermato dal Resistente, nel caso di specie non ci si trova in una situazione nella quale il Resistente stia, ad esempio, utilizzando i quattri nomi a dominio contestati in relazione al loro significato potenzialmente descrittivo, come sarebbe il caso se offrisse in buona fede beni o servizi relazionati al prosciuttocrudo nella zona di Parma.
Infatti, nonostante i nomi a dominio contestati siano stati registrati dal Resistente da alcuni anni, il Collegio osserva che nessuno dei siti web corrispondenti ai nomi a dominio contestati sembra presentare contenuto alcuno e che il Resistente non ha dimostrato nella sua Risposta di avere effettuato preparativi per utilizzare i nomi a dominio contestati in relazione con un'offerta in buona fede di beni o servizi di qualsivoglia natura.
Il Collegio ritiene quindi provato anche il secondo elemento di cui all'articolo 4(a)(ii) della Policy. C. Registrazione e Uso in Malafede
L'articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell'articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest'ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio; o
(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del Resistente e quella della Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Per ciò che concerne la registrazione in malafede dei nomi a dominio contestati, il Collegio ritiene che al momento di tale registrazione il Resistente non poteva non sapere che stava registrando nomi a dominio confondibili con il marchio. del Ricorrente, non solo in virtù della notorietà in Italia (dove il Resistente risiede) del marchio PROSCIUTTO DI PARMA ma anche dal momento che lo stesso Resistente, nella sua Risposta al Ricorso, scrive che “è lecito l'uso descrittivo di un marchio altrui che in quanto tale non pregiudica la funzione distintiva del marchio”, ammettendo quindi che i nomi a dominio contestati comprendono elementi di un marchio altrui e possono essere confondibili con tale marchio. La situazione sarebbe stata diversa se l'argomento del Resistente concernente “l'uso descrittivo” dei nomi a dominio contestati fosse stato sviluppato. Ma secondo l'opinione di questo Collegio il Resistente non ha dimostrato di aver registrato ed utilizzato i nomi a dominio contestati in relazione al loro significato potenzialmente descrittivo.
Infatti, nonostante i quattro nomi a dominio contestati siano stati registrati uno da quattro anni e gli altri tre da due anni, non appare alcun contenuto nei relativi siti web, ed il Resistente non ha prodotto prova alcuna di eventuali preparativi tesi alla creazione di siti web dai contenuti “descrittivi”.
Trattasi di principio costantemente affermato dai Collegi OMPI in numerose precedenti decisioni, a far inizio dalla decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, che anche la mera detenzione (c.d. “passive holding”) di un nome a dominio costituisce utilizzo in malafade ai sensi della Policy.
Inoltre, se ciò non bastasse, il Collegio rileva un elemento ulteriore e fondamentale a riprova della malafede del Resistente nell'aver quest'ultimo proposto al Ricorrente la vendita dei nomi a dominio contestati per una cifra superiore ai costi sostenuti per registrazione degli stessi. Il Resistente giustifica tale richiesta economica sulla base di un non meglio specificato “sforzo di carattere organizzativo, tecnico o di altra natura per la realizzazione e messa in rete di un sito Internet”, oltre al fatto che, sempre secondo il Resistente, la cifra richiesta riguardava una trattativa che “ricomprendeva anche altri nomi domini”.
Allo scopo di verificare tali affermazioni, il Collegio rileva che in effetti nelle trattative si parla di cinque nomi a dominio, vale a dire i quattro oggetto della presente contestazione e un ulteriore nome a dominio, , oggetto secondo quanto dichiarato dal Ricorrente di un Ricorso in altra sede.
Sempre analizzando lo scambio di corrispondenza relativo alla trattativa, il Collegio osserva che il Resistente giustifica la propria richiesta economica scrivendo che l'offerta del Ricorrente “non coprirebbe le spese di un anno per i cinque domini, e i primi li abbiamo registrati da dieci anni circa”.
Per scrupolo il Collegio ha verificato l'anno di registrazione dell'unico nome a dominio non oggetto della presente contestazione, , e l'eventuale esistenza di un sito web attivo corrispondente a tale nome a dominio, solo allo scopo comunque necessario di verificare se la richiesta economica del Resistente possa considerarsi eccessiva.
Il nome a dominio risulta davvero registrato da “dieci anni circa”, ma è l'unico dei cinque nomi a dominio oggetto della trattativa tra il Ricorrente ed il Resistente ad essere stato registrato da quasi dieci anni, essendo i quattro nomi a dominio qui contestati registrati uno dal 2006 e gli altri tre dal 2008.
Inoltre il Collegio non ha potuto rilevare alcun sito web attivo corrispondente al nome a dominio , nonostante i molti anni passati dalla registrazione di quest'ultimo.
In considerazione di quanto sopra il Collegio considera eccessiva la richiesta economica presentata dal Resistente per il trasferimento dei quattro nomi a dominio contestati (più uno), oltre che ritenerla ulteriore e decisivo elemento di un uso in malafede degli stessi.
Il Collegio ritiene pertanto provata in maniera soddisfacente anche l'esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy, vale a dire che i nomi a dominio contestati sono stati registrati ed utilizzati in malafede da parte del Resistente. 7. Decisione
Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia provato che i nomi a dominio contestati siano confondibile con il suo marchio PROSCIUTTO DI PARMA, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati e, infine, che il Resistente abbia registrato ed usato i nomi a dominio contestati in malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che i nomi a dominio , , e vengano trasferiti al Ricorrente.
Edoardo Fano
Membro unico del Collegio
6 aprile 2010
Full & Egal Universal Law Academy