Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Anuntis Segundamano España, S.L. v. Ricardo García Cobaleda Caso No. D2010-0324 1. Las Partes
La Demandante es Anuntis Segundamano España, S.L. con domicilio en St. Cugat del Vallès, Barcelona, España, representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Barcelona, España.
El Demandado es Ricardo García Cobaleda con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es Gandi SARL. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de marzo de 2010. El 2 de marzo de 2010 el Centro envió a Gandi SARL, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 5 de marzo de 2010 Gandi SARL envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativos, técnicos y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2010.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de abril de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con el contrato de registro del Nombre de Dominio, el idioma del presente procedimiento sería el inglés y, consecuentemente, la Demanda se presentó en dicha lengua. No obstante, el Demandado solicitó, antes de contestar a la Demanda, que el procedimiento se siguiese en español, manifestando asimismo que su nivel de inglés le permite entender la Demanda, sin necesidad de traducción. Por su parte, la Demandante manifestó su conformidad al cambio de idioma de procedimiento, por lo que el Demandado presentó su contestación a la Demanda en español. El Experto, dadas las circunstancias mencionadas y teniendo en cuenta que ambas partes tienen su domicilio en España, estima la continuación del procedimiento en español. 4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:
La Demandante, empresa en el sector de las publicaciones de anuncios clasificados, es titular de numerosos registros de la marca SEGUNDAMANO, todos ellos concedidos y en vigor, entre los que cabe mencionar la marca española nº 875.706 (registro concedido el 5 de febrero de 1979), la marca española nº 1.123.403 (registro concedido el 2 de abril de 1987), y la marca española nº 2.227.634 (registro concedido el 20 de marzo de 2000), entre otros.
La Demandante también es titular de registros de nombres de dominio que incluyen la marca SEGUNDAMANO, tales como , del año 1996, , del año 2001, y , del año 2001, entre otros.
El Nombre de Dominio fue registrado el 24 de septiembre de 2003.
Al momento de la presente decisión, el Experto ha comprobado que la página Web correspondiente al Nombre de Dominio está activa y que contiene diversos links (“anuncios clasificados”, “anuncios contactos”, “anuncios inmobiliaria”, “anuncios empleo”), así como publicidad de otras empresas con acceso a sus respectivas Webs, todo ello bajo el título “SegundaM”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que es una empresa líder en el sector de las publicaciones de anuncios clasificados y que inició sus actividades hace más de 25 años, habiendo adquirido dichas publicaciones un gran reconocimiento y prestigio.
- Que desde el año 2000 es la primera empresa que opera en Internet, a través de diversos portales en España, actividades de anuncios clasificados. Añade que desde 2008 su actividad se desarrolla 100% on-line, siendo los portales más relevantes y populares en España “www.” y “www.”, para diversas categorías de anuncios clasificados.
- Que es titular de numerosos registros de la marca SEGUNDAMANO y se refiere concretamente a catorce registros, algunos de los cuales se mencionan en el apartado 4.
- Que dispone asimismo de numerosos registros de nombres de dominio que incluyen la marca SEGUNDAMANO.
- Que, por los motivos antes mencionados, SEGUNDAMANO es una marca notoria en el sector de los anuncios clasificados, aportando pruebas en este sentido.
- Que el Demandado está, al parecer, especializado en la oferta, a través de Internet, de diversos servicios, siendo titular de más de 170 nombres de dominio, la mayoría de los cuales no se usan, aunque se hace publicidad de ellos para su venta.
- Que el Demandado ya fue obligado en el año 2004 a transferir uno de sus nombres de dominio, concretamente el nombre de dominio , como consecuencia de la decisión Enterprise Rent-A-Car Company v. Ricardo García Cobaleda, NAF Claim No. FA0406000286909.
- Que el Demandado es un competidor suyo, refiriéndose a los anuncios que aparecen en la Web correspondiente al Nombre de Dominio y también a las actividades que lleva a cabo a través de otros portales en Internet, destacando entre ellos “”, que contiene un número importante de anuncios clasificados, de diversas categorías, siendo calificado por el propio Demandado como “el segundo portal de anuncios clasificados de España”.
- Que al tener conocimiento del Nombre de Dominio, envió al Demandado un requerimiento solicitándole la transferencia voluntaria del mismo, requerimiento que fue rechazado por el Demandado.
- Que el Demandado ofrece en venta el Nombre de Dominio, a través del portal “”.
- Que el Nombre de Dominio se presta a confusión con su marca SEGUNDAMANO.
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y se remite, entre otros, a los criterios del párrafo 4.c) de la Política.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe y que lo usa igualmente de mala fe.
Por todo ello, la Demandante solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido. B. Demandado
El Demandado ha contestado como se resume a continuación:
- Que el significado de la expresión “segunda mano” se puede encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, por ser genérico y ampliamente utilizado desde hace muchos años, aportando una recopilación de citas que contienen dicho término y que se remontan a los años 1787, 1797, 1973, 1808, 1848, etc. Por ejemplo, en un discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (Pedro Rodríguez de Campomanes, 1787): “El tanteo de estas lanas no se dirige á perjudicar ni ofender la propiedad del cosechero ni impide al fabricante la compra de primera mano. Únicamente se concede el retracto, á las vendidas de segunda mano, yá destinadas á extraher (…)”; o en el Diccionario nuevo de las dos lenguas española é inglesa (Thomas Connelly, Año 1797, Página 389): “Segunda mano, la posesión que se toma de alguna cosa después que la poseyó el primer poseedor.”.
- Que la expresión “segunda mano” sigue siendo en la actualidad muy común, aportando el resultado de una búsqueda en Google News, que arroja un total de 1.035 referencias, entre las que sólo dos se corresponden con la Web de la Demandante. También alude el Demandado al hecho de que se trata de una expresión utilizada en otros muchos idiomas, indicando algunos ejemplos.
- Que los artículos de prensa que aporta la Demandante con la pretensión de probar cierto renombre son anticuados, precisando que, de un total de 36 noticias, 28 de ellas son de hace más de 5 años, estando destinadas a un público concreto interesado en el mundo empresarial o de los negocios, que no representa a la generalidad de la población.
- Que ciertas noticias publicadas en la prensa que aporta la Demandante son notas de prensa.
- Que los periodistas entrecomillan “segundamano” para que no sea confundido con el término genérico.
- Que el uso común en el lenguaje del término genérico prevalece sobre la relevancia que pueda tener la marca.
- Que la principal actividad de la Demandante es el mercado de segunda mano, de modo que la expresión genérica “segunda mano” define a la perfección su actividad, en particular en las categorías de vehículos, inmobiliaria, electrónica, etc., siendo la única actividad que no se puede englobar en ese mercado de segunda mano la parte que se refiere a negocios y empleo, que – según el Demandado – representa tan solo el 7,6% del total de anuncios que publica la Demandante.
- Que la Ley de Marcas no protege términos genéricos cuando su sentido semántico coincide con los productos o servicios que se pretenden distinguir, añadiendo que la Demandante pretende monopolizar un término genérico y que la Oficina Española de Patentes y Marcas no debería aceptar estas marcas.
- Que todas las marcas citadas por la Demandante son marcas mixtas, excepto la marca 875.706, que fue registrada en 1979, cuando todavía no se había aprobado la primera Ley de Marcas de 1988, por lo que no fue objeto de examen, mientras que con posterioridad a dicha Ley sí se examina toda solicitud de marca.
- Que la Demandante no cita otras marcas denominativas que tiene registradas, en las que se incluye el término “segundamano”, tales como “segundamano radio”, telebuzón segundamano”, etc., añadiendo que si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo la Demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales.
- Que, en consecuencia, no puede producirse confusión, ya que la expresión “segunda mano” se asocia antes a su sentido genérico que a la marca de la Demandante.
- Que el registro de nombres de dominio genéricos es completamente legítimo y que se rige por la regla “first come, first served”.
- Que todos los nombres de dominio que posee son genéricos, aportando información sobre los mismos y afirmando que es legítimo el uso de estos nombres de dominio para atraer tráfico genérico y obtener beneficio de ello.
- Que no pretende crear confusión en el usuario con respecto a la Web de la Demandante (“www.”), ya que el diseño, los colores y la disposición de la página son totalmente diferentes.
- Que conocía la referida Web de la Demandante, pero no el registro de su marca, registro que le ha sorprendido puesto que está prohibido.
- Que es cierto que utiliza la expresión genérica “segunda mano” para atraer tráfico del que redirige una pequeña parte del mismo para obtener beneficios y que también es cierto que el Nombre de Dominio está en venta, siendo todo ello legítimo cuando se trata de un nombre de dominio genérico.
- Y, en definitiva, que registró el Nombre de Dominio de buena fe, puesto que estaba libre y es uno de los mejores genéricos que ha encontrado libres; asimismo afirma que el uso que hace del mismo también es de buena fe, por tratarse de un nombre de dominio genérico que atrae tráfico genérico. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y los principios del Derecho nacional español. 6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por el Demandado sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que el Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Las alegaciones del Demandado en el sentido de que no puede haber confusión por el hecho de que la expresión “segunda mano” es genérica o de uso común, se valorarán más abajo. En este punto, el Experto se ha de limitar a comparar el Nombre de Dominio con las marcas de la Demandante.
Pues bien, las marcas SEGUNDAMANO de la Demandante, todas ellas registradas con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, son idénticas a este último, por lo que no cabe duda de que existe riesgo de confusión. El sufijo “.org” carece de relevancia al hacer la comparación. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles. En efecto, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
En el presente caso el Demandado no ha acreditado la existencia de ningún derecho sobre la expresión “segunda mano”, la cual no se identifica con ninguna sociedad, producto o servicio por el que pudiera ser conocido antes del registro del Nombre de Dominio. El Demandado basa la mayor parte de su defensa en alegaciones tendentes a demostrar que la expresión “segunda mano” es genérica, considerando asimismo que los registros de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante no son válidos.
Es indudable que “segunda mano” es una expresión habitual desde fechas muy anteriores al registro de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante. El propio Demandado, en el Anexo I de su escrito, cita algunos ejemplos de los usos de dicha expresión en textos de los años 1787, 1797, 1973, 1808, 1848, entre otros, tal y como se resume en el apartado 5.B. Sin embargo, esos mismos ejemplos permiten comprobar que la repetida expresión no era usada como marca, sino para hacer referencia a algo que se posee o se adquiere después de haber sido poseído o adquirido por otra persona. Una de las citas del Demandado alude a este significado.
En efecto, es preciso diferenciar entre el empleo antes mencionado de dicha expresión y el que se haga a título de marca. Precisamente este uso a título de marca es el que hace el Demandado en su portal de Internet correspondiente al Nombre de Dominio, cuyo contenido queda bajo el título “SegundaM”. Este título aparece en primer lugar y de forma destacada, de tal modo que cualquiera que acceda al mismo, por lógica, se ve inducido a interpretar que se trata de un portal vinculado al titular de la marca SEGUNDAMANO, lo que evidentemente no es cierto.
Es oportuno destacar en este punto que todos los registros de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante (véase párrafo 4) son muy anteriores al registro del Nombre de Dominio y, en particular, el primero de ellos se concedió 24 años antes de que fuese registrado el Nombre de Dominio. Además, cuando el Demandado registró el Nombre de Dominio ya era particularmente notoria la marca SEGUNDAMANO en el sector de los anuncios clasificados, incluso a través de Internet. También son anteriores los registros de los restantes nombres de dominio de la Demandante (citados igualmente en el párrafo 4) que incluyen la citada denominación.
El Demandado alega que este tipo de nombres de dominio son libres. Sin embargo, no se puede ignorar que esa libertad en ciertas circunstancias, en particular no existe cuando se trata de una denominación que coincide con una marca registrada y que, como sucede en el presente caso, puede ser considerada como notoria en el sector de los anuncios clasificados, gozando por tanto de la especial protección que otorga la legislación de marcas a las marcas notorias.
El Demandado también afirma que ciertas noticias publicadas en la prensa sobre la marca SEGUNDAMANO, aportadas por la Demandante para probar la difusión de su marca, son notas de prensa. Aunque esto fuera cierto, se habría de valorar como parte del esfuerzo realizado por la Demandante para promocionar su marca, circunstancia que suele ser considerada como criterio, entre otros, a la hora de determinar si el uso que se hace de determinada marca ha permitido que la misma adquiera mayor grado de distintividad. A juicio del Experto, debido al uso que se ha hecho de la marca SEGUNDAMANO ésta ha adquirido suficiente distintividad, ya que su titular la ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, a título de marca, tal y como ha sido acreditado con la Demanda.
Existe un considerable número de marcas de este tipo, debido fundamentalmente a la tendencia de muchos empresarios a elegir denominaciones que evoquen los productos o servicios que pretenden distinguir con tal marca, por lo que se pueden calificar como marcas evocadoras. Además, en ciertos casos, estas marcas pueden llegar a ser marcas notorias, e incluso renombradas. Algunos ejemplos de marcas españolas de este tipo serían PANRICO (para productos de panadería), LECTURAS (para publicaciones), o TELEFÓNICA (para servicios de telefonía). Siguiendo con estos ejemplos, a nadie razonablemente se le ocurriría dudar de la validez de la marca TELEFÓNICA por el mero hecho de que ese término se encuentra en el Diccionario de la Real Academia con un concreto significado (“adj. Perteneciente o relativo al teléfono o a la telefonía”), de modo que se utiliza habitualmente (“he de hacer una llamada telefónica” y en tantas otras frases). Asimismo se puede afirmar que por lo general carecerá de derechos o intereses legítimos quien registre un nombre de dominio que consista o contenga una de estas marcas, a menos que lo haga su titular o una persona que cuente con su autorización.
Precisamente en relación con la marca LECTURAS, antes mencionada, otro Grupo de Expertos ya tuvo ocasión de emitir una decisión ordenando la transferencia del nombre de dominio (Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L.,Caso OMPI No. D2006-0940) a la demandante, titular de dicha marca, y rechazando las alegaciones de la parte demandada en el sentido de que la denominación “lecturas” es genérica.
Finalmente, en este punto solo cabe añadir que numerosas decisiones relativas a nombres de dominio han llegado a estas mismas conclusiones en casos como el que nos ocupa, como por ejemplo, en el caso del nombre de dominio (Different Travel, S.L. v. Adrián Parente Álvarez,Caso OMPI No. DES2008-0049), o en el caso del nombre de dominio (La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.,Caso OMPI No. DES2009-0009), o en el caso del nombre de dominio (Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.,Caso OMPI No. DES2007-0006), donde recordaba el Grupo de Expertos lo siguiente:
“Pues bien, como se ha señalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas española establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrá de acudir a los Tribunales españoles para lograr la nulidad o cancelación del registro.”
Por todo ello y ante la falta de derechos y de intereses legítimos por parte del Demandado, no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado, para defender que registró de buena fe el Nombre de Dominio, insiste en que la expresión “segunda mano” es de uso común, remitiendo a las prohibiciones de registro de la Ley de Marcas. A este respecto cabe señalar que, tanto la jurisprudencia, como la doctrina científica han venido reconociendo de forma unánime la posibilidad de que un determinado signo que, en principio, podría ser considerado como descriptivo del producto o servicio que pretende distinguir, pueda llegar a conseguir la distintividad requerida para ser marca y, por tanto, para que el titular de ésta pueda ostentar un derecho exclusivo. También las leyes españolas sobre marcas han recogido este principio. A título de ejemplo, cabe recordar que la derogada Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 de Marcas, en su Artículo 11, prescribía textualmente:
“1. No podrán registrarse como marcas (…)
c) las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.
2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.”
Del mismo modo, la Ley de Marcas actualmente vigente (Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas), en su artículo 5, prescribe:
“1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…)
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”
Es decir, determinados signos pueden adquirir suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, por efecto del uso que de ellos se hace a título de marca, de tal modo que el destinatario acaba dando a dichos signos un nuevo significado que además se vincula a un determinado origen empresarial, por lo que el signo en cuestión adquiere la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca. Este fenómeno es conocido como “secondary meaning”.
Tal y como ya se ha indicado, el Experto considera que la marca SEGUNDAMANO, además de ser suficientemente distintiva, goza de notoriedad en el sector de los anuncios clasificados, notoriedad que se remonta a fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. En el caso del nombre de dominio ya se afirmaba que la marca SEGUNDAMANO es una marca notoria en España (Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tecfinsa, S.L., Antonio Soria Hernández,Caso OMPI No. D2010-0041). A esta circunstancia se ha de añadir el hecho de que el Demandado, a través de diversos portales en Internet, es un competidor de la Demandante. Uno de esos portales (“”) contiene un número importante de anuncios clasificados de diversas categorías, por lo que es razonable presumir que conocía la existencia de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio.
El Demandado sostiene que muchos de los artículos de prensa aportados por la Demandante con la pretensión de probar el renombre de su marca son anticuados. Sin embargo, precisamente porque muchos de esos artículos son de épocas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, permiten hacer una valoración de ellos en el sentido de que difícilmente podía desconocer el Demandado la existencia de la citada marca en la fecha del registro del Nombre de Dominio.
En realidad, el Demandado no niega en ningún momento el conocimiento previo de la actividad de la Demandante bajo la denominación “Segundamano”, lo que niega es la validez del registro de la marca SEGUNDAMANO. Por ejemplo, una de las afirmaciones del Demandado reza así: “si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo el demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales”. Estas alegaciones del Demandado resultan en cierto modo contradictorias si tenemos en cuenta que, según ha podido comprobar el Experto mediante la oportuna consulta en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, él mismo registró como marca la denominación MILANUNCIOS.COM, con la representación de un pequeño sapo (o rana) sobre la misma. Se trata de la marca mixta nº 2.713.039, para servicios de la clase 38, concedida el 17 de noviembre de 2006 a nombre del Demandado. Con arreglo a los argumentos del Demandado, que constituyen su principal defensa, la distintividad de la marca MILANUNCIOS podría resultar tan discutible como la de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante. En este punto cabe señalar que el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services,Caso OMPI No. D2002-0070; Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited,Caso OMPI No. D2002-1038; Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley,Caso OMPI No. D2004-0014).
Respecto al uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio, recordemos que se trata de una página Web que contiene diversos links (“anuncios clasificados”, “anuncios contactos”, “anuncios inmobiliaria”, “anuncios empleo”), así como publicidad de otras empresas, dando acceso a sus Webs, entre las cuales se encuentra “”, portal que gestiona el propio Demandado, todo ello bajo el título “SegundaM”, que aparece destacado, de modo que sólo puede considerarse como un uso a título de marca. Por todo ello, este uso constituye una infracción de los derechos que ostenta la Demandante sobre la marca SEGUNDAMANO. En efecto, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, facultándole para prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e). Además, la citada Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. También puede calificarse dicho uso como un acto de competencia desleal, conforme a las prescripciones de la normativa española vigente sobre Competencia Desleal.
Ya se ha indicado que al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado, competidor de la Demandante, debía conocer perfectamente que aquél era idéntico a la marca de la Demandante. En consecuencia y puesto que la buena o mala fe subjetiva se ha de deducir de determinados elementos externos, se ha de concluir que el Demandado tampoco podía tener en mente un uso de buena fe cuando registró el Nombre de Dominio. Más bien, el uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio muy probablemente provocará la confusión en los usuarios de Internet, ya que pueden pensar que el sitio Web del Demandado tiene alguna relación con la Demandante. El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 23 de abril de 2010
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