WIPO Domain Name Decision D2010-0333 for kunsthart.com

WIPO Arbitration and Mediation Center BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL Paul Smelt v. Project & Project, Bert Danckaert Zaaknr. D2010-0333 1. De Partijen

Klager is Paul Smelt, met eenmanszaak Kunsthart gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Leijnse Artz, Nederland.

Verweerder is Project & Project, Bert Danckaert, gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Stibbe CVBA, België. 2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Key-Systems GmbH dba . 3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht is in het Engels ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 3 maart 2010. Op 4 maart 2010 heeft het Center per e-mail aan Key-Systems GmbH dba een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 5 maart 2010 heeft Key-Systems GmbH dba per e-mail aan het Center geantwoord op het verificatieverzoek, en daarbij bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie van de Domeinnaam en daarbij de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Key-Systems GmbH dba heeft verder bevestigd dat de taal van de registratieovereenkomst Nederlands is.

Op basis van paragraaf 11 van de Regels voor Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP Regels”) heeft het Center Klager op 10 maart 2010 verzocht om 1) voldoende bewijs van een overeenkomst tussen Klager en Verweerder inhoudende dat de procedure in het Engels zal plaatsvinden te overleggen, ofwel 2) een in de Nederlandse taal vertaalde Klacht in te dienen, of 3) een verzoek in te dienen om de procedure in het Engels te voeren. Op 11 maart 2010 heeft Klager een in de Nederlandse taal vertaalde Klacht ingediend.

Het Center heeft geverifieerd dat deze Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de UDRP Regels en de WIPO Aanvullende Regels voor Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2(a) en 4(a) van de UDRP Regels heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 17 maart 2010 in het Nederlands aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de UDRP Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 6 april 2010. Het Antwoord is ingediend op 5 april 2010.

Het Center heeft Hub. J. Harmeling op 23 april 2010 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de UDRP Regels.

In overleg met het Center is de oorspronkelijke datum voor uitspraak in onderhavige zaak, t.w. 7 mei 2010, wegens omstandigheden met twee maal een week uitgesteld. 4. Feitelijke Achtergrond Partijen

Klager is de heer Paul Smelt, tevens handelend onder de naam Kunsthart, een eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland. Klager is met zijn eenmanszaak actief in de kunstwereld; volgens eigen zeggen adviseert, coacht, organiseert en vervult hij een uitvoerende rol op het gebied van projecten in de kunstwereld.

Verweerder is de heer Bert Danckaert, werkzaam bij ART BVBA (hierna “ART”), een vennootschap opgericht naar Belgisch recht en kantoorhoudende te Antwerpen. ART heeft als doel de productie en uitgave van een periodiek tijdschrift en de productie van beeldrapportages en -programma's op bijvoorbeeld film, video en internet. De naam van het tijdschrift is H art en wordt zowel op papier als digitaal via de websites “”, “www,” en “www.” verspreid. Het tijdschrift is gericht op liefhebbers van hedendaagse kunst. Overige feiten

Klager heeft zijn eenmanszaak in 2000 opgericht en op 23 maart 2000 de domeinnaam geregistreerd.

Klager is houder van de Benelux merkregistratie nummer 816923, KUNSTHART, welke op 30 augustus 2006 werd gedeponeerd (publicatie depot op 4 september 2006) en op 5 februari 2007 werd ingeschreven. De merkregistratie is voor diensten in de klassen

- 35: professionele leiding over artistieke zaken; en

- 41: organisatie van culturele activiteiten en advisering terzake; coaching; diensten van film- en toneelartiesten; film- en theaterproductie.

Verweerder is werkzaam voor ART, opgericht op 7 december 2005. Op 7 november 2005 werd door Verweerder, namens ART de domeinnaam geregistreerd en op 14 november 2005 volgde de domeinnaam . De in het geding zijnde Domeinnaam werd door Verweerder geregistreerd op 8 september 2006.

ART heeft op 4 mei 2006 het beeldmerk

gedeponeerd, welke op 7 september 2006 werd ingeschreven. 5. Stellingen van Partijen A. Klager

Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het geregistreerd (dienst)merk waarvoor Klager de rechten bezit en aan Klager's handelsnaam. Het Panel begrijpt dat Klager zich daarbij beroept op het feit dat het woord ‘kunsthart' in de Domeinnaam identiek is aan zijn Benelux merkregistratie KUNSTHART, welke aanduiding hij sinds 2002/2003 als merk en handelsnaam gebruikt. Hij stelt voorts dat Klager en Verweerder danwel ART actief zijn binnen dezelfde branche, namelijk de kunstwereld in Nederland en België.

Klager stelt dat het aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring ontstaat tussen Klager en Verweerder, hetgeen zich volgens Klager reeds heeft verwezenlijkt zoals blijkt uit onjuist geadresseerde post.

Klager stelt voorts dat Verweerder wist van Klager's gebruik van zijn handelsnaam en het merk KUNSTHART. Klager had immers ook al bezwaar geuit tegen de registratie van de domeinnamen en . Klager stelt dat Verweerder geen geldige rechten op of gerechtvaardigd belang bij de Domeinnaam heeft. Hij stelt dat Verweerder geen noodzaak heeft om de Domeinnaam te gebruiken en dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om consumenten die op zoek zijn naar de website van Klager te leiden naar de website van ART. Klager stelt dat hiermee sprake is van ongerechtvaardigd gebruik van de Domeinnaam. Klager voert nog aan dat het logisch zou zijn geweest als Verweerder de domeinnaam had geregistreerd, een domeinnaam die tot januari 2007 beschikbaar was. Deze domeinnaam bestaat immers uit zowel de handelsnaam van Verweerder, als het tijdschrift dat hij uitgeeft, als het (beeld)merk dat hij heeft gedeponeerd.

Tenslotte stelt Klager dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw heeft plaatsgevonden, nu dit is gebeurd nadat tussen partijen was gecorrespondeerd over het gebruik door Verweerder, dan wel ART van de domeinnamen en . Klager had tegen het gebruik van deze domeinnamen bezwaar geuit.

Ten aanzien van het gebruik van de Domeinnaam stelt Klager dat de Domeinnaam enkel wordt gebruikt om consumenten en andere internetgebruikers te lokken naar de website van ART, voor commercieel gewin, door – zo begrijpt het Panel – verwarring te creëren met het merk en de handelsnaam van Klager.

Klager vordert dat de betwiste domeinnaam wordt overgedragen aan Klager. B. Verweerder

Verweerder beschrijft de omstandigheden rondom het registreren van de Domeinnaam en haar andere domeinnamen, t.w. en ten behoeve van ART. Hij geeft aan dat deze domeinnamen een woordspeling vormen op het feit dat het tijdschrift bedoeld is voor mensen “met een hart voor kunst” en dat hierop ook in de pers werd gealludeerd.

Verweerder gaat voorts in op de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan de Klacht. Mede gezien het feit dat de laatste correspondentie tussen partijen dateerde uit augustus 2006, ging Verweerder er van uit dat de kwestie daarmee was afgedaan. Tenslotte geeft Verweerder in dit kader aan dat diverse investeringen zijn gedaan met betrekking tot haar domeinnamen, en dat na de registratie een aanzienlijke naamsbekendheid is opgebouwd.

Ten aanzien van de vereisten van paragraaf 4 UDRP stelt Verweerder dat aan de eerste voorwaarde van deze paragraaf niet is voldaan, nu de registratie van de Domeinnaam plaats vond vóór de merkregistratie van Klager. Daarnaast stelt Verweerder dat van verwarring geen sprake kan zijn, omdat partijen verschillende goederen/diensten aanbieden en zich op een andere doelgroep richten. Verweerder stelt voorts dat geen bewijs is overgelegd waaruit de beweerde verwarring blijkt, nu Klager bijvoorbeeld geen kopieën heeft overgelegd van de verkeerd geadresseerde post.

Wat de tweede voorwaarde van paragraaf 4 UDRP betreft, stelt Verweerder recht te hebben op en een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam. Hij baseert zich op het feit dat hij een anterieur handelsnaamrecht heeft. Daarnaast stelt Verweerder dat haar beeldmerk

duidelijk gerelateerd is aan de Domeinnaam. De goede trouw van haar aanbod van diensten blijkt volgens haar uit het feit dat hij totaal andere goederen en diensten aanbiedt dan Klager. Daarnaast stelt Verweerder dat het merk KUNSTHART zeer beschrijvend is, nu het bestaat uit twee bestanddelen die beschrijvende woorden zijn. Voorts stelt Verweerder door het langdurig gebruik van de Domeinnaam bij haar doelpubliek gekend te zijn onder de Domeinnaam. Tenslotte voert Verweerder aan dat hij legitiem en eerlijk gebruik maakt van zijn website en geen enkele intentie heeft om consumenten die geïnteresseerd zijn in kunst en op zoek zijn naar de website van Klager door te leiden naar haar eigen website.

Ten aanzien van de registratie en het gebruik van de Domeinnaam, als bedoeld in paragraaf 4(a)(iii) UDRP, stelt Verweerder dat kwade trouw niet aanwezig is als de aangeboden goederen en diensten totaal van elkaar verschillen, hetgeen in deze zaak volgens Verweerder het geval is. Daarnaast voert Verweerder aan dat de registratie van de Domeinnaam plaats vond als logisch gevolg van de toename in populariteit van het tijdschrift. Tenslotte stelt Verweerder dat hij niet tracht internetgebruikers naar haar website te lokken aangezien partijen verschillende goederen en diensten aanbieden en een andere doelgroep kennen. Van een gebruik te kwader trouw kan derhalve volgens Verweerder geen sprake zijn.

Verweerder concludeert tot afwijzing van de Klacht. 6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 4(a) van de UDRP dient Klager in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnaam identiek is of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een beschermd merk of handelsnaam waarvan Klager rechthebbende is; en

B) Verweerder geen enkel recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

Het Panel zal de voorwaarden hieronder afzonderlijk behandelen. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Klager heeft een kopie overgelegd van de Benelux registratie van zijn merk KUNSTHART en heeft aldus voldoende bewijs geleverd van zijn rechten op dit merk. Gezien het door Klager overgelegde bewijs omtrent het gebruik van de handelsnaam Kunsthart sinds 2003 acht het Panel het voldoende aangetoond dat Klager rechthebbende is op de handelsnaam Kunsthart, in elk geval vanaf 2003.

Zoals eerder is geoordeeld in onder meer Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems,WIPO Case No. D2001-0827 is voor het eerste vereiste van paragraaf 4 UDRP niet van belang op welk moment Klager de rechten op een merk verkreeg. Paragraaf 4(a)(i) vereist niet dat de merkrechten zijn verkregen voordat de registratie van de gewraakte Domeinnaam plaats vond.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of zodanig overeenstemt met het merk of de handelsnaam van Klager dat verwarring kan ontstaan, moet volgens vaste jurisprudentie het top level domain “.com” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,WIPO Case No. D2003-0455).

In tegenstelling tot wat door Verweerder wordt aangevoerd, speelt voor de vraag of sprake is van verwarring, de inhoud van de betreffende websites van Klager en Verweerder geen rol. Dit is onder meer bepaald in Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, WIPO Case No. D2000-1698. Enkel is van belang of sprake is van verwarring ten aanzien van de Domeinnaam in relatie tot de (merk)rechten en/of handelsnaamrechten van Klager.

Het Panel heeft vastgesteld dat de aard van de door partijen aangeboden zaken en diensten in zekere mate soortgelijk kunnen worden geacht, althans gericht zijn op hetzelfde doelpubliek. Ongeacht de bekendheid van de merken van partijen, kan voor het relevante publiek het gevaar van directe of indirecte verwarring ontstaan.

Nu is vast komen te staan dat de handelsnaam en het merk van Klager identiek zijn aan de Domeinnaam, althans dat gevaar voor directe of indirecte verwarring bestaat, is aan het eerste vereiste van paragraaf 4(a) UDRP is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang

Volgens paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP moet Klager aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zoals eerder erkend, is aan dit vereiste voldaan als Klager prima facie aantoont dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, daar het voor klagers vaak ondoenlijk is om te bewijzen dat een omstandigheid zich niet voordoet (zie onder meer Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,WIPO Case No. D2004-0110). Het is vervolgens aan Verweerder om aan te tonen dat hij een recht heeft op of een legitiem belang bij de Domeinnaam.

Klager heeft gesteld dat sprake zou zijn van een ongerechtvaardigd gebruik door Verweerder en heeft beargumenteerd dat Verweerder gezien haar merk ART en ook overigens geen belang of recht heeft om de Domeinnaam te gebruiken. Klager stelt voorts, en heeft zulks ook voldoende aangetoond, dat de domeinnaam ten tijde van de registratie van het beeldmerk van Verweerder nog beschikbaar was.

Paragraaf 4(c) UDRP geeft een opsomming van een drietal niet limitatieve omstandigheden waarmee Verweerder kan aantonen een recht te hebben op, dan wel een belang te hebben bij de Domeinnaam. Deze omstandigheden zijn als volgt:

(i) voordat Verweerder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de Domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

(ii) Verweerder is (als individu, onderneming of andere organisatie) algemeen bekend onder de Domeinnaam, zelfs al zou hij geen merk- of handelnaamrecht hebben;

(iii) Verweerder maakt legitiem en eerlijk gebruik van de Domeinnaam, zonder intentie van commercieel winstbejag, om klanten te misleiden of Klager's merk- of handelsnaam te schaden.

Verweerder heeft aangevoerd dat hij, alvorens hij kennis nam van het onderhavige geschil, al twee domeinnamen gebruikte die overeenstemmen met de Domeinnaam. Deze domeinnamen werden gebruikt in verband met de publicatie van een tijdschrift over hedendaagse kunst en het verspreiden van nieuwsberichten in verband met hedendaagse kunst. Het Panel stelt vast dat door Verweerder voor dat tijdschrift niet de titel of het merk ‘Kunsthart' is of wordt gebruikt, zodat daarin niet een belang of recht kan zijn gelegen. Uitsluitend de registratie van de domeinnamen en creëert niet een handelsnaamrecht. (Vergelijk: Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010 Travel Card Nederland v. Multi Tank Card B.V). Overigens zijn ook deze domeinnamen van latere datum dan het handelsnaamrecht van Klager. De betreffende domeinnamen zijn geregistreerd in 2005, terwijl Klager handelsnaamrechten heeft sinds (ten laatste) 2003.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Handelsnaamwet is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Het is niet gebleken dat ART haar onderneming drijft onder een andere naam, dan wel het tijdschrift uitgeeft onder een andere naam dan de naam van het tijdschrift – H art –, zodat geen handelsnaamrechten zijn gecreëerd. De registratie en het gebruik van de Domeinnaam doen daaraan niet af.

Verweerder voert aan dat haar goede trouw enkel al blijkt uit het feit dat de Domeinnaam door Verweerder wordt gebruikt voor een aanbod van totaal andere goederen en diensten. Zoals hiervoor onder A gesteld wordt het publiceren van een tijdschrift gericht op de kunstwereld en het verlenen van advies en coaching ten behoeve van projecten in de kunstwereld door het Panel zodanig soortgelijk geacht dat gebruik van een identieke aanduiding ter ondersteuning daarvan verwarring kan wekken en niet zonder meer te goeder trouw kan worden geacht. Dit geldt te meer nu de Domeinnaam niet overeenstemt met de titel van het tijdschrift, zoals hierboven overwogen. Evenmin is gebleken dat de uitgever van het tijdschrift (ART), dan wel het tijdschrift zelf onder de naam Kunsthart algemeen bekend zou zijn (geworden).

Tenslotte stelt Verweerder dat Klager, door sinds 21 augustus 2006 niet meer van zich te laten horen, het rechtmatig vertrouwen heeft gewekt dat hij geen aanspraak meer zou maken op de Domeinnaam. Nu de Domeinnaam op 8 september 2006 reeds is geregistreerd door Verweerder, kan niet worden gezegd dat door het verstrijken van zo een korte termijn, bij Verweerder gerechtvaardigd de indruk zou zijn gewekt dat Klager zijn bezwaren ten tijde van registratie (reeds) zou hebben laten varen.

Nu vanwege het geconstateerde verwarringsgevaar en de identiciteit van het element ‘kunsthart' in de Domeinnaam en de handelsnaam en het dienstmerk van Klager, misleiding, commercieel voordeel en verwatering van de onderscheidende kracht van merk en handelsnaam voor de hand liggen, kan Verweerder niet worden gevolgd in haar ongemotiveerde stelling dat van misleiding of schadelijke verwarring door gebruik van de Domeinnaam geen sprake is. Evenmin kan op die basis worden vastgesteld dat enige intentie tot commercieel winstbejag niet aan de orde is.

Om deze redenen constateert het Panel dat van een recht op of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam niet is gebleken.

Aan het tweede vereiste van paragraaf 4(a) UDRP is voldaan. C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Het laatste element van paragraaf 4(a) UDRP is de registratie en het gebruik te kwader trouw. Registratie te Kwader Trouw

Klager heeft gesteld dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd nu Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd nadat partijen in de voorafgaande weken hadden gecorrespondeerd over het gebruik door Verweerder van andere domeinnamen die bestaan uit het element “kunsthart”, namelijk en .

Verweerder was bekend met de activiteiten van Klager en het merkrecht van Klager, maar heeft desondanks de Domeinnaam geregistreerd. Het Panel is met Klager van mening dat Verweerder wist, althans had kunnen weten van de bezwaren van Klager tegen de registratie van de Domeinnaam aangezien Klager ook bezwaar had gemaakt tegen de andere domeinnamen waarin zijn handelsnaam werd gebruikt.

Het Panel acht genoegzaam bewezen dat sprake is geweest van registratie te kwader trouw. Gebruik te Kwader Trouw

Klager stelt dat Verweerder de Domeinnaam met geen andere reden kan gebruiken, dan teneinde consumenten naar haar website te lokken door verwarring te creëren met het merk van Klager.

Zoals hiervoor overwogen onder A en B is het Panel van oordeel dat Verweerder gevaar van verwarring creëert door gebruik van de handelsnaam en het merk van Klager in de Domeinnaam. Verweerder kan hier commercieel voordeel uit putten ten nadele van Klager door consumenten naar haar website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van een met het merk en de handelsnaam van Klager overeenstemmende domeinnaam.

Het Panel oordeelt op grond van bovenstaande dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt.

Ook aan het derde vereiste van paragraaf 4(a) UDRP is derhalve voldaan. 7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de UDRP Regels beveelt het Panel dat de domeinnaam wordt overgedragen aan Klager.

Hub. J. Harmeling
Administratief Panel

Datum: 21 mei 2010

Full & Egal Universal Law Academy