Centro de Arbitraje y Mediación de la Caso OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Vorwerk España Management, S.L. S.Com v. Óscar Martínez Caso No. D2010-0485 1. Las Partes
La Demandante es Vorwerk España Management, S.L. S.Com, con domicilio en Madrid, España, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., España,
La Demandada es Óscar Martínez, con domicilio en A Coruña, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Caso OMPI (el “Centro”) el 30 de marzo de 2010. El 30 de marzo de 2010 el Centro envió a eNom, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 30 de marzo de 2010 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro envió una comunicación a las partes el 16 de abril de 2010 relativa al idioma del procedimiento. El 16 de abril de 2010, la Demandante presentó una modificación a la Demanda enviando su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. La Demandada no envió ninguna comunicación al respecto. De igual modo, en respuesta a otra notificación de 16 de abril de 2010 del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda ese mismo día. El Centro verificó que la Demanda, junto con las modificaciones a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de abril de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de mayo de 2010. El 12 de mayo de 2010, la Demandante envío al Centro, con copia al Demandado, nuevas alegaciones y documentación relativa a hechos acaecidos con posterioridad a la presentación de la Demanda. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de mayo de 2010.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda fue realizada en español. Además, la Demandante, por medio de una modificación de la Demanda, expresamente solicitó que el procedimiento se llevara en idioma español, a lo que no hubo objeción del Demandado. Considerando lo anterior, y dado que ambas partes está domiciliadas en España, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- La Demandante es titular registral de las siguientes marcas españolas
Marca española núm. 955.047, compuesta por el término “Vorwerk-Thermomix”, registrada para productos de la clase 21, con fecha de solicitud de 16/10/1980, y adquirida por la Demandante por medio de transferencia en el año 1997.
Marca española núm. 955.048, compuesta por el término “Vorwerk-Thermomix”, registrada para distinguir servicios de la clase 35, con fecha de solicitud de 16/10/1980, y adquirida por la Demandante por medio de transferencia en el año 1997.
Marca española núm. 955.049, compuesta por el término “Vorwerk-Thermomix”, registrada para distinguir servicios de la clase 37, con fecha de solicitud de 16/10/1980, y adquirida por la Demandante por medio de transferencia en el año 1997.
Marca española denominativa núm. 2.396.446, compuesta por el término “Thermomix”, registrada para distinguir productos de la clase 7, con fecha de solicitud de 25/04/2001.
Marca española denominativa núm. 2.396.447, compuesta por el término “Thermomix”, registrada para distinguir productos de la clase 9 y con fecha de solicitud de 25/04/2001.
Marca española denominativa núm. 2.722.825 compuesta por el término “Cocinar con Thermomix”, registrada para distinguir productos de la clase 16, y con fecha de solicitud de 17/07/2006.
Marca española mixta núm. 2.894.895, compuesta por el término “Thermomix. Marca registrada por Vorwerk. Garantia de calidad Vorwerk”, registrada para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16 y 41, con fecha de solicitud de 06/10/2009.
- La Demandante es titular registral de la marca comunitaria denominativa núm. 8.639.809, compuesta por el término “THERMOMIX Magazine”, registrada para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16, 41, con fecha de solicitud de 26/10/2009.
- El robot de cocina THERMOMIX se encuentra implantado en el mercado de la década de los años 70 del siglo pasado, según han recogido publicaciones como “Cinco días”, o “El País”.
- La Demandante ofrece recetas de platos que se pueden cocinar con el robot de cocina THERMOMIX, introduciendo advertencias según las cuales “Vorwerk España garantiza las recetas publicadas en la presente publicación, no responsabilizándose de aquellas publicadas en otras revistas del mercado. El Sello de garantía de Calidad Vorwerk avala que todas las recetas han sido testadas por el equipo de testadoras de Thermomix España, siguiendo los criterios de calidad de la marca.”. La Demandante ofrece estas recetas en su web oficial de recetas, en la revista THERMOMIX Magazine y en libros de cocina. Asimismo, la Demandante gestiona un foro al que pueden acceder los usuarios y hacer públicas sus recetas. No obstante, en este caso la Demandante introduce una aclaración del siguiente tenor: “Esta receta le ha sido facilitada por un cliente de Thermomix®, y por lo tanto no ha sido testada por Vorwerk Thermomix®. Vorwerk Thermomix® no asume ninguna responsabilidad sobre todo en cuanto a cantidades y resultados. Por favor observe la aplicación y las instrucciones de seguridad de nuestro manual.”
- Según los datos del Whois, el nombre de dominio fue registrado el 11 de enero de 2006 y el nombre de dominio el 21 de diciembre de 2009.
- El 8 de septiembre de 2009, la representante de la Demandante le remite al Demandado un requerimiento vía correo electrónico a la dirección , instándole el cese en el uso del nombre de dominio y su transferencia a la Demandante.
- De conformidad con la documentación aportada por la Demandante como Anexo a la Demanda, bajo los nombres de dominio y el Demandado ha ofrecido páginas web con recetas para elaborar con la THERMOMIX, en la que se incluye enlaces publicitarios a páginas web de terceras personas, incluidos competidores de la Demandante. En estas páginas aparecía una nota legal, al pie de la página, del siguiente tenor: “El presente sitio web es un blog personal de divulgación de recetas de cocina y punto de encuentro de consumidores y usuarios, sin finalidades comerciales ni ánimo de lucro. El titular del sitio web no ofrece productos o servicios de ningún tipo ni mantiene relación comercial alguna con VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L. titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca “THERMOMIX””. No obstante, en la actualidad en dichas páginas web se incluyen “enlaces recomendados”, simplificándose el diseño de la web e incorporando una nota legal al comienzo y al final del siguiente tenor: “El presente sitio es una web personal de divulgación de recetas de cocina y punto de encuentro de consumidores y usuarios, sin finalidades comerciales ni ánimo de lucro. El titular del sitio web no ofrece productos o servicios de ningún tipo ni mantiene relación comercial alguna con VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L. titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca “THERMOMIX”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- Los nombres de dominio y son similares a la marca de la Demandante, pues incorporan su marca con la adición de la palabra “recetas” y “receta”, elementos que la Demandante considera genéricos o descriptivos y que, según la Demandante, crearía una confusión aún mayor con la Demandante en la mente de los usuarios que visiten las web operativas bajo los nombres de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombre de dominio y . Afirma la Demandante que no ha encontrado ningún registro que pertenezca al titular de los nombres de dominio y que contenga la denominación “thermomix” en las bases de datos de la OEPM, Caso OMPI y de la OAMI. También destaca la Demandante que el Demandado carece de cualquier tipo de autorización o licencia de la marca por parte de la Demandante, y que el Demandado no es conocido comúnmente por el término que conforma los nombres de dominio, pues según la Demandante los nombres de dominio identifican única y exclusivamente el producto y los servicios que la Demandante ofrece a través de su marca. Y según la Demandante hay un riesgo de que el público perciba los nombres de dominio y como pertenecientes, licenciados o asociados a la marca de la Demandante, no siendo esto así.
- Finalmente, sostiene la Demandante que los nombres de dominio y han sido registrados y se utilizan de mala fe. A este respecto, la Demandante alega, entre otros extremos, los siguientes hechos que la Demandante considera indicios de la mala fe del Demandado: que los nombres de dominio y fueron registrado con fecha muy posterior al registro de la marca THERMOMIX, y dada la notoriedad de la misma es bastante improbable que el Demandado no tuviera conocimiento previo de su existencia; que el Demandado no contestó el requerimiento que le envío la Demandante, y que los datos aportados en el registro son incompletos y ficticios, ya que el Demandado ha omitido dejar constancia de dirección postal suficiente y ha indicado números de teléfono y fax inexistentes. De igual modo, también alega la Demandante que el Demandado está usando los nombres de dominio y con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, porque en las web operativas bajo estos nombres de dominio existen multitud de enlaces patrocinados. De este modo, según la Demandante, el Demandado se está lucrando y además la mayoría de esos enlaces patrocinados promocionan productos competidores de la Demandante, confundiendo y desviando a los usuarios a otros sitios web donde se comercializan productos competidores de la Demandante, y generando un perjuicio a la imagen de la Demandante. Asimismo, también destaca la Demandante que no se puede justificar la actuación de mala fe del Demandado con el derecho a la libertad de expresión, ya que aunque es obvio que puede expresar sus opiniones al hablar del Thermomix y sus derivados como son las recetas, lo que no está facultado a hacer es llevar a cabo tal actividad utilizando un nombre de dominio que incorpore la marca del Demandante con el fin de atraer a los usuarios a su web (y más grave aún, lucrándose de tal uso mediante la inserción de la publicidad). Y según la Demandante, el Demandado tampoco puede alegar que desconocía el contenido de la web y que él no es responsable de los enlaces que se inserten, porque es responsable del contenido de cualquier página web alojada en el nombre de dominio en disputa. Por último, destaca la Demandante que el Demandando ha insertado una leyenda en los contenidos que ofrece bajo los nombres de dominio en disputa en la que se indica lo siguiente: “El presente sitio web es un blog personal de divulgación de recetas de cocina y punto de encuentro de consumidores y usuarios, sin finalidades comerciales ni ánimo de lucro. El titular del sitio web no ofrece productos o servicios de ningún tipo ni mantiene relación comercial alguna con VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L. titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca “THERMOMIX””. Sin embargo, a juicio de la Demandante, la inclusión de este texto no empece la calificación de la actuación del Demandado de mala fe. Esto sería así, según la Demandante, porque los usuarios, aún en el caso de que lean el aviso, ya habrán sido desviados y confundidos al estar en una página web que no es de titularidad de la Demandante.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita al Experto que dicte una resolución ordenando que los nombres de dominio y les sean transferidos.
Por su parte, en el escrito presentado por la Demandante al Centro el 12 de mayo de 2010, ésta sostiene que, tras haber sido notificada la Demanda al Demandado, éste procede con fecha de 1 de abril de 2010, a traspasar el contenido ofrecido bajo los nombres de dominio en disputa y , a los nombres de dominio y respectivamente, incluyendo en las páginas ubicada bajo y el siguiente aviso a través de los cuales manifiesta su intención de utilizar estos otros nombres de dominio: “Cambiamos de dominio. A partir de ahora si queréis consultar y/o colaborar en este blog de recetas personales para Thermomix tenéis que acceder a MixR”. y “Hola amigos y colaboradores, cambiamos de dominio. A partir de ahora si queréis consultar y/o colaborar en el blog de recetas personales para la Thermomix tenéis que acceder a R”. Alega asimismo la Demandante que en cuanto a los nombres de dominio en disputa el Demandado sigue manteniéndolos pero su contenido ha sido modificado, insertando el Aviso legal anteriormente mencionado tanto al principio como al final de las páginas webs de forma que sea más visible, reduciendo igualmente de forma considerable los enlaces a anuncios. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Cuestión previa de procedimiento: Admisión de alegaciones y pruebas suplementarias
Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepción por parte del Centro de la Demanda, y antes de que concluyese el plazo para contestarla, el 12 de mayo de 2010, la Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que aporta nuevos datos y pruebas.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, “además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razón por la cual múltiples han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles,Caso OMPI No. D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey,Caso OMPI No. D2001-0824; o Deutsche Post AG v. MailMij LLC,Caso OMPI No. D2003-0128).
No obstante, en otros casos, decisiones bajo el UDRP han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente,Caso OMPI No. D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong,Caso OMPI No. D2003-0113; Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine de Saint Exupéry-Succession Saint Exupéry-D'Agay v. The Holding Company, Caso OMPI No. D2005-0165).
En opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso permiten la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportados por la Demandante tras la Demanda, porque hacen referencia a hechos nuevos acaecidos con posterioridad y porque las nuevas alegaciones han sido remitidas por el Demandante no sólo al Centro, sino también al Demandado, quien pudo haber contestado a las mismas. 7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 15 a) del Reglamento de la Política, el experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Según el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Ha quedado acreditado que la Demandante es titular de varias marcas registradas a su nombre compuestas por el término THERMOMIX. Debe analizarse, por tanto, si existe identidad o similitud entre la marca THERMOMIX y los nombres de dominio y .
A este respecto, debe destacarse que es un criterio consolidado entre las decisiones de grupos de expertos que aplican la Política, considerar que existe similitud entre una marca y un nombre de dominio formado por dicha marca más la adición de un elemento genérico o descriptivo, en especial si se trata de marcas conocidas. Así por ejemplo, entre otras muchas, las decisiones de los casos Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin,Caso OMPI No. D2003-0888; Compagnie Générale des Etablissements Michelin-Michelin & Cie. v. Tgifactory,Caso OMPI No. D2000-1414, CHANEL, INC. v. ESTCO TECHNOLOGY GROUP,Caso OMPI No. D2000-0413, Credit Lyonnais v. Jehovah Technologies Pte LTD,Caso OMPI No. D2000-1425.
Y esta doctrina ha sido reiterada por decisiones anteriores al comparar marcas con nombres de dominio compuestos por dichas marcas más la adición del término “receta” o “recipes” (recetas en inglés). Tal ha sucedido, por ejemplo, en The Rival Company v. DVO Enterprises,Caso OMPI No. D2002-0265, en el que panel entendió que el nombre de dominio era confundible con la marca CROCK-POT, y afirma expresamente que “la adición de “recetas” no es suficiente para evitar la confusión, de hecho, el uso de “recetas” sólo añade confusión, dado que la palabra es un término descriptivo apto para los productos del demandante” (The addition of “recipes” is not sufficient to avoid confusion. In fact, the use of “recipes” only adds confusion, as the word is an apt descriptive term for Complainant's product). Y en el mismo sentido se han expresado las decisiones de los casos Kraft Foods Global Brands, LLC v. Jet Stream Enterprises Limited, Jet Stream, Caso OMPI No. D2009-0547 (a propósito del nombre de dominio ), Compagnie Generale Des Etablissements Michelin - Michelin & Cie. v. Graeme Foster,Caso OMPI No. D2004-0279 (a propósito de los nombres de dominio y ), y con relación al término “recetario”: Vorwerk España Management, S.L. S.Com v. Minarro Robles,Caso OMPI No. D2010-0486.
De conformidad con todo lo anterior, este Experto único considera cumplido el primero de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política para que prospere la demanda. B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación de la Demandante es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone a la Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el término), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones como las de Eauto Inc v. Available-Domain-N d/b/a Intellectual-A, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora,Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero,Caso OMPI No. D2002-1037). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, según el párrafo 4 c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras, las decisiones Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc,Caso OMPI No. D2000-0079, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803.
La Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y , porque la Demandante no ha encontrado ningún registro que pertenezca al titular del nombre dominio y que contenga la denominación THERMOMIX en las bases de datos de la OEPM, Caso OMPI y de la OAMI; porque el Demandado carece de cualquier tipo de autorización o licencia de la marca por parte de la Demandante, y porque no es conocido comúnmente por el término que conforma los nombres de dominio, y porque hay un riesgo de que el público perciba los nombres de dominio y como perteneciente, licenciado o asociado a la marca de la Demandante, cuando esto no es así.
A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que éste ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derecho o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.
Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio y . Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber adoptado una posición activa a la hora de defenderlos en este procedimiento. Véanse en este mismo sentido, otras muchas resoluciones, Hipercor, S.A., v. Miguel A. González, Caso OMPI No. D2000-0045; Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo,Caso OMPI No. D2000-1502, y Harrods Limited v. Harrod's Closet,Caso OMPI No. D2001-1027.
La Demandante indica que no se puede justificar la actuación de mala fe de la Demandada con el derecho a la libertad de expresión, ya que aunque es obvio que puede expresar sus opiniones al hablar del Thermomix y sus derivados como son las recetas, lo que no estaría es facultado a hacer es llevar a cabo tal actividad utilizando un nombre de dominio que incorpore la marca del Demandante con el fin de atraer a los usuarios a su sitio web.
En relación con esta alegación, cabe destacar que no se puede entender que el Demandado posea un interés legítimo en los nombres de dominio y basado en el hecho de estar haciendo un uso de la marca ajena para aludir al hecho de que ofrece recetas para cocinar con el robot de cocina marca THERMOMIX. Ello es así, a juicio de este Experto, porque en los términos “recetasthermomix” y “recetathermomix” no se deja claro que la persona que está detrás de los mismos es un sujeto distinto al titular de la marca THERMOMIX, que use dicha marca con finalidades meramente descriptivas . Por el contrario, los usuarios de Internet, a la vista de los nombres de dominio en disputa pueden creer, erróneamente, que detrás de los mismos se encuentra la Demandante o alguien que cuenta con su consentimiento, cuando ese no es el caso. En sentido similar, The Rival Company v. DVO Enterprises,Caso OMPI No. D2002-0265. No cabe por tanto, entender que el Demandado realiza un uso descriptivo de una marca ajena. De hecho, el Demandado ni tan siquiera invoca este hecho, al no contestar la demanda.
Y esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que en los sitios web ofrecidos bajo los nombres de dominio en disputa se contenga una aclaración en la que el titular de los nombres de dominio se desvincula del titular de la marca THERMOMIX, porque dicha aclaración sólo se lee cuando ya se ha accedido a las páginas web del Demandado y ya se ha producido la confusión.
A la vista de todo lo expuesto, este Experto único considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los párrafos 4) a) iii) y 4) b) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas en aplicación de la Política: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio y ha sido registrado y usado de mala fe. a) Registro de mala fe
Según la Demandante los nombres de dominio y han sido registrados de mala fe porque los nombres de dominio fueron registrados con fecha muy posterior al registro de la marca THERMOMIX, y dada la notoriedad de la marca es bastante improbable que el Demandado no tuviera conocimiento previo de la misma; porque el Demandada no contestó el requerimiento que le envío la Demandante, y porque los datos aportados en el registro son incompletos y aparentan ser ficticios.
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta en decisiones que aplican la Política a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca. En este sentido, por ejemplo, Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803, Iberdrola SA c. Astobiza Gracia, Francisco José,Caso OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos casos. En opinión del Experto, la difusión de las marcas de la Demandante en España, país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese país, operan como un indicio de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas con antelación a su registro como nombre de dominio. Es más, desde el momento en que los nombres de dominio y se componen de un término genérico como “recetas” o “receta” y la marca THERMOMIX, que distingue robots de cocina, parece claro que el Demandado era conocedor de la marca de la Demandante en el momento de registrar los nombres de dominio y .
Asimismo, se ha venido reconociendo de forma reiterada que el hecho de que el titular del nombre de dominio haya intentado ocultar su verdadera identidad a la hora de registrar el nombre de dominio es un indicio de que dicho registro se ha producido de mala fe. Por esta razón, se entiende que hay mala fe en el registro, cuando se proporciona un nombre falso, o una dirección, número de teléfono o de fax inexistente o erróneos. Cabe citar entre otras muchas resoluciones las recaídas en los casos Forte Communications, Inc. v. Service for Life,Caso OMPI No. D2004-0613; en British Sky Broadcasting Group plc v. Mr Pablo Merino and Skyservices, SA,Caso OMPI No. D2004-0131, en Royal Bank of Scotland Group v. Sealth Commerce,Caso OMPI No. D2002-0155; Atica Software, S.L. v. Hermanitas de los pobres,Caso OMPI No. D2004-0562, o Gonvarri Industrial, S.A. v. Gon Varr I Ano Sexo a Domicil,Caso OMPI No. D2000-0637.
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como una manifestación de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política, como la del caso NFL Properties Inc. v. BBC,Caso OMPI No. D2000-0147, o Galerías Vinçon, S.A. v. Ildefonso Gámez Rus,Caso OMPI No. D2004-0840.
En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio y se hizo de mala fe, sin que el Demandado haya aportado explicación alguna que indique lo contrario. b) Uso de mala fe
Alega la Demandante que el Demandado está usando los nombres de dominio y con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, porque en los sitios web ofrecidos bajo ese nombre de dominio existen multitud de enlaces patrocinados. De este modo, según la Demandante, el Demandado se está lucrando, y además la mayoría de esos enlaces patrocinados promocionan productos competidores de la Demandante.
Con relación a la mala fe en el uso, debe destacarse que, quien registra un nombre de dominio de mala fe, normalmente, y bajo ciertas circunstancias, también lo usa de mala fe (En este mismo sentido, entre otras, la decisión en el caso Caso OMPI Caso No. D2000-1017, Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz).
De igual forma, una vez registrado el nombre de dominio, el hecho de que su titular no haga nada para corregir los datos incompletos o falsos, puede constituir una manifestación de que dicho nombre de dominio está siendo usado de mala fe, sobre todo si se tiene en cuenta la facilidad con la que se pueden actualizar y corregir dichos datos, quedando constancia de los mismos en la base de datos del Whois. Así lo han destacado decisiones como las dictadas en el casoCaso OMPI No. D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates o en el casoCaso OMPI No. D2003-0218, Chanel v. 1.
A estas consideraciones hay que añadir que dada la confundibilidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio y , con el uso de los nombres de dominio se está atrayendo a los usuarios de Internet a la página web de la Demandada, lo cual puede generar confusión sobre la identidad del responsable de la misma. Y esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que el Demandado incluya aclaraciones en sus páginas web en las que se desvincula la Demandante, porque como se ha declarado en Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España v. José Florido Conde,Caso OMPI No. D2009-1794: “El uso de marcas conocidas de terceros para atraer usuarios de Internet en provecho propio, es una actitud reñida con la buena fe, que no resulta justificada con la mera aclaración de que el sitio no es la página oficial del titular de la marca”.
De igual modo, y antes de los cambios operados en las web ofrecidas por el Demandado bajo los nombres de dominio en disputa, se incluían enlaces patrocinados a páginas web de competidores de la Demandante, perturbando así la actividad comercial de la Demandante. Y esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que los enlaces a esas otras páginas web sean enlaces introducidos por terceros anunciantes, pues como se ha destacado en la decisión Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna, casoCaso OMPI No. D2007-1912, el demandado es responsable de los contenidos ofrecidos en el sitio web ubicado bajo el nombre de dominio (“The Respondent is responsible for the content of any webpage hosted at the disputed domain name”).
Por todo lo anterior, y ante la ausencia de respuesta de la Demandada, cabe entender que existe base suficiente para considerar cumplido el requisito del uso de mala fe de los nombres de dominio y 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos a la Demandante.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 10 de junio de 2010
Full & Egal Universal Law Academy