Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Francisco Javier Jiménez Roldán Caso No. D2010-0674 1. Las Partes
El Demandante es Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, con domicilio en Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es Francisco Javier Jiménez Roldán, con domicilio en Madrid, España, representado por José Mª Lozoya, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2010. El 28 de abril de 2010 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 29 de abril de 2010 Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando los datos del registrante, así como los datos de contacto del Nombre de Dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del Demandado y de los datos de contacto señalados en la Demanda, en un primer momento. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 5 de mayo de 2010 suministrando los datos del registrante, así como los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 11 de mayo de 2010. El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de mayo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de junio de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de junio de 2010. Con fecha de 8 de junio de 2010 el Demandante presentó un escrito de alegaciones a la Contestación a la Demanda, frente al cual, a su vez, el Demandado, presentó un escrito en fecha 10 de junio de 2010. Ambos fueron debidamente recibidos por el Centro que informó al Demandante y al Demandado acerca del contenido y consecuencias de los parágrafos 10 y 12 del Reglamento.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de junio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Son hechos probados en este procedimiento los siguientes.
El Demandante es titular de las marcas comunitarias números 6.083.695 y 6.891.485 con la denominación BANCA CÍVICA. La fecha de registro de las citadas marcas fue 6 de agosto de 2009 (siendo solicitada el día 9 de julio de 2007) y 21 de agosto de 2009 (solicitada en fecha de 6 de mayo de 2008), respectivamente.
La prensa escrita alude al nacimiento, en abril de 2010, del denominado “Grupo Banca Cívica”, del que forman parte, según la información publicada, Caja de Navarra, Caja de Canarias, Caja de Burgos y Sa Nostra (islas Baleares). La fecha de publicación de esta noticia es 19 de diciembre de 2009.
El 7 de abril de 2010 se firmó, finalmente, el acuerdo de constitución del citado grupo del que forman parte las anteriores cajas de ahorro excepto la Sa Nostra. Dicha firma fue objeto de publicidad.
El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 19 de diciembre de 2009.
El Demandado ha sido requerido, en fecha de 28 de diciembre de 2009, por el Demandante para que le transfiriera el Nombre de Dominio. No consta que haya contestado dicho requerimiento. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega lo siguiente:
Que es titular de diversas marcas que incluyen y/o consisten en la denominación BANCA CÍVICA, siendo éste el verdadero núcleo distintivo de la marca, sin que la adición de la palabra “grupo” desvirtúe dicho carácter distintivo.
Que dicha marca ha de considerarse notoria dada la difusión amplia que ha tenido la fusión entre varias cajas de ahorro en la prensa.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que no es titular de ninguna marca o razón social coincidente con las marcas alegadas, ni con el Nombre de Dominio. Tampoco ha licenciado el Demandante el uso de sus marcas, ni autorizado dicha utilización.
Que el Demandado está utilizando el Nombre de Dominio en un foro en el que se pretende hablar de la “verdadera Banca Cívica”, con el consiguiente deterioro para la imagen que puede ocasionarse para el Demandante.
Que el registro y uso del Nombre de Dominio ha sido de mala fe, puestos de manifiesto por el descrédito que puede suponer el contenido de la página web del Nombre de Dominio para la imagen del Demandante, y por el hecho de no haber contestado a ninguno de los requerimientos enviados por el Demandante exigiendo la transferencia del Nombre de Dominio. B. Demandado
El Demandado alega lo siguiente:
Que no existe identidad entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio, ya que éste se encuentra formado por las palabras “Grupo Banca Cívica”, mientras que las marcas del Demandante son BANCA CÍVICA.
Que la denominación “Banca Cívica” no identifica a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
Que la denominación “Banca Cívica” no se registró por el Demandante con la intención de identificar sus servicios en línea.
Que no hay posibilidad de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas del Demandante, no existiendo intercambiabilidad entre unas y otro.
Que la denominación “Banca Cívica” es genérica y que carece de fuerza distintiva.
Que no existe un grupo financiero en España denominado “Grupo Banca Cívica”.
Que el término “Grupo Banca Cívica” no constituye una marca notoria.
Que ha iniciado el uso del Nombre de Dominio de forma normal, legítima y leal, no comercial, antes de recibir cualquier aviso de la controversia. Que se pretende la creación de un blog, con la participación de otros usuarios, para difundir noticias y consejos de interés para los particulares que llevan a cabo actividades con entidades financieras.
Que la intención de crear este blog viene propiciada por la crisis española.
Que en ningún caso pretende prevalerse de la marca registrada por Caja Navarra, o menoscabar o perjudicar la imagen del Demandante, a la que no se hace alusión en la web, ya que la información recogida es genérica sobre productos o servicios bancarios, no relativa a una entidad concreta.
Que, en suma, hace un uso leal y no comercial del Nombre de Dominio, y lo ha utilizado antes de recibir cualquier aviso de la controversia.
Que el Nombre de Dominio no se registró, ni se está usando, de mala fe. La página web está dedicada a informar sobre prácticas de entidades bancarias en términos generales, nunca de forma particular para el Demandante.
Que el burofax enviado por el Demandante no se respondió porque se dirigió a una dirección errónea.
Que no conocía que la denominación “Banca Cívica” constituyera una marca registrada, ni que tal denominación fuera utilizada para identificar los servicios de una caja de ahorros.
Que el Nombre de Dominio no ha sido registrado a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio. 6. Debate y conclusiones
A la hora de resolver la controversia nacida entre el Demandante y el Demandado el Experto ha tenido en cuenta la Política, su Reglamento y la normativa especial sobre marcas vigente en el Ordenamiento jurídico español (Ley de Marcas 17/2001), esto último dada la común nacionalidad de Demandante y Demandado. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación con el primero de los requisitos establecidos en la Política, el Experto discrepa del parecer del Demandado, y al contrario de su defensa, entiende que existe similitud hasta el punto de causar confusión entre las marcas alegadas por el Demandante, y arriba citadas, y el Nombre de Dominio.
No se olvide que la única diferencia significativa entre dichas marcas y el Nombre de Dominio reside en la adición de la palabra “grupo”, la cual no denota fuerza o carácter distintivo alguno, y por tanto, no ha de tenerse en cuenta a los efectos del primer requisito de la Política, como reiteradamente han establecido otras decisiones en virtud de la Política (por ejemplo, y por citar las más recientes, véase las Decisiones Gulf Craft Inc. Co. (LLC) v. PrivacyP / Domain, Stocker,Caso OMPI No. D2010-0504; y RapidShare AG, Christian Schmid v. Johan Domonji,Caso OMPI No. D2010-0622; o algo más remoto en el tiempo, véase el caso Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention,Caso OMPI No. D2001-0505).
Lo que es indudable, entonces, es que las marcas invocadas por el Demandante (BANCA CÍVICA) tienen un gran parecido o similitud con el Nombre de Dominio , lo cual puede causar confusión incluso por riesgo de asociación entre el público especializado o interesado en los productos y servicios del Demandante.
En consecuencia, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto del Nombre de Dominio, el Experto disiente de nuevo de la opinión manifestada por el Demandado.
Es evidente que el Demandante no ha licenciado, ni autorizado, el uso de sus marcas comunitarias BANCA CÍVICA, registradas con el expediente 6.083.695 y 6.891.485, al Demandado.
Por su parte, el argumento decisivo del Demandado es que el Nombre de Dominio se utiliza para un fin lícito, leal y no comercial, como es un blog en el que, como señala el Demandado “se trata de difundir noticias y consejos de interés para los particulares que deban llevar a cabo la negociación de productos o servicios con entidades financieras”.
Ciertamente, la creación de una página web o el registro de un nombre de dominio con el fin indicado puede constituir un fin lícito, leal y no comercial. Ahora bien, lo que ya no lo es tanto es hacer coincidir, al menos sustancialmente, la denominación del nombre de dominio en cuestión con una marca registrada a nombre de una entidad financiera con presencia comercial en la misma jurisdicción donde el Demandando tiene su residencia. El hecho de que exista una posibilidad de confusión, por el riesgo de asociación, entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio determina la profunda división entre lo que debe considerarse lícito y lo que no debe tener tal naturaleza.
En este sentido, el Demandado no ha sido capaz, a juicio del Experto, de probar ninguna de las circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4.c) de la Política. Recuérdese que constantes resoluciones bajo la Política estiman que, en lo que se refiere a este segundo requisito una vez que el demandante ha establecido prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, corresponde a este último la carga de la prueba. Consecuentemente, a la luz de los hechos del presente caso, lo demostrado es que el Demandante solicitó y obtuvo el registro de marcas comunitarias (números 6.083.695 y 6.891.485) en fecha respectiva de 9 de julio de 2007 y 6 de agosto de 2009; y 6 de mayo de 2008 y 21 de agosto de 2009; mientras que el Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 19 de diciembre de 2009 fecha que coincide con el día en que se produce la publicación en la prensa escrita de la posible fusión de tres cajas de ahorro españolas. Cae por su propio peso el argumento de que el Demandado haya utilizado el Nombre de Dominio, o efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Tampoco consta que el Demandado haya sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio. Por último como ya se señaló el uso de un nombre de dominio como blog puede bajo circunstancias apropiadas ser licito. Sin embargo, en este caso el uso que el Demandado hace del Nombre de Dominio no puede ser considerado legítimo cuando la denominación del nombre de dominio coincide sustancialmente con la marca registrada del Demandante, y cuyo uso puede generar la posibilidad de confusión por riesgo de asociación.
Por otra parte, el Demandado no ha demostrado ostentar derecho alguno en relación con la denominación “grupobancacivica”.
Por lo tanto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, respecto del requisito de que el registro y el uso del Nombre de Dominio sea de mala fe.
El argumento principal del Demandado, respecto de este requisito, reside en que el Nombre de Dominio es un foro donde se habla de las prácticas de las entidades bancarias en general, es decir, no se trata de una página enfocada concretamente en la imagen del Demandante. Aduce, asimismo, que no sabía que la marca BANCA CÍVICA estuviera protegida como marca comunitaria. Por último, alega el Demandado que existen otros posibles nombres de dominio que el Demandante también puede registrar con la denominación “grupobancacivica”, con lo que no se obsta el derecho que tiene el Demandante a registrar tales nombres de dominio libres.
Por su parte, el Demandante alega motivos de descrédito en su imagen, y el hecho de que puso de manifiesto al Demandado la existencia de las marcas comunitarias de su propiedad, exigiéndole, consecuentemente, la transmisión del Nombre de Dominio, por lo que el Demandado no podía desconocer la existencia de tales derechos marcarios.
Expuesta así la cuestión, resulta obvio, al menos para el Experto, que el hecho simple de elegir como nombre de dominio una denominación que viene a coincidir no ya solo con los derechos de marca del Demandante (y que ha alegado en este procedimiento), sino también con la denominación con la que éste viene operando y siendo conocido en el tráfico jurídico (como ha tenido ocasión de acreditar el Demandante), significa de facto y de iure una alusión directa a la imagen del Demandante.
Por otra parte, según se deduce de los documentos aportados por el Demandante y el Demandado, el hecho del desconocimiento de la marca BANCA CÍVICA por el Demandado, aparte de que no impediría al Demandante la posibilidad de hacer valer su derecho marcario frente a quien lo infringiera (cfr. art. 6.1 del Código Civil español), no despierta en el Experto la menor credibilidad, toda vez que curiosamente el Nombre de Dominio es registrado el mismo día (19 de diciembre de 2009) en que se produce la publicación en la prensa escrita del hecho de la posible fusión de tres significativas cajas de ahorro de nuestro país. A juicio del Experto, existía la posibilidad de conocimiento “en ese justo momento” de la persona e intenciones del grupo de entidades que pretendían actuar conjuntamente, y de cuál sería el nombre común que adoptarían. A estos efectos, no hace falta el conocimiento concreto del derecho marcario, sino que tal denominación es utilizada por una entidad (o un grupo) para una actividad legítima en el mercado.
A juicio del Experto la anterior constatación, así como el hecho de que se aluda en la página web del Nombre de Dominio a la expresión “banca cívica”, tan poco usual en términos distintivos en el panorama financiero y bancario español, lleva a concluir que mediante el registro del Nombre de Dominio, el Demandado ha tratado de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio. La actividad del Demandado ha ido encaminada en este sentido, y el hecho de que el contenido de la página web correspondiente al Nombre de Dominio verse sobre banca y las fusiones entre las cajas de ahorro permite poner de manifiesto que el uso actual del Nombre de Dominio está conectado de manera significativa con las actividades del Demandante, y su registro no obedeció a la casualidad o al desconocimiento.
Por último, hay que considerar que el uso del Nombre de Dominio bajo estas circunstancias atrae a usuarios de Internet a la página web del Demandado (como se puede observar a partir del hecho de que dicho nombre aparece en un “puesto” muy alto de buscadores de Internet, según se observa en la documentación presentada por el Demandante), pudiendo crearse confusión sobre la identidad del responsable de dicha página.
Por todas estas consideraciones, el Experto entiende que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Dr. José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 30 de junio de 2010
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