La Demandante es TUTTO PICCOLO, S.A.U., con domicilio en Alcoy, Alicante, España, representada por METRICSON, S.L.U., España
La Demandada es Fábrica de Encajes Pérez Palmer, con domicilio en Alcoy, Alicante, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2010. El 6 de julio de 2010 el Centro envió a Tucows Inc. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de julio de 2010 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de julio de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de agosto de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de agosto de 2010.
El Centro nombró a Luis Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de agosto de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda fue realizada en español. Además, el Demandante expresamente solicitó que el procedimiento se llevara en idioma español, a lo que no hubo objeción del Demandado. Considerando lo anterior, que las partes en este procedimiento se ubican en España y, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
A los efectos de este procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes hechos acreditados:
- Que el Demandante es titular de derechos de marca sobre la denominación TUTTO PICCOLO, desde aproximadamente diez años antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
- Que tanto la Demandante, como la Demandada y la persona que figura como contacto administrativo del nombre de dominio en disputa, tienen su residencia en la localidad de Alcoy, Alicante.
- Que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, no estando asociado a ninguna página web concreta.
- Que las partes han mantenido diversas disputas de naturaleza judicial en el pasado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante, en su Demanda, lleva a cabo las siguientes afirmaciones:
- Que TUTTO PICCOLO, S.A.U., es titular de los registros españoles de nombre comercial nº 119787 TUTTO PICCOLO, SOCIEDAD ANÓNIMA, con prioridad de 29 de septiembre de 1988 y 1535824 TUTTO PICCOLO, con prioridad de 9 de diciembre de 1989, así como del registro de marca comunitaria TUTTO PICCOLO (nº 795146) todos ellos protegiendo, en algunos casos entre otras, la clase 25 del Nomenclátor Internacional.
- Que la Demandante es titular también del nombre de dominio .
- Que la Demandante viene desarrollando la actividad de diseño, fabricación y comercialización de ropa para niños desde hace veinticinco años, si bien la familia propietaria, desarrolla su actividad industrial y textil desde 1860.
- Que se produce una identidad total entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio , identidad que se extiende tanto a la redacción como a la pronunciación así como, en general, a la totalidad del signo utilizado por la Demandante.
- Que la Demandada no ostenta derecho alguno sobre la denominación TUTTO PICCOLO ni, por tanto, sobre el nombre de dominio .
- Que la Demandante ya puso de manifiesto al Demandado su ausencia de derechos sobre el nombre de dominio controvertido, mediante burofax remitido con fecha 20 de mayo de 2010, sin que en momento alguno se recibiera contestación.
- Que la Demandada nunca ha usado el signo distintivo TUTTO PICCOLO, o alguno semejante, para identificar sus actividades que, adicionalmente, resultan desconocidas a la Demandante.
- Que ambas partes han venido manteniendo enfrentamientos que durante más de una década se han traducido en procedimientos judiciales, habiendo sido la persona que figura como contacto administrativo del nombre de dominio en disputa, condenado en uno de esos procedimientos por delitos de estafa y de estafa procesal contra la Demandante.
- Que el registro del nombre de dominio , no es un hecho casual sino una consecuencia de la conducta litigiosa, desestabilizadora y obstaculizadora de la actividad de la Demandante, por parte de la Demandada.
- Que dicha conducta no solo se plasma en los enfrentamientos judiciales mantenidos sino en el propio registro del nombre de dominio , materializado a nombre de la Demandada.
- Que la Demandada nunca ha utilizado el signo distintivo TUTTO PICCOLO o alguno cercano o similar para caracterizar sus prestaciones empresariales en el mercado, si es que éstas existen.
- Que antes de la fecha del registro del nombre de dominio , la Demandada nunca había usado la denominación TUTTO PICCOLO ni ostentaba derecho alguno sobre la misma, pero sí era conocedora de la explotación que del signo TUTTO PICCOLO hacía la Demandante en más de 30 países, y ya existían graves disputas entre el contacto administrativo y la Demandante.
Con base en tales afirmaciones, la Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido. B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Es indudable que en el presente supuesto concurre el primer requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política.
No existe diferencia alguna entre el nombre de dominio en disputa y el registro de marca nº 1535824 TUTTO PICCOLO cuya titularidad ha acreditado la Demandante.
En ese proceso comparativo, y siguiendo el criterio aplicado en innumerables decisiones emanadas del Centro, no resulta relevante la presencia del sufijo identificador del nivel superior del dominio genérico.
En conclusión, se trata de un supuesto en la que se produce identidad absoluta entre los registros de marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, siendo éste susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores, por lo que el Experto concluye que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Dado que la Demandada no ha contestado la Demanda, no existe posibilidad de conocer su versión acerca de la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni sobre la denominación TUTTO PICCOLO.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la Demandante ya era titular de registros de marca y nombre comercial que protegen la denominación TUTTO PICCOLO, desde prácticamente 10 años antes de que se obtuviera el registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada.
Si bien esa circunstancia hace difícil que ésta pudiera acreditar algún derecho o interés legítimo sobre dicha denominación, es claro que no habiéndose acreditado ningún hecho o circunstancia que relacionen a la Demandada y al nombre de dominio en disputa, al margen del mero hecho del registro de dicho nombre de dominio, no puede concluirse que existiera o exista algún derecho o interés legítimo que justificara el registro del nombre de dominio por parte de la Demandada.
A todo ello debe añadirse que la ausencia de contestación a la Demanda puede considerarse como un reconocimiento de la Demandada de la inexistencia de derechos o intereses legítimos a su favor sobre el nombre de dominio en disputa. Este mismo criterio ha sido ya aplicado en diversas decisiones emanadas del Centro.
Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha probado igualmente la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Atendiendo a los documentos y argumentaciones que obran en el expediente, pueden desarrollarse los siguientes razonamientos:
- El Experto considera que parece claro que en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa la Demandada conocía que la denominación TUTTO PICCOLO se correspondía con la denominación social de la Demandante, e incluso con un signo distintivo presente en el tráfico mercantil identificativo de productos textiles dirigidos al público infantil.
En relación con ello hay que tener en cuenta que tanto la Demandada, como la persona física que ostenta la condición de contacto administrativo en los datos del nombre de dominio en disputa, tiene su residencia en la ciudad de Alcoy (Alicante), que es exactamente la misma en la que la Demandante tiene localizado su domicilio social.
Esta circunstancia, junto con el hecho de que la ausencia de contestación a la Demanda por la Demandada no permita conocer su propia versión, hacen objetivamente razonable esa conclusión.
En relación con ello, procede que se traiga aquí a colación el criterio aplicado en J García Carrión, S.A. v María José Catalan Frias, Caso OMPI No. D2000-0239, seguido después por numerosas Decisiones emanadas del Centro, que establecía, refiriéndose al proceder del demandado:
“..... la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro, de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero”.
- Por otro lado, es indiscutible la inactividad del nombre de dominio en disputa, que ni siquiera está asociado a un sitio web concreto.
En diversas Decisiones emanadas del Centro, como puede la correspondiente al caso Parfums Christian Dior, S.A. v 1Netpower, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0022, se ha venido interpretando que el no uso del nombre de dominio para realizar luego una oferta de bienes y servicios constituye una forma de uso, de mala fe, por cuanto se utiliza el nombre de dominio en cuestión para impedir el registro del mismo a favor del legítimo titular de la marca.
Este proceder se encuentra contemplado expresamente en la Política como una de las circunstancias indicativas de la existencia de mala fe, siempre y cuando dicho proceder obedezca a un patrón de conducta. En el presente caso, el hecho de que no haya quedado acreditado que el registro del nombre de dominio en disputa obedece a un patrón de conducta, podría impedir la consideración de esa circunstancia como indicio de mala fe, pero no que ese proceder se entienda con un acto similar, de semejante naturaleza, que permita al Experto considerarlo como prueba de mala fe considerando que las circunstancias expresamente incluidas en el párrafo 4.b) de la Política no constituyen “números clausus” o lista cerrada.
El Experto concluye, por consiguiente, que el Demandante también ha acreditado la concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Luis Larramendi
Experto Único
Fecha: 27 agosto 2010
Full & Egal Universal Law Academy