La Demandante es Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex, S.A.), con domicilio en Arteixo, La Coruña, España, representada por Santiago Mediano Abogados, España.
La Demandada es Víctor Sáez, Creació Digital, SCP (Hosting Digital Group), con domicilio en Terrassa, Barcelona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom, Inc. 3. Íter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de septiembre de 2010. El 10 de septiembre de 2010 el Centro envió a eNom, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 10 de septiembre de 2010 eNom Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2010. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de octubre de 2010.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de octubre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En relación con el idioma del procedimiento, atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Demandante, a la información obrante en este procedimiento respecto a la identidad y al domicilio de la Demandante y de la Demandada, este Experto acepta la solicitud de la Demandante para proceder en este procedimiento en el idioma castellano. 4. Antecedentes de Hecho
a) La Demandante ha aportado al procedimiento prueba de su titularidad de derechos marcarios sobre las denominaciones “grupo inditex” e “inditex”, que se materializan en diversas marcas denominativas y mixtas:
(i) La Demandante es titular de las marcas españolas denominativas nº 1.735.840, 2.810.526 y 2.825.892, GRUPO INDITEX, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La Demandante también es titular de la marca comunitaria denominativa nº 709.873, GRUPO INDITEX, registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
(ii) La Demandante es titular asimismo de las marcas españolas denominativas nº 1.116.536, 2.729.113, 2.783.551, 2.788.576, 2.841.811 y 2.850.395, INDITEX, registradas ante la OEPM. El Demandante es además titular de la marca comunitaria figurativa nº 975.705, registrada ante la OAMI, que incorpora la denominación “inditex” y procede de un registro internacional, con validez y vigencia en todos los países de la Unión Europea.
b) El nombre de dominio en disputa fue registrado el día 12 de junio de 2009.
c) La Demandante aporta al procedimiento copia de su comunicación remitida a la Demandada el 22 de octubre de 2009, por correo certificado con acuse de recibo señalando la entrega el día 23 de octubre del citado año, en la que la Demandante requiere a la Demandada para que firme un documento de transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante.
d) La Demandante aporta al procedimiento copia de acta notarial firmada por un Notario de Madrid (España), expedida en fecha 22 de enero de 2010, en la que se muestra el contenido albergado en el nombre de dominio controvertido, donde se contiene un directorio de enlaces a sitios web relativos a temática variada relativa a ropa, deporte, hoteles, compañías aéreas, finanzas, deudas, farmacia, pastillas de adelgazar, etc.
e) La Demandante aporta al procedimiento copia de pantallazos obtenidos del propio nombre de dominio en disputa y del sitio web “”, dedicado a la compraventa de nombre de dominios, en los que se muestra el nombre de dominio en disputa a la venta.
f) La Demandante aporta al procedimiento copia de cartas certificadas y faxes enviados a la Demandada el 25 de febrero, el 14 de mayo y el 7 de julio del 2010, en los que requiere a la Demandada para que transfiera el nombre de dominio en disputa a la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
a) La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa crea confusión con las marcas de su propiedad GRUPO INDITEX e INDITEX, registradas con anterioridad al 12 de junio de 2009, fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Las marcas registradas propiedad de la Demandante son las marcas españolas nº 1.735.840, de fecha 1 de marzo de 2003, mixta, la nº 2.810.526, de fecha 1 de septiembre de 2008, denominativa, y la nº 2.825.892, de fecha 16 de mayo de 2008, denominativa, GRUPO INDITEX; las marcas españolas nº 1.116.536, de fecha 16 de julio de 1989, denominativa, la nº 2.729.113, de fecha 1 de octubre de 2006, denominativa, la nº 2.783.551, de fecha 1 de mayo de 1987, denominativa, la nº 2.788.576, de fecha 16 de febrero de 2008, denominativa, la nº 2.841.811, de fecha 16 de septiembre de 2008, denominativa, y la nº 2.850.395, de fecha 16 de noviembre de 2008, denominativa, INDITEX; todas las anteriores registradas ante la OEPM. Y las marcas comunitarias nº 709.873 de fecha 15 de mayo de 2003, denominativa, GRUPO INDITEX, y la nº 975.705, de fecha 24 de enero de 2008, figurativa, ambas registradas ante la OAMI.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa coincide totalmente con la marca GRUPO INDITEX y, de otra parte, que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la marca INDITEX, ambas marcas propiedad de la Demandante. La Demandante asevera que la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca GRUPO INDITEX produce confusión en los usuarios, consumidores, proveedores y terceros.
b) La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa también produce confusión en relación con la denominación social de la Demandante, Industria de Diseño Textil (Inditex, S.A.).
c) La Demandante alega también la ausencia de constancia de que con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa la Demandada fuera titular de empresa, actividad mercantil, productos o servicios vinculados a los signos distintivos “grupo inditex” o “inditex”.
d) La Demandante afirma la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, la ausencia de relación de éste con las marcas GRUPO INDITEX o INDITEX, así como que la Demandada carece de títulos que le faculten para utilizar los signos “inditex” o “grupo inditex”. También afirma la Demandante que la Demandada no realizó un uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa, ni preparativos para llevarlo a cabo.
e) Afirma la Demandante que el registro de por parte de la Demandada no le confiere derechos ni intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio, así como que la oferta por el Demandado de para su venta es un supuesto de registro y uso del nombre de dominio de mala fe por la Demandada.
f) Alega la Demandante haber entablado conversaciones con la Demandada encaminadas a obtener de éste la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de aquella, habiendo la Demandada mostrado disposición para transferir el nombre de dominio, aunque finalmente obviado dicha posibilidad.
g) La Demandante alega la notoriedad de sus marcas GRUPO INDITEX e INDITEX, así como que dicha notoriedad conlleva que el registro de un nombre de dominio total o parcialmente equivalente a una marca notoria o renombrada, cuyo conocimiento no pueda ser negado por un consumidor medio, constituye una presunción de mala fe. Afirma la Demandante que el uso por la Demandada de la marca notoriamente conocida de la Demandante tiene por finalidad atraer usuarios de Internet a su sitio web aprovechando el prestigio de la marca.
h) La Demandante alega asimismo que la doctrina del Centro ha sentado que la residencia de las partes del procedimiento en el mismo país permite la aplicabilidad de los principios de derecho de dicho país. Alega la Demandante la aplicabilidad de la Ley de Marcas española, cuyo artículo 34 establece que el titular de la marca (esto es, Inditex, S.A.) tiene derecho a “prohibir que el signo distintivo en cuestión (esto es, “”) pueda ser usado en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio”. B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para valorar si existe identidad o similitud conducentes a que los internautas confundan el nombre de dominio en disputa con los derechos marcarios alegados por la Demandante, es necesario sustraer el dominio de primer nivel, que en el presente procedimiento es .net. De tal forma, existe una identidad total entre el dominio de segundo nivel y los vocablos “grupo inditex”, objeto de protección marcaria en el territorio del domicilio de las partes, a saber, España, en razón a la titularidad de la Demandante de diversas marcas, registradas ante la OEPM en el ámbito español, y ante la OAMI, con efectos en los países del arco comunitario europeo.
Uno de los vocablos del nombre de dominio en disputa es asimismo coincidente, respecto a la marca INDITEX, registrada por la Demandante ante la OEPM, con efectos en España, y registrada también ante la OAMI, con efectos en todos los países de la Unión Europea. Todas las marcas alegadas por la Demandante fueron objeto de registro en las Oficinas española y comunitaria con anterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido, es decir, antes del 12 de junio de 2009.
Por lo tanto existe una evidente identidad del nombre de dominio en disputa (sustraído el dominio de primer nivel .net) y los derechos marcarios de la Demandante protegidos y reconocidos como marcas registradas GRUPO INDITEX, así como similitud del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas INDITEX de la Demandante, en ambos casos con suficiente entidad como para causar confusión a los internautas.
Así pues, el Experto estima que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Como ha sostenido este Centro en diversos procedimientos, la concurrencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada se valora tras el examen de las pruebas y alegaciones que se aporten al procedimiento. A juicio de este Experto, la Demandante ha aportado documentos que prueban la falta de derechos e intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa . La Demandada por su parte, no contestó a la Demanda y por tanto no realizó alegaciones, ni aportó documento alguno.
En muy numerosas decisiones este Centro ha considerado que no corresponde lastrar a la Demandante con una probatio diabolica, considerándose suficiente la aportación de éste de indicios demostrativos prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada (ver, por ejemplo, la decisión en Facebook Inc. c. Usta Cafer,Caso OMPI No. DES2009-0006, o bien la decisión en Citigroup Inc, Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001). En el presente procedimiento este Experto considera que la Demandante ha aportado indicios suficientes de la ausencia de derechos e intereses legítimos de la Demandada, al traer a colación a este procedimiento, por ejemplo, la aportación de la protocolización ante notario de la página web “www.”, de 22 de enero de 2010, mostrando el contenido albergado en el nombre de dominio en disputa que se limitaba a ofrecer un mero directorio de enlaces a sitios web con temáticas discordantes, no sistematizadas (deporte, hoteles, compañías aéreas, finanzas, deudas, farmacia, pastillas de adelgazar, etc.), no pudiéndose por tanto deducir intereses ni derechos legítimos algunos en el nombre de dominio en disputa.
Como se ha señalado, la falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante ha aportado al presente procedimiento prueba documental de la notoriedad de sus marcas INDITEX y GRUPO INDITEX, que además son signos distintivos protegidos como marcas en virtud de la legislación marcaria española y de la Unión Europea, en razón a su registro en la Oficina de registro de marcas española, la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en la oficina de registro de marcas en la Unión Europea, la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Estos registros le confieren derechos marcarios en el territorio de España, así como en todos los países de la Unión Europea.
En este procedimiento, de la notoriedad de las marcas INDITEX y GRUPO INDITEX y del hecho de que la Demandada reside en el país donde la Demandante tiene su sede social, territorio donde su prestigio es todavía más importante, entre otras cosas por su actividad publicitaria y comercial, debe inferirse que el Demandada tenía perfecto conocimiento de la previa existencia de las marcas de la Demandante.
No puede razonablemente considerarse la posibilidad de que la Demandada desconociera las marcas INDITEX o GRUPO INDITEX, marcas renombradas y notoriamente conocidas por ser además marcas que identifican a la matriz de otras marcas igualmente notorias en el sector textil para cualquier consumidor medio. Así se alega y prueba documentalmente en este procedimiento. La Demandante prueba que sus marcas INDITEX, coincidentes con su denominación social, y que su marca GRUPO INDITEX, son notorias y objeto de protección en virtud de la legislación marcaria española y europea. Es doctrina recurrente del Centro la apreciación de concurrencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria (ver, por ejemplo, Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L, Caso OMPI No. D2004-0434, ver también Jysk A/S v. Henrik Olsen, Caso OMPI No. DES2007-0011). El Centro ha manifestado también en muchas resoluciones que la notoriedad de una marca confusamente similar al nombre de dominio en disputa es indicio directo de prueba de uso de mala fe (ver, por ejemplo, San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805).
Por los motivos expuestos este Experto considera que la Demandante demuestra que concurre el tercero de los elementos exigidos por la Política en este procedimiento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 4 de noviembre de 2010
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