La Demandante es Dial Direct Telecom, S.L. con domicilio en Tenerife, España, representada por Mike Broeckaert, Tenerife, España.
El Demandado es Mark Catlin, con domicilio en Moraira, Alicante, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2010. El 14 de septiembre de 2010 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El centro envió a la Demandante vía correo electrónico una comunicación con fecha 24 septiembre 2010 con la información sobre el titular y los datos de contacto facilitados por el registrador e invitando a la Demandante a presentar una Demanda subsanada. La Demandante presentó la Demanda subsanada el mismo 24 septiembre 2010. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2010. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de octubre de 2010. El Demandado presentó su escrito de Contestación a la Demanda el 14 de octubre de 2010.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de octubre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Idioma de la decisión
Aunque las partes han presentado sus escritos de Demanda y contestación a la Demanda en inglés, idioma de registro del nombre de dominio, de acuerdo con las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, el experto dicta la presente decisión en español, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1) ambas partes están domiciliadas en España;
2) el derecho invocado es una marca española; y
3) de las circunstancias del caso se desprende que ambas partes utilizan habitualmente el español en su actividad comercial, que desarrollan en España (el Experto nota en este sentido que aunque el contenido de la página web asociada con el nombre de dominio en disputa está en inglés, alguno de los servicios ofrecidos por el Demandado (por ejemplo "recargar móvil" o "activar móvil") llevan a una página en español).
Como se recordaba en Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park,Caso OMPI No. D2003-0989, “The spirit of Paragraph 11 is to ensure fairness in the selection of language by giving full consideration to the parties’ level of comfort with each language, the expenses to be incurred and the possibility of delay in the proceeding in the event translations are required and other relevant factors”. En la misma línea se pronunciaba The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company,Caso OMPI No. D2009-0610, “it is important to ensure fairness to the parties and the maintenance of an inexpensive and expeditious avenue for resolving domain name disputes. Language requirements should not lead to undue burdens being placed on the parties and undue delay to the proceeding”. En el presente caso la circunstancia de que se dicte la decisión en español no causa ningún tipo de indefensión ni perjuicio a las partes, que previamente han podido presentar sus escritos en lengua inglesa, y al mismo tiempo están perfectamente capacitados para interpretar sin ningún problema la presente decisión en español, siendo además congruente con la realidad de que el conflicto real se plantea en España. Estos criterios ya fueron tenidos en cuenta en Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. José Charroalde o BOSSTEL 21 S.L., Caso OMPI No. D2001-0582 a la vista de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular del registro de marca español 2615602 DIRECT TELECOM, registrado el 29 de septiembre de 2004 para identificar servicios de las clases 36, 38 y 42.
El nombre de dominio fue registrado el 19 de octubre de 2002. Accediendo al sitio web “www.” se reenvía al sitio web “”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:
- La Demandante es titular del registro de marca español 2615602 DIRECT TELECOM antes mencionado, con el que coincide el nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio resulta igualmente coincidente con el nombre de dominio de la Demandante
- El Demandado carece de cualquier interés legítimo sobre la denominación DIRECT TELECOM. Nunca ha sido conocido bajo dicha denominación, y de hecho dirige un negocio coincidente con el de la Demandante bajo la denominación Telitec.
- El Demandado no está realizando un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe. La Demandante constituyó su negocio con fecha 3 de abril de 2000 y el Demandado registró el nombre de dominio dos años y medio después, cuando la Demandante ya era notoriamente conocida en el sector comercial bajo la marca DIRECT TELECOM.
- El Demandado está claramente utilizando el nombre de dominio con el fin de desviar a los usuarios a su propia página web, en la que presta servicios coincidentes con los de la Demandante, de quien es competidor directo.
- Las circunstancias ponen de manifiesto que el nombre de dominio fue registrado con el fin de perturbar la actividad de un competidor, pues con ello se evitaba que la propia Demandante pudiera registrarlo y además los usuarios que intentan acceder al sitio web de la Demandante son erróneamente desviados al sitio web del Demandado.
Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido. B. Demandado
El Demandado se opone a las pretensiones de la Demandante alegando que el nombre de dominio fue comprado por un precio considerable hace más de seis años y fue registrado en 2002. El Demandado es propietario de varias compañías internacionales de telecomunicaciones (telecom) que tratan directamente con el público (direct), de ahí la compra del nombre de dominio. Asimismo, pone de manifiesto que existen otros nombres de dominio que incluyen la denominación direct telecom a nombre de otros titulares así como numerosas compañías registradas. Se trata de una denominación genérica referida a los servicios prestados por el Demandado y la Demandante no tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa. 6. Debate y conclusiones
El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el artículo 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
La Demandante ha acreditado sus derechos registrales en España sobre la marca DIRECT TELECOM, y este Experto ha podido confirmar a través de una sencilla búsqueda en Internet que es el usuario notorio de dicho distintivo y ha venido desarrollando su actividad bajo esa denominación desde el año 2000.
Es claro que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o confundible con la marca de la Demandante, que precisamente tiene vigencia en España, lugar común de residencia de ambas partes y en la que éstas desarrollan su actividad comercial.
Tampoco deben surgir dudas por el hecho de que la fecha de solicitud del registro de marca invocado por la Demandante sea posterior a la fecha en la que el nombre de dominio en disputa fue registrado. El solo hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad al registro de derechos marcarios por un demandante no impide per se la concurrencia del primer elemento de la Política (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions 1.4). En todo caso, como se ha apuntado el uso de la marca es claramente anterior al registro del nombre de dominio.
En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha acreditado claramente sus derechos sobre la marca DIRECT TELECOM, mientras que el Demandado no ha alegado ni probado ningún derecho ni interés legítimo sobre dicha denominación, más allá de su afirmación de que resulta descriptiva en relación con la actividad comercial que desempeña.
Pues bien, como se ha señalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas española establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si el Demandado pretende impugnar la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrá de acudir a los Tribunales españoles para lograr la nulidad o cancelación del registro.
Al respecto, resulta procedente recordar lo que se señalaba en la decisión Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L.,Caso OMPI No. D2006-0940 sobre el nombre de dominio , en la que el experto señaló:
“Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez,Caso OMPI No. D2000-0483). Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestación.”
La documentación aportada por la Demandante pone de manifiesto que efectivamente viene identificando su actividad comercial con la marca DIRECT TELECOM, sin que por su parte el Demandado haya aportado ninguna prueba de que dicha denominación haya devenido de uso común en el sector comercial.
En consecuencia, la Demandante ha logrado presentar indicios razonables de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, sin que éste último los haya acreditado.
Como se recordaba en la decisión del ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG v. Seung Nam Kim,Caso OMPI No. D2006-1001:
“The clear consensus of previous decisions under the Policy is that a Complainant establishes this element by making out a prima facie case against the Respondent. (See Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, item 2.1). The Complainant has done this by indicating that the Respondent is not licensed or authorized by it to use its ARAG mark. The burden then shifts to the Respondent to rebut that case.”
Así lo habían establecido otras decisiones anteriores como Julian Barnes –V- Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121:
“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
En definitiva, este Experto considera que ha quedado demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Tal y como alega la Demandante, al acceder al sitio web el internauta se ve automáticamente reenviado a la página web ””. Es importante tener en cuenta que las partes son competidores directos.
Esta conducta es claramente subsumible en las pruebas del registro y utilización de mala fe previstas en el artículo 4.b. apartados iii) y iv) de la Política:
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor o;
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, Patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.
Dada la total coincidencia del nombre de dominio en disputa con la marca registrada de la Demandante, los usuarios que tecleen el nombre de dominio en disputa intentando acceder a su página web se verán erróneamente conducidos al sitio correspondiente ””. De las circunstancias del caso resulta razonable interpretar que el Demandado era plenamente consciente de que al registrar el nombre de dominio se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio conduciría a los consumidores a la errónea creencia de que se trata de un nombre de dominio identificativo de la Demandante. Con ello el Demandado impedía además que la Demandante, legítimo titular de la denominación, adoptara el nombre de dominio.
El hecho de que el registro de la marca de la Demandante se realizara en fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa no impide apreciar estas circunstancias, pues, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la Demandante ha venido identificándose con la marca desde el año 2000, tras haber constituido una sociedad cuya denominación social incluía también dicha marca.
Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 8 de noviembre de 2010
Full & Egal Universal Law Academy