La Demandante es G.U.C. S.A. con domicilio en Medellín, Colombia, representada por Contexto Intelectual, Colombia.
El Demandado es Roberto Petralia con domicilio en Barcelona, España representado por Oficina Ponti, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de noviembre de 2010. El 4 de noviembre de 2010 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de noviembre de 2010 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro relativa al idioma del procedimiento, las partes presentaron respectivamente su solicitud el 10 de noviembre de 2010.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de noviembre de 2010.
De conformidad con ambas partes, se suspendió el procedimiento administrativo hasta el 30 de noviembre de 2010. El 1 de diciembre de 2010, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, el cual fue reanudado el 2 de diciembre de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el nuevo plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de diciembre de 2010.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. De acuerdo con las facultades generales del Experto establecidas en el párrafo 10 del Reglamento, la fecha de la decisión se extendió hasta el 21 de enero de 2011. 4. Antecedentes de Hecho
El Experto considera como antecedentes de hecho irrefutables y debidamente acreditados los siguientes:
La Demandante es G.U.C. S.A., una empresa con domicilio en Medellín, Colombia dedicada a la venta de ropa bajo la marca AMERICANINO.
Tal como surge del sitio de Internet de la Demandante la marca AMERICANINO fue creada en Italia en el año 1975 por Gege Schiena, inspirado en los americanos y su espíritu de vida confortable, como una línea de jeanswear. En 1989 AMERICANINO llega a Colombia cuando se adquiere la licencia de la casa matriz en Italia para diseñar y comercializar la marca AMERICANINO dentro de Colombia, la región Andina y Estados Unidos de Norteamérica.
Americanino también se conoce en Italia desde el año 1976 en que se comenzó a operar a través de la empresa Meta Apparel S.p.A. en Arezzo, Italia según se informa en el sitio “”.
La Demandante posee registros de la marca AMERICANINO en Colombia, Ecuador, República Bolivariana de Venezuela (Venezuela), Cuba, Brasil, Perú, Aruba, Antillas Holandesas, México, Honduras, Panamá, República Dominicana y el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia) para productos de la clase 25.
La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas:
Denominación
Registro
Tipo
Clase
País
Americanino
184364
Nominativa
25
Colombia
Americanino
203834
Mixta
25
Colombia
Americanino
229152
Nominativa
25
Colombia
Americanino Chinos
204910
Nominativa
25
Colombia
Authentic by Americanino
234648
Nominativa
25
Colombia
A Americanino
232601
Mixta
25
Colombia
AMCNO WWW.AMERICANINO.COM.CO A
257337
Mixta
25
Colombia
A Americanino
292904
Mixta
18
Colombia
Americanino
4199
Mixta
25
Ecuador
Americanino
020960
Nominativa
25
Venezuela
Americanino
020961
Nominativa
25
Venezuela
Americanino
020962
Nominativa
25
Venezuela
Americanino
126389
Nominativa
25
Cuba
A Americanino
828807868
Mixta
25
Brasil
Americanino
00123743
Nominativa
25
Perú
Americanino Keep moving
00123977
Mixta
25
Perú
Americanino
25913
Nominativa
25
Aruba
Americanino
08572
Nominativo
25
Antillas Holandesas
Americanino
730778
Nominativa
25
México
AMCNO AMERICANINO.COM.CO A
2724
Mixta
25
Honduras
AMERICANINO
54705
Mixta
25
Panamá
Americanino
141121
Denominativa
25
República Dominicana
Americanino
79462-C
Denominativa
25
Bolivia
Asimismo posee un sitio en Internet localizado en “www..co” registrado el día 13 de julio de 2000.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de junio de 2000. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AMERICANINO.
El Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Explica que el Demandado ha detentado la titularidad del nombre de dominio por diez años, sin nunca realizar ningún preparativo tendiente al uso de buena fe del nombre de dominio en disputa. Añade que hasta el día 22 de septiembre de 2010, día en que fue contactado por la firma de abogados representante de la Demandante, el nombre de dominio estaba claramente en venta teniendo simplemente una receta de cóctel como se evidencia con la pantalla acompañada en Anexo 14. Al día siguiente, el contenido cambió, agregando el Demandado otras recetas de cócteles con el objetivo de demostrar que el nombre de dominio estaba dedicado a este fin. Agrega que posteriormente ha variado nuevamente el sitio, concluyendo que estos cambios repentinos no pueden servir para mostrar buena fe.
El Demandante añade en su Demanda que el Demandado no es conocido por la marca AMERICANINO, y que quienes acceden al sitio no lo hacen buscando a Roberto Petralia. Que el sitio no está operativo pues ningún hipervínculo del sitio carga y que no resulta claro cuál es la actividad comercial que se desarrolla a través del portal en cuestión.
El Demandante argumenta que el Demandado conocía la marca AMERICANO porque en su página personal de Facebook figura que es “fan” de la marca AMERICANINO. Asimismo se invoca la notoriedad de la marca desde muchos años atrás de darse el registro del nombre de dominio en disputa lo que dice probar con la existencia de registros marcarios en Italia y Europa desde el año 1985 conforme dice acreditarlo con las constancias del Anexo 18.
Considera que detentar un nombre de dominio por diez (10) años sin darle uso alguno, improvisando un uso supuesto a partir de la comunicación de un abogado, desplegando un aviso de venta (el cual fue retirado a partir de septiembre de 2010) claramente indica que el nombre de dominio se adquirió con el fin de venderlo ya sea al titular de la marca o a un tercero por un valor superior a los costes directos documentados. Señala que en comunicaciones con su representada el Demandado solicitó la suma de USD 35,000, suma que excede en forma exagerada los costos de registro del nombre de dominio. Posteriormente ratificó su disponibilidad de venderlo pero por un valor de USD 15,000.
Señala que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe pues el nombre de dominio fue registrado el 13 de julio de 2000, justo en el mismo año en que Americanino Colombia registró su nombre de dominio . Añade que en esa época los registros de nombres de dominio empezaban a configurarse como un activo importante, y el Demandante entiende que es probable que el Demandado conociera la marca AMERICANINO, y haya pensado en la oportunidad que constituía ese nombre de dominio pues la marca en cuestión tenía gran notoriedad en Europa desde una época anterior al registro del nombre de dominio. Recuerda además que quien registra un nombre de dominio declara y garantiza que no infringe derechos de terceros.
Agrega que la coincidencia de las fechas de los nombres de dominio y demuestra que los titulares de las marcas se disponían a usar los nombres de dominio como medio de difusión comercial de la marca AMERICANINO. Sostiene que no es posible hacer uso del nombre de dominio sin crear la falsa impresión de estar relacionado con el Demandante (cita Banca Mediolanum S.p.A. v. Rita Espsoto/ BlueH- Inc,Caso OMPI No. D2010-0966) Agrega que el Demandado no tiene ninguna relación ni con el Demandante ni con Meta Apparel S.p.A. por lo que es evidente que el registro se realizó de mala fe.
Sostiene que el nombre de dominio se utiliza de mala fe, porque el Sr. Petralia se limitó a detentar la titularidad del nombre de dominio desplegando en el mismo la receta para crear un supuesto “coctel Americanino”. Recuerda que para el uso de mala fe no se requiere un uso activo, pues según la jurisprudencia alcanza con un uso pasivo. Agrega que la marca es conocida por los italianos, nacionalidad del Sr. Petralia y que además el perfil público de Facebook del Demandado claramente indica que conoce la marca pues es fan de la marca AMERICANINO. Finalmente recuerda que no se requiere una prueba absoluta de la mala fe y el experto tiene la facultad de realizar inferencias razonables a no ser que la evidencia sea claramente contradictoria (se cita Philip Morris USA Inc. v. Richard Jones,Caso OMPI No. D2010-0553).
Para finalizar solicita se ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante. B. Demandado
En su Escrito de Contestación de Demanda el Demandado niega que estén presentes los tres requisitos establecidos en la Política.
Sostiene que para establecer la concurrencia del primer elemento, el Demandante debe establecer que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca registrada. Alega que la Política no establece cómo debe interpretarse o que “test” debe seguirse para determinar la existencia de confusión y que diversas resoluciones de la OMPI han aplicado diferentes tests, la mayor parte de los cuales se basan en la comparación fonética, visual y conceptual de los signos teniendo en cuenta otros factores como el grado de distintividad, la notoriedad o el tiempo que la marca ha sido usada o la naturaleza de los servicios o productos registrados. Por ende no basta -a su juicio- con establecer la similitud entre la marca y el nombre de dominio sino que deberá existir confusión de acuerdo con las circunstancias concurrentes del caso.
Reconoce que la marca está registrada en diversos países americanos para la clase 25 y que existe similitud desde un punto de vista conceptual y fonético en tanto ambas denominaciones se refieren a la palabra genérica americano (o a su diminutivo en italiano): natural de América o perteneciente o relativo a esta parte del mundo. No obstante y desde el punto visual el característico logo de dos cabezas opuestas y otros que figuran en los registros permiten afirmar una disimilitud visual. Concluye que existen circunstancias concretas en el presente caso que deben valorarse e implican que a pesar de la existencia de cierta similitud entre los signos no existe similitud confusoria o riesgo de confusión.
Alega que el término denominativo de las marcas de la Demandante carece de distintividad ya que se trata de un elemento genérico y descriptivo: americanino es el diminutivo en lengua italiana (lengua materna del Demandado) de Americano que resulta idéntico a la palabra en lengua española. Añade que la palabra “americanino” en italiano (lengua materna del Demandado nacido en Italia) es la palabra genérica para denominar un cóctel tal y como figura en el Dizionario italiano. Acompaña copias de libros de gramática para demostrar que americanino es un diminutivo de americano en idioma italiano, y de diccionarios españoles donde se explican las diversas acepciones del término americano y concluye que la palabra “americanino” es un genérico como también lo son las palabras derivadas, incluido los diminutivos que llevan la misma raíz. Asimismo reitera que el término “americanino” es un término genérico en relación con un coctel.
Concluye que utilizar el término americano o sus derivaciones resulta ser no sólo un indicador de que el producto proviene de América (domicilio de la parte Demandante) sino que además es un término usual y común para referirse a un estilo determinado o características concretas de dicho producto, en este caso ropa de origen americano o de estilo americano. Sostiene que el Demandante no ha establecido que los usuarios de Internet asocien el nombre de dominio con la marca del Demandante, y no, por ejemplo, con America o lo americano, o como es mas razonable con una bebida denominada “americanino”.
Respecto a la existencia de un interés legítimo, sostiene que el mismo finca en solicitar como nombre de dominio un término genérico que posee en sí mismo un valor y que, además, es el término genérico y utilizado para designar a un conocido cóctel de origen italiano. Cita en su apoyo Asphalt Research Technology Inc. v. National Press & Publishing Inc.,Caso OMPI No. D2000-1005, donde se sostuvo que los nombres de dominio genéricos son de libre registro y que su mero registro o su oferta de venta no constituyen mala fe.
Agrega que están presentes las circunstancias previstas para demostrar que ha hecho un uso legítimo del nombre de dominio en disputa de acuerdo a la Política. Respecto al primero señala que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio o ha hecho preparativos para su utilización con anterioridad a la presentación de la Demanda. Luego de explicar el origen del coctel americanino y las diferentes formas de prepararlo, explica que la empresa ITALIA STORE SL, de la cual el Demandado es socio y apoderado ha sido titular de un bar en Barcelona hasta fechas recientes, concretamente hasta el 1° de abril de 2010, fecha en que fue vendido a un tercero. Con ello explica que el Demandado ha estado hasta fechas recientes involucrado en la actividad de un bar, y ha registrado como nombre de dominio el nombre de un conocido cóctel (conocido en general y especialmente en Italia), lo que evidencia un interés legítimo en dicho término.
Admite que el Demandado, con el objeto de explotar el nombre de dominio en disputa, desarrolló e inició preparativos para desarrollar una comunidad virtual con el nombre de americanino. La citada comunidad ya existía a principios de 2008, con anterioridad a cualquier contacto con el Demandante, como se acredita con documentos anexados como 8, 9 y 10 (dos facturas y una impresión de la página Web como se habría visto en el año 2008).
Reitera que no existe interés de desviar a posibles consumidores de la Demandante a la Web ni empañar el buen nombre de marca alguna. No tiene fin de lucro directo o indirecto por la visita de usuarios que supuestamente puedan llegar a su página buscando productos de la Demandante. Agrega que en el nombre de dominio en disputa no existe publicidad ni otros links a otras páginas que le puedan reportar beneficio alguno al Demandado.
Señala que nada ilegítimo se puede derivar que ante una oferta recibida por el Demandante (y no al revés), acceda a venderlo. No existe ninguna regulación en la Política que prohíba el registro de un nombre genérico para venderlo a terceras personas (se citan Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc., supra y Gorstew Limited v. W,Caso OMPI No. D2002-0744).
Finalmente, respecto a la existencia de mala fe en el registro y en el uso, el Demandante alega que no puede existir mala fe en quien solicita un nombre de dominio que se corresponde con una palabra genérica y descriptiva y que, además, se utiliza en el mercado para denominar un conocido coctel.
Agrega que el Demandado no conocía la existencia del Demandante G.U.C. SA domiciliado en Colombia ni la posible existencia de una marca. Considera que no resulta razonable que la Demandante pudiera conocer la existencia de la marca colombiana ni siquiera consta que fuese usada en esa fecha. Asimismo alega que las marcas de la Demandante no son notorias y no se ha probado su uso efectivo. Tampoco es titular de marca alguna en Europa pues todos sus registros se circunscriben a Sudamérica y Centro América y no parece lógico que el Demandante tenga que estar al corriente de las tendencias de moda y ropa de América.
Explica el registro en Facebook del Demandado como consecuencia de haber sido contactado por representantes de la Demandante para la transferencia del nombre de dominio. Recalca con cita de Wikipedia que Facebook comenzó a funcionar en el año 2004 y fue popularizado en España recién en el año 2008, una fecha muy posterior al registro en el año 2000.
Respecto a la oferta de venta, explica que la correspondencia tuvo lugar muchos años después del registro del nombre de domino en disputa y que durante ese tiempo el Demandado nunca contactó al Demandante para la venta del nombre de dominio. Por todo lo expuesto solicita que la Demanda sea desestimada. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión previa - Idioma del Procedimiento
Respecto al idioma del procedimiento, el Demandante solicitó en su Demanda que el idioma sea el español. Fundamentó tal pedido en el hecho que el Demandado está domiciliado en España, país cuyo idioma oficial es el español, los contenidos del nombre de dominio en disputa también están en español, el Demandado siempre ha recibido las comunicaciones en español, y la empresa Demandante es de nacionalidad colombiana, con domicilio en Medellín, Colombia, país cuyo idioma oficial también es el español. El Demandando contestó la Demanda en español y no objetó el idioma del procedimiento.
En respuesta a una notificación del Centro relativa al idioma del procedimiento, las partes presentaron respectivamente su solicitud el 10 de noviembre de 2010 donde ratificaron su pedido que el idioma español sea el idioma oficial del procedimiento.
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
Teniendo en cuenta que ambas Partes han presentado tanto sus escritos como la prueba en idioma español, el Experto decide que la decisión se dicte en español.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ll) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular en 13 jurisdicciones y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre su marca AMERICANINO y el nombre de dominio en disputa .
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca AMERICANINO de la Demandante. La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica funcional de un nombre de dominio. Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones, por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca (Magnum Piering, Inc v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Caso OMPI No. D2000-1525 y Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562).
Por su parte, son numerosas las resoluciones del Centro en que se viene a admitir que el requisito de la similitud hasta el punto de causar confusión debe ser entendido de manera amplia y siempre que el nombre de dominio objeto de controversia quede embebido o incluido en el derecho marcario, u otro, en que se base la demanda (Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale,Caso OMPI No. D2000-0662; A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen,Caso OMPI No. D2001-0900; Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, entre otros). En el caso como se ha dicho la marca y el nombre de dominio en disputa son idénticos.
El Demandado señala que el término en cuestión es genérico (por ser la denominación de un cóctel en Italia y el diminutivo del término americano), y que no hay confundibilidad porque no se puede concluir que un usuario de Internet al acceder a la Web del Demandado la asocie con las marcas del Demandante dada la genericidad del término sino que más bien la asociará en todo caso con el mencionado coctel de cuyo uso existe documentación en el procedimiento.
En cuanto a la sugerencia de la invalidez de las marcas del Demandado se recuerda que la visión de consenso sostiene que el párrafo 4(a)(i) sólo requiere que el Demandante demuestre que el nombre de dominio es idéntico a las marcas sobre las cuales el Demandante tenga derechos. Si el Demandante demuestra tener marcas ha satisfecho el primer requisito, estando las marcas sujetas a una presunción de validez (Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, seccion 1.1 y el caso Corsica Ferries- Sardinia Ferries, Forship SPA - Tourship Italia SPA v. Prenotazioni 24 s.a.s.,Caso OMPI No. D2010-1416).
A la presunción de distintividad que cabe otorgar a las marcas (EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0047; Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone,Caso OMPI No. D2003-0903) cabe agregar que el término Americanino podrá ser un término genérico para denominar el coctel americanino, y para el diminutivo de americano en italiano, pero no para ropa como lo usa la Demandante desde hace 30 años.
Respecto a los planteos del Demandado sobre la falta de confusión cuando los usuarios de Internet acceden al nombre de dominio en disputa, cabe recordar que la posición mayoritaria sostiene que el contenido del nombre de objeto del procedimiento es irrelevante a los fines de establecer la existencia de confusión entre la marca y el nombre de dominio en disputa (Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, sección 1.2 y decisiones allí citadas). Por ende, poco importa a los fines del primer requisito el contenido del nombre de dominio, siendo solamente relevante la comparación del mismo con las marcas del Demandante.
Finalmente respecto a la inexistencia de marcas en Europa en cabeza del Demandante, se recuerda que la visión de consenso sostiene que el primer requisito requiere la existencia de una marca, independientemente de la jurisdicción en la cual ésta haya sido otorgada (Bayer AG v. Daniel H. Davies, Interplanetarium Corp.,Caso OMPI No. D2003-0908; Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Caso OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Caso OMPI No. D2002-0358; y Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano,Caso OMPI No. D2003-0661).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos dos últimos supuestos se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular. El Demandado no ha acompañado en tal sentido constancia marcaria alguna al respecto.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre del Demandado es Roberto Petralia y éste no ha acompañado pruebas de que utiliza a título de identificación la marca de la Demandante.
Como se señaló en 5.B el Demandado alega que el nombre de dominio es un nombre de dominio genérico porque se usa para identificar un coctel y tiene otras acepciones como el diminutivo del gentilicio americano en italiano, siendo americano sinónimo de proveniente de América como de los Estados Unidos de Norteamérica.
La visión de consenso sostiene que si el Demandante presenta un caso prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos y el Demandado no prueba alguna de las circunstancias del párrafo 4(c) de la Política, entonces se puede concluir que el Demandado carece de intereses legítimos sobre el dominio en cuestión, aunque el nombre de dominio esté compuesto de una palabra genérica (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, sección 2.2.).
La Demandante ha negado que le asistan al Demandado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
El Demandado al contestar la Demanda sostiene que ostenta un interés legítimo en el registro de un nombre genérico que se corresponde con el nombre de un coctel (el coctel Americanino, como se lo conoce en Italia), y agrega que ha realizado un uso legítimo y de buena fe con anterioridad a la presentación del escrito de Demanda.
Se ha probado que el término “americanino” se utiliza como denominación de un coctel en idioma italiano. Conforme la documentación que acompaña el Demandado en Anexo 3 de su Escrito de Contestación a la Demanda, uno de los significados de dicho término es “aperitivo a base di vermut e di amaro”. También se ha probado que otro significado podría ser el diminutivo de americano en italiano. El Demandado no utiliza el sitio para nada relacionado con el significado de Americanino en la significación que tiene en idioma italiano (esto es el diminutivo de italiano).
Cabe analizar entonces si el Demandado ha probado que haya utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
La controversia comenzó con la presentación de la Demanda el 3 de noviembre de 2010. Previamente el Demandado fue contactado por la Demandante con fecha 20 de agosto de 2010 preguntando en inglés si estaría interesado en venderles el nombre de dominio. Tal oferta recibió como respuesta un pedido de correo en castellano. El 21 de agosto se realizó una oferta al Demandado de USD 10,000 pero el 22 de agosto de 2010 el Demandado respondió que no estaba interesado por haber recibido ofertas superiores en los últimos diez años. Sin embargo más adelante admitió que podría interesarle la suma de USD 15,000.
Este Experto ha consultado fuentes públicas conforme la practica comúnmente aceptada en pasadas decisiones adoptadas bajo la Política.1
Una búsqueda efectuada por este Experto el día 2 de enero de 2011 en el archivo en línea de la “Wayback Machine” (“”) para el sitio web “www.” arrojó los siguientes resultados desde el 28 de marzo de 2002 hasta el 3 de marzo de 2008.2
Desde marzo de 2002 a marzo de 2003 se podía ver un cartel que decía “AMERICANINO.COM AMERICANINO.ORG DOMAINS FOR SALE”.
En marzo de 2003 el contenido cambia al siguiente: “ -.org domain for sale” junto con un mail que es el del Demandado según se informó en la contestación de Demanda.
El 11 de junio de 2004 esta página cambia a “This domain may be for sale by its owner!” y contiene hipervínculos sponsoreados.
Desde el 2 de enero de 2007 el nombre de dominio estaba con un cartel en venta y con publicidad aparentemente con un parking en S según lo que es posible apreciar en las pantallas disponibles en A.
Desde el 9 agosto de 2007 había un aviso que decía “WEB en Construcción. Disculpe las molestias” con el correo electrónico del Demandado.
Sólo a partir del 3 de marzo de 2008 aparece lo que aparenta ser una comunidad virtual. Pero ésta comunidad no tenía la receta del coctel Americanino, como actualmente posee la Web en disputa sino el siguiente texto que no tiene referencia alguna al coctel Americanino en cuestión:
“Bienvenido a la comunidad A
Carga tus fotos, video y música
y compártelas con los demás”.
Es decir que desde marzo de 2002 al 12 de octubre de 2007, el nombre de dominio en disputa estuvo sin contenido alguno y con una oferta de venta general, conforme surge del contenido del nombre de dominio disponible públicamente en la Internet Wayback Machine.
Recién en marzo del año 2008 aparece una pantalla de lo que aparentaría ser una comunidad virtual. Sin embargo en la actualidad, luego de casi tres años de existencia de tal supuesta comunidad, el nombre de dominio en disputa sigue sin tener contenido: es decir, no hay información de ninguna clase en las secciones del sitio relativas a artículos, noticias, galerías, vínculos, encuestas, blogs, y foros, el sitio no está operativo pues ningún hipervínculo del mismo carga y no resulta claro cuál es la actividad que el Demandado estaría desarrollando a través del portal en cuestión, más allá de la alegación de sus abogados. En otras palabras, el contenido actual del sitio parece demostrar que es una Web que no tuvo actividad y a juicio de este Experto no sirve como prueba para fundar la existencia de un interés legítimo.
Nótese que el Demandado no dice en su contestación de Demanda por cuánto tiempo funcionó dicha comunidad, cuántos usuarios tuvo o tiene, y qué desarrollo experimentó la alegada comunidad virtual sobre el coctel AMERICANINO. La defensa del Demandado sólo se limita a mencionar el coctel Americanino, pero como ya se explicó, una recorrida por el sitio permite advertir que a casi tres años de su supuesto funcionamiento, el sitio del Demandado no tiene contenido, y sólo una Web instalada en su mera estructura pero sin ninguna clase de desarrollo. Muy poco difiere la Web del Demandado en su contenido en marzo de 2008 (según muestras de la Wayback Machine) a la actualidad de enero de 2011. Sin embargo posee publicidad mediante Adwords conforme se puede apreciar con la visita realizada por este Experto el día 3 de enero de 2011.
La factura acompañada en el Anexo 7 por el Demandado tiene fecha 25 de julio de 2007 y dice “trabajo de confección y montaje” y hace referencia a la Web “www.” pero no explica en qué habría consistido el trabajo realizado. La factura obrante en Anexo 8 hace referencia a “Community Now” con fecha 28 de diciembre de 2007, tampoco explica en qué consistió dicho concepto.
Respecto a la eventual comunidad el Demandado sólo acompaña en Anexo 8 una copia del contenido del nombre de dominio en disputa, tal como podría haber sido visto en marzo de 2008, tomada de A (Internet Wayback Machine). A tal fecha el Demandado no tenía en su sitio publicada la receta del coctel Americanino. No existe prueba concluyente de cuándo se incluyó la referencia al coctel en la Web del Demandado.
El cuadro probatorio expuesto, a juicio de este Experto, no alcanza a probar la existencia de preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
En síntesis, si bien se acepta que el Demandado pudo haber comprado un software para instalar una comunidad online, y que al haber sido accionista de un bar pudo haber tenido interés en un coctel, lo cierto es que con lo ofrecido como prueba que fue enumerado en los párrafos anteriores, no se han probado preparaciones demostrables serias que permitan concluir que existió y existe un interés legitimo en cabeza del Demandado. A juicio de este Experto los argumentos esgrimidos no son viables para sustentar la defensa de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (cfr. Medisite S.A. R.L. v. Intellisolve Limited,Caso OMPI No. D2000-0179; Bayer AG v. Daniel H. Davies, Interplanetarium Corp.,Caso OMPI No. D2003-0908; Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky,Caso OMPI No. D2000-0428 y The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Steve Grewal,Caso OMPI No. DTV2001-0001).
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en cuestión. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001 y Robert Ellenbogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
Si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado (cfr. Isabel García de Cortazar Fajardo, La mala fe en el procedimiento de la ICANN, en Actas del Derecho Industrial n. 28, Marcial Pons, Madrid, España, 2007, pág. 233).
La Demandante alega que el Demandado conocía la marca AMERICANINO porque en su página personal de Facebook figura que es fan de la marca AMERICANINO. La Demandante alega asimismo la notoriedad de la marca AMERICANINO desde muchos años atrás de darse el registro del nombre de dominio en disputa lo que dice probar con la existencia de registros marcarios en Italia y Europa desde el año 1985 conforme dice acreditarlo en el Anexo 18 de la Demanda.
La Demandante ha contestado que Facebook sólo comenzó a existir a partir del año 2004 y que tomó popularidad recién en el 2008.
No hay prueba de que el Demandado era fan de la marca AMERICANINO al momento del registro. Por ende no podría tomarse esta situación como indicativa que al momento de registro tenía conocimiento de la marca AMERICANINO. Asimismo, en el Anexo 18 de la Demanda no se encuentran registros marcarios de Italia y Europa como alega la Demandante en su demanda. En el Anexo 18 sólo se encuentra material publicitario o de merchandising de la marca AMERICANINO. No hay anexo alguno de la Demanda que contenga marcas europeas, mas allá de las marcas acompañadas en los Anexos 2 a 13 y 22, que pertenecen todas a la región de América Latina y el Caribe.
Tampoco los nombres de dominio de Italia y Colombia se registraron el mismo día que el nombre de dominio en disputa. Éste fue registrado el 3 de junio de 2000 mientras que el nombre de dominio fue registrado el 27 de julio de 2000 y el nombre de dominio fue registrado el 13 de julio de 2000. Sin embargo AMERICANINO existía en Italia desde el año 1976 por lo menos, conforme se indicó en el punto 4 de ésta decisión.
El párrafo 4 b) de la Política se encarga de precisar algunas circunstancias cuya manifestación constituirá "la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio". Cabe recordar que no se requiere una prueba absoluta de la mala fe y el Experto tiene la facultad de realizar inferencias razonables (Philip Morris USA Inc. v. Richard Jones, supra). En el presente caso no puede obviarse que la marca del Demandante es conocida para los productos en que la usa en todo América Latina y también en Italia, país en el cual el Demandado dice ser oriundo y donde la marca AMERICANINO se originó según se precisó en el punto 4 de esta decisión. A juicio de este Experto, no es necesario incluso que la existencia de AMERICANINO en Italia esté en cabeza de la Demandante, pues basta que al momento del registro conociera que pertenecía a un tercero, conforme la declaración que todo registrante realiza acorde con el Párrafo 2 de la Política.3
El Demandado registró y ha ofrecido a la venta el nombre de dominio en disputa durante un plazo de casi seis años mientras estuvo bajo su titularidad. Cabe recordar que el Demandado ha admitido detentar el nombre de dominio desde el año 2000. Si bien no está probado que el Demandado también tenía registrado el nombre de dominio , lo cierto es según se puede apreciar en la Internet Wayback Machine (ver punto 6.C de esta decisión), en el nombre de dominio en disputa se ofrecía a la venta tanto el nombre de dominio como el nombre de dominio en disputa desde los comienzos del registro de los mismos y por lo menos durante los dos primeros años.
En este sentido, hay que afirmar que la inclusión bajo un nombre de dominio de una página Web en la que simplemente se anuncia su venta, indicando los datos para ponerse en contacto con el titular del nombre de dominio, constituye una oferta de venta del nombre de dominio (Ver Federated Western Properties, Inc v. Mr. Faton Brezika aka "Its Me Haraqi" and "Its Me Pr",Caso OMPI No. D2002-0083 y COBEGA, S.A. v. EAGERBIZ, S.L.,Caso OMPI No. D2003-0375). Y el simple hecho de registrar el nombre de dominio y posteriormente ofrecer su venta al público ha sido considerado por numerosas resoluciones de grupos de expertos como un indicio de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio (Ver Caspro, S.A. v. D. Juan Palacio Bañeres,Caso OMPI No. D2000-1018 y Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, supra). A su vez, el Experto considerando todas las circunstancias del presente caso ya expuestas, concluye que el Demandado no registró el nombre de dominio por su carácter genérico, sino por la oferta que podía realizar al Demandante.
A juicio de este Experto, se encuentra entonces cumplido el requisito relacionado con la mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante. Se hace notar que esta conclusión es sin perjuicio de cualquier otro mejor derecho que pueda ser afirmado por terceros respecto del nombre de dominio en disputa.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 20 de enero de 2011
1 Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, sección 4.5 y el caso Lan Airlines S.A. v. Joan F. Casas, Ks@s Intl,Caso OMPI No. D2010-0008 con relación al uso de Internet Wayback Machine (A) para probar la inexistencia de un interés legítimo en el Demandado. Otro caso que admite su uso es: La Francaise des Jeux v. Domain Drop S.A.,Caso OMPI No. D2007-1157.
2 Cabe agregar que la información disponible en A respecto del nombre de dominio en disputa (*/) no es totalmente completa, pero existen un total de 69 pantallas que fueron recogidas por Internet Wayback Machine desde el 28 de marzo de 2002 al 3 de marzo de 2008.
3 El párrafo en cuestión dice: “2. Declaraciones. Al solicitar el registro de un nombre de dominio o al solicitarnos el mantenimiento o la renovación del registro de un nombre de dominio, usted está manifestando y nos está garantizando: (a) que todas las declaraciones que ha efectuado en el acuerdo de registro son completas y veraces; (b) que, a su leal saber y entender, el registro de dicho nombre de dominio no vulnera ni contraviene de ninguna manera los derechos de un tercero; y (c) que no utilizará el nombre dominio incumpliendo a sabiendas legislación o reglamentación aplicables. Es su responsabilidad determinar si el registro de su nombre de dominio vulnera o contraviene los derechos de un tercero”.
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