신청인: Jonibach Management Trust T/A Bumbo International, 로실린, 가우텡, 남아프리카 공화국 (Rosslyn, Gauteng, South Africa).
신청인의 대리인: Spoor & Fisher Attorneys, 남아프리카 공화국.
피신청인: Bumbo, 인천, 대한민국 (Inchon, Republic of Korea). 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 INames corp. (Korea) 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2010년 11월 12일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였으며 센터는 2010년 11월 12일 INames corp. (Korea)에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2010년 11월 15일 INames corp. (Korea)은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 2010년 11월 17일 절차상 언어를 통지하여 절차상 언어에 관한 당사자들의 의견을 구하였다. 이에 따라 신청인은 2010년 11월 19일 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 제출할 의사를 밝혔고 2010년 12월 1일 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2010년 12월 2일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은2010년 12월 22일이었다. 답변서는 2010년 12월 21일에 접수되었다.
2011년 1월 6일 센터는 Andrew J. Park을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 Bumbo브랜드를 사용하여 각종 다양한 유아 용품을 생산 및 공급하는 회사이다. 2000년 이후부터 본격적인 사업활동을 해오고 있으며 현재는 전 세계 100여 국이 넘는 국가에서 Bumbo상품을 마케팅, 판매하고 있다. 신청인은 1999년 8월 홍콩과 12월 남아프리카 공화국에서 처음 BUMBO상표를 등록하고 이후 2007년에 대한민국을 비롯하여 세계 20여 개국에서 상표를 등록하였다. 또한 신청인은 와 의 도메인이름을 등록, 사용하고 있다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
본 건에 대한 신청인의 주장은 다음과 같다.
(i) 분쟁도메인이름 은 신청인이 권리를 소유하고 있는 상표 BUMBO와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다.
(iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.
첫번째 항에서 신청인은 본 건 상표인BUMBO에 대하여 정당한 권리를 가지고 있으며 분쟁도메인이름 이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 BUMBO와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 가지고 있다고 주장하고 있다. 또한 신청인은 신청인의 BUMBO상표의 등록과 사용이 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 훨씬 선행한다는 사실을 주장하고 있다.
두번째 항에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장하고 있다. 그 근거로 신청인은 BUMBO상표에 대해 독자적 권리를 가지고 있으며 이 상표를 도메인이름에 사용할 수 있는 어떠한 권한이나 라이센스를 피신청인에게 부여한 바가 없다는 사실을 주장하고 있다. 신청인은 또한 피신청인이 신청인의 상표의 명성을 이용하여 상업적 이익을 얻으려고 분쟁도메인이름을 사용한 것이라고 주장하고 있다.
세번째 항에서 신청인은 피신청인이 신청인의 상표를 도메인이름에 사용하여 인터넷 소비자를 피신청인의 웹페이지로 유인, 유아 용품에 관련한 신청인의 명성을 이용하여 상업적 이익을 얻고자 하는 의도를 가지고 있다고 주장하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 대한민국에 거주하는 개인으로서 피신청인은 신청인의 혹은 제 3자의 어떠한 권리도 침해한 사실이 없으며 또한 신청인에게는 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리도 없다고 주장하고 있다.
피신청인은 bumbo가 모든 영어사전에 나오는 일반명사로서 “럼주에 설탕, 향료, 물따위를 섞어서 만든 음료”라는 뜻을 갖고 있으며, 추후 분쟁도메인이름으로 와인에 관련된 쇼핑몰을 운영하는데 사용하기 위해 경매를 통해 분쟁도메인이름을 구매하였다고 주장하고 있다. 6. 검토 및 판단 6.1. 절차상 언어
절차규칙 제11조(a)에 따르면 분쟁당사자가 달리 합의하거나 등록약관상에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용된 언어이다. 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지한 바와 같이 한국어이며 이에 따라 신청인은 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 제출하였다. 피신청인 또한 한국어로 답변서를 제출하였다. 따라서 본 패널은 행정절차의 언어를 한국어로 판단하고 본 결정문을 한국어로 작성한다. 6.2. 분쟁해결신청서 분석
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름을 이전 또는 말소시키고자 하는 신청을 구제받기 위해서는 다음과 같은 세가지 요건 모두를 입증해야 한다.
(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한 증거를 제시하면(prima facie) 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임을 진다. 만약 피신청인이 이를 입증하지 못하면 신청인이 규정 제4조(a)(ii)를 만족한 것으로 간주한다. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455 참조. A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
신청인은 상표 BUMBO에 대한 정당한 권리를 소유하고 있다는 충분한 증거를 제시하고 있다. 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 BUMBO와 최상위 도메인의 기술적인 부기 부분인 “.com”으로 구성되어 있다. 도메인이름의 최상위 도메인의 기술적 부기 부분, 즉, “.com”, “.org”, “.net” 등은 도메인이름의 동일 및 유사성 판단기준에 영향을 주지 못한다. (Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,WIPO Case No. D2000-1525; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,WIPO Case No. D2000-0429 참조).
따라서 본 패널은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 신청인은 규정 제4조(a)(i)항을 충족한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4조(c)항에 따르면 피신청인은 다음과 같은 경우에 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 입증할 수 있다.
(i) 피신청인이 본 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 진정한(bona fide) 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 입증할 만한 준비를 하고 있는 경우,
(ii) 피신청인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 관련 상표 또는 서비스표를 소유하고 있지 않더라도 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있는 경우, 또는
(iii) 피신청인이 문제시 된 상표 또는 서비스표의 가치를 손상시키거나 소비자에게 오해를 일으키지 않고 상업적 이득을 얻으려는 의도 없이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있는 경우.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한 증거를 제시하면(prima facie) 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임을 진다.
신청인은 피신청인에게 BUMBO상표의 등록 또는 사용에 대하여 어떠한 권한도 부여한 바 없으며 피신청인이 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있다는 어떠한 기록도 존재하지 않는다. 현재 피신청인은 분쟁도메인이름을 단지 인터넷 소비자들을 다른 온라인 상점으로 연결해주는 스폰서 링크로만 사용하고 있을 뿐 실제 상품을 판매하고 있거나 혹은 판매 준비중에 있다는 아무런 증거도 제시하지 않았다. 이러한 사실로 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익도 갖고 있다고 할 수 없다. Archipelago Holdings LLC v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a/ Creative Genius Domain Name Sales,WIPO Case No. D2001-0729. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용은 규정 제4조(c)(i), (ii)와 (iii)에 모두 해당 사항 없다.
본 행정패널은 위에서 검토된 모든 사항에 따라 신청인이 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부재를 충분히 증명하였다고(prima facie) 판단한다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익의 입증책임은 피신청인에게 있다.
피신청인이 제출한 답변서에는 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리나 정당한 이익을 증거해 줄 어떠한 내용도 없다. 피신청인은 “bumbo”가 “럼주에 설탕, 향료, 물 따위를 섞어서 만든 음료”라는 의미를 가지는 일반명사라고 주장하면서 분쟁도메인이름을 와인관련 사업을 위해 취득하였다고 주장하였다. 본 패널이 Oxford, Longman, Merriam-Webster 영어사전을 이용하여 직접 검색한 바 “bumbo”는 어떠한 의미도 가지지 않는 것으로 보인다. 한편, Wikipedia는 피신청인이 제시한 의미한 유사한 의미로 “bumbo”를 소개하고 있다. 규정 제4조(c)항에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름에 권리나 정당한 이익을 보여주기 위해서는 분쟁도메인이름을 사용하고 있거나 그 사용을 위한 “입증할 만한” 준비를 하고 있어야 한다. 따라서 첫째, “bumbo”가 피신청인이 주장하는 의미대로 널리 쓰이고 있지 않다는 점, 둘째, “bumbo”가 피신청인이 주장하는 의미를 가지고 있는 보통명사라고 하더라도 피신청인의 와인관련 사업은 그 의미와 관련이 없다는 점, 그리고 셋째, “bumbo”가 피신청인이 주장하는 의미를 갖고 있는 보통명사이며 피신청인의 계획이 그 의미에 관련이 있다고 하더라도 피신청인이 그에 해당되는 어떠한 증거도 제시하지 않았다는 점을 감안하여 피신청인의 주장은 근거없다 하겠다. 무엇보다도 신청인이 제시한 증거에 따르면 분쟁도메인이름의 웹사이트는 “B – Bumbo Baby Seat”이라는 타이틀로 “Baby Are Us”, “Baby Bedding”, “Phat Baby”, “Bumbo Infant Chair” 등 유아 또는 유아용품에 관련된 링크를 제공했으며 본 패널은 이러한 사용으로 보아 피신청인이 신청인과 신청인의 상표의 존재를 알고 그 명성을 이용하려는 의도가 있었다고 추정한다. 또한, 피신청인이 분쟁해결신청서가 접수된 이후에야 이 웹사이트의 타이틀을 “B – Buy Wine Online / Online Wine Searcher”로 바꾼 것으로 보아 피신청인이 이 웹사이트를 와인관련 사업으로 쓰려고 계획중이었다는 주장은 더욱 더 근거없다 하겠다.
따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(ii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 없음을 입증된 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)항에 따르면 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용 하였다는 입증책임은 신청인에게 있다. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,WIPO Case No. D1999-0001; Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,WIPO Case No. D2007-0555; Patrick Pawlicki v. The Plastiform Company,WIPO Case No. D2007-1206.
또한 규정 제4조(b)항은 신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어 피신청인의 부정한 목적을 입증할 수 있는 네 가지 상황을 제시하고 있다.
(i) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에게 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우,
(ii) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
(iii) 피신청인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 경우,
(iv) 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 또는 자신의 웹사이트 또는 기타의 사이트에 나와있는 상품 또는 서비스에 관하여 그 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 보증관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표와 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 상업적인 이득을 목적으로 자신의 웹사이트 또는 기타의 온라인 사이트로 고의적으로 유인한 경우 .
피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 상품 뿐 아니라 신청인의 경업자들의 상품까지 구매할 수 있는 여러 사이트로 인터넷 이용자들을 유인하고 있다. 신청인이 제출한 자료 및 본 행정패널이 조사한 정보를 검토 분석한 결과 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하였다는 어떠한 증거도 찾을 수 없고 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 고의적으로 인터넷 소비자들을 유인하고, 피신청인과 신청인사이에 어떠한 관련이 있는 것처럼 인터넷사용자들의 혼동을 야기, 신청인의 상표의 명성을 이용하여 상업적 이익을 얻으려고 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것으로 보인다.
피신청인은 신청인과 신청인의 상표의 존재를 알고 있었다는 것을 부정하고 있지만 피신청인의 웹사이트에 유아 및 유아용품을 언급한 링크가 제공되어 있고 그 중에 몇몇은 실제로 신청인의 상품을 판매하는 사이트로 이동한다는 사실, 또 신청인이 세계 여러 나라에서 사업 활동을 하고 있으며 신청인의 상표 BUMBO 또한 세계 각국에서 등록 및 사용되고 있는 사실을 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시 신청인의 존재를 모르고 있었다고 보기 어렵다.
따라서, 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(iii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하는데 있어 부정한 목적이 있음을 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바에 따라, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 명한다.
Andrew J. Park
단독패널위원
일자: 2011년 1월 20일
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