La requérante est SGG LISCO LLC, Alexander City, Alabama, Etats-Unis d‘Amérique, représenté par Cabinet Beau de Loménie, France.
La défenderesse est Spaldin College, Ginebra, Suède. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L‘unité d‘enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est EuroDNS S.A. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par SGG LISCO LLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre“) en date du 26 novembre 2010.
En date du 29 novembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, EuroDNS S.A., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. Le même jour, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Dans sa réponse adressée au Centre, EuroDNS S.A. a également indiqué que la langue du contrat d’enregistrement relatif au nom de domaine en question était l’anglais.
Le 2 décembre 2010, le Centre a informé les Parties que la plainte avait été déposée en français alors même que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, le Centre a invité la requérante à démontrer qu’un accord au sujet de la langue de la procédure avait été conclu avec la défenderesse, ou à soumettre une traduction en anglais de la plainte, ou encore à déposer une demande formelle afin que le français soit la langue de la procédure. Dans la même communication, le Centre a invité la défenderesse à émettre sa position concernant la langue de la procédure d’ici le 7 décembre 2010.
En date du 3 décembre 2010, la requérante a répondu à la communication du Centre, indiquant que le français devait être admis comme langue de la procédure en raison du fait que les Conditions Générales de la société EURODNS S.A. précisent que ”Seule la version française des présentes Conditions Générales a force probante entre EURODNS et ses clients“ et que ”les traductions présentes sur le site d’EURODNS n’ont qu’une valeur indicative“. La requérante a donc indiqué que le français et non l’anglais devait être considéré comme la langue du contrat d’enregistrement. Pour le surplus, la requérante a également mentionné dans sa réponse que le site web rattaché au nom de domaine en question était rédigé entièrement en français, aucune autre langue n’étant proposée à l’utilisation.
La défenderesse n’a pas répondu à la communication du Centre dans le délai qui lui était imparti.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs“), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application“), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires“) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 décembre 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la défenderesse, tant en anglais qu’en français. Au vu des circonstances du cas et des arguments avancés par la requérante dans sa réponse du 3 décembre 2010, le Centre a en effet décidé d’accepter la plainte rédigée en français, de laisser le choix à la défenderesse de déposer sa réponse en anglais ou en français, et de laisser le soin à la Commission administrative de décider quelle doit être la langue de la procédure. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai imparti par le Centre à la défenderesse pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2010. La défenderesse n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2011, le Centre notifiait le défaut de la défenderesse.
En date du 14 janvier 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
La requérante est une société américaine constituée sous forme de LLC et organisée selon les lois de l’Etat du Delaware aux Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”), dont le siège se situe à Alexander City, en Alabama, Etats-Unis. .
La requérante est titulaire de plusieurs marques communautaires comprenant la désignation ”Spalding“. La société requérante détient entre autres :
- la marque verbale communautaire SPALDING n° 004094215 déposée le 29 octobre 2004 et enregistrée le 31 juillet 2006 en classes 9, 16, 21 et 28;
- la marque verbale communautaire SPALDING n° 003924909 déposée le 15 juillet 2004 et enregistrée le 27 novembre 2007 en classe 28 (pour des produits autres que ceux faisant l’objet du premier enregistrement en classe 28);
- la marque communautaire S SPALDING (fig.) n° 005031885 déposée le 21 avril 2006 et enregistrée le 4 octobre 2007 en classes 16, 18 et 21;
- la marque verbale communautaire A.G. SPALDING & BROS n° 002559854 déposée le 1er février 2002 et enregistrée le 9 septembre 2003 en classe 16 pour du papier ou produits en papier et autres articles de papeterie.
La requérante a également déposé le 6 juin 2005 marque figurative communautaire S SPALDING (fig.) n° 004426731 en classes 9, 14, 18, 25 et 28. La procédure d’enregistrement de cette marque, attaquée, est actuellement pendante.
La défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux le 30 juin 2008. Le nom de domaine litigieux renvoyait alors à un site web proposant à la vente différents produits de mode ou issus des nouvelles technologies. Le site web rattaché au nom de domaine litigieux était rédigé exclusivement en français et faisait mention de la société Spalding France comme entité distribuant les produits proposés.
Suite à l’introduction de la présente procédure, et à la requête du Centre, le nom de domaine litigieux a été bloqué par l’unité d’enregistrement, et le site web qui y est désormais rattaché consiste en un ”site parking“, soit un site web ne contenant que des liens publicitaires. 5. Argumentation des parties A. Requérante
A titre introductif, la requérante expose que la marque SPALDING a été créée en 1876 par Albert Goodwill Spalding, marque qui est devenue réputée au cours des années en relation avec les articles de sport et plus particulièrement dans le domaine du basketball. La requérante indique pour le surplus que le ballon portant la marque SPALDING est depuis de nombreuses années le ballon officiel de la National Basketball Association (NBA).
Sur le fond, la requérante allègue tout d’abord que le nom de domaine est semblable aux marques verbales et figuratives SPALDING et A.G. SPALDING & BROS dont elle est titulaire, le nom de domaine litigieux reproduisant intégralement l’élément distinctif et dominant ”Spalding“, identique ou similaires aux marques précitées. La requérante ajoute que l’adjonction du terme ”Europe“ après l’élément distinctif ”Spalding“ au sein du nom de domaine litigieux est purement descriptive et ne permet pas d’éliminer la similitude avec les marques appartenant à la requérante.
La requérante allègue ensuite que la défenderesse n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. La requérante affirme en effet n’avoir aucun lien juridique avec la défenderesse, auquel elle n’aurait octroyé aucune autorisation d’usage de ses marques. La requérante ajoute que l’usage que fait la défenderesse du site web rattaché au nom de domaine litigieux n’est que factice et artificiel, car il ne permettrait pas à d’éventuels utilisateurs de commander des articles en ligne, contrairement à ce qui serait indiqué. La requérante mentionne également le fait que la société ”Spalding France“ référencée sur le site web en question n’existe pas et que l’adresse électronique de la personne de contact n’est pas ou plus active.
La requérante fait enfin valoir que la défenderesse n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, mais créée en réalité une source de confusion pour les utilisateurs afin de tirer avantage de la renommée de la requérante et de la priver de son droit légitime à l’exploitation de son nom de domaine. B. Défenderesse
La défenderesse n’a pas répondu à la plainte. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que le requérant doit prouver trois éléments de manière cumulative pour obtenir gain de cause, à savoir :
1) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
2) que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine;
3) que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur.
Avant d’analyser plus en détails les trois conditions précitées, la Commission administrative va préalablement trancher la question de la langue de la procédure, cette dernière ayant été laissée ouverte par le Centre au cours de ses échanges préalables avec les parties conformément au paragraphe 11 des Règles d’application. A. Langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement.
En l’espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré a informé le Centre en date du 29 novembre 2010 que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Or, la plainte avait toutefois été déposée en français par la requérante, cette dernière justifiant ce choix par le fait que les conditions générales de l’unité d’enregistrement, EuroDNS S.A. prévoyaient que seul le français faisait foi entre les parties, les traductions n’étant mises à disposition des utilisateurs que par but de commodité.
Après avoir étudié les divers documents fournis par la requérante, la Commission administrative est convaincue par ses arguments et considère en effet que la volonté de l’unité d’enregistrement était de n’être liée que par des contrats en langue française, les modèles de contrats traduits n’étant produit que dans un but informatif. La Commission administrative retient dès lors que la langue du contrat d’enregistrement au sens du paragraphe 11(a) des Règles d’application est le français, et qu’en conséquence, la plainte a été valablement déposée dans la langue du contrat d’enregistrement.
La Commission administrative retient enfin qu’une telle décision ne porte pas préjudicie à la défenderesse, qui n’a pas pris la peine de procéder et de se prononcer à ce sujet alors même que l’opportunité lui en a été offerte. De plus, il ressort des circonstances de la cause que la défenderesse comprend et s’exprime en langue française, cette dernière étant la seule langue utilisée sur le site web rattaché au nom de domaine litigieux. La Commission administrative est donc d’avis que la défenderesse sera apte à comprendre le contenu de la présente décision.
La décision est donc rendue en français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque puis démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire, de façon à créer un risque de confusion à ladite marque.
En l’espèce, la requérante invoque à l’appui de sa plainte ses marques verbales SPALDING et figurative S SPALDING, auxquelles le nom de domaine litigieux serait semblable au point de créer un risque de confusion.
La requérante ayant valablement démontré sa titularité des marques précitées, valablement déposées et enregistrées auprès de l’OHMI, la question se pose dès lors de savoir si le nom de domaine litigieux est semblable auxdites marques au point de créer un risque de confusion.
Dans le cas d’espèce, le nom de domaine litigieux comporte la marque SPALDING dans son entier, accompagnée du suffixe géographique ”europe“. Or, il est généralement admis, et cela a été confirmé à de nombreuses occasions, qu’un simple suffixe géographique ne suffisait pas généralement à prévenir le risque de confusion inhérent à la reprise de la marque dans son entier dans le nom de domaine litigieux (voir Nike, Inc. V. Jaeik Jung, Litige OMPI No. D2000-1471, eBay Inc., v. G L Liadis Computing, Ltd. and John L. Liadis d/b/a G L Liadis Computing Ltd.,Litige OMPI No. D2000-1463, America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,Litige OMPI No. D2000-0713 et Yahoo! Inc. v. Microbiz, Inc.,Litige OMPI No. D2000-1050).
Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli. C. Droits ou légitimes intérêts
S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsque le requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine comme en l’espèce, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services,Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624).
En l’espèce, la requérante affirme n’avoir aucun lien juridique avec la défenderesse, à laquelle elle indique n’avoir octroyé aucune autorisation ou licence. De plus, la requérante invoque le fait que la défenderesse n’est en aucun cas connue sous le nom de domaine en question et ne dispose d’aucun droit sur une marque ou un nom commercial comprenant le terme ”spalding“, qui justifierait l’enregistrement de ce nom de domaine.
La Commission administrative relève que la défenderesse n’a pas jugé utile de répondre aux allégations de la requérante afin de défendre ses éventuels droits ou intérêts légitimes. Les allégations de la requérante seront dès lors retenues dans leur ensemble en tant qu’elles ne sont pas contredites par des éléments figurant au dossier.
Or, sur la base des documents produits au dossier par la requérante, il semblerait que le site web rattaché au nom de domaine litigieux - avant que ce dernier ne soit bloqué par l’unité d’enregistrement - faisait mention d’une société ”Spalding France“, qui apparaissait comme la société exploitant ledit site web. L’existence de cette société n’a toutefois pas pu être établie, et l’adresse électronique à laquelle renvoyait le lien désignant la personne de contact est à ce jour inactive. Ainsi, sur la base de ce qui précède, il est à ce jour impossible d’établir l’existence de droit ou d’intérêts légitimes de la défenderesse en relation avec le nom de domaine litigieux.
A défaut de quelconque élément figurant au dossier qui permettrait d’en déduire un droit ou un intérêt légitime de la part de défenderesse sur le nom de domaine litigieux, éléments qu’il était loisible à la défenderesse d’apporter, la Commission considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le défendeur ait eu connaissance de la marque du requérant au moment de l’enregistrement.
Comme indiqué plus haut, la marque SPALDING bénéficie d’une réputation importante au niveau international, en particulier dans le domaine du basketball notamment depuis que le ballon officiel de la NBA est un ballon de la marque SPALDING. Partant, la Commission administrative est d’avis que la défenderesse ne pouvait ignorer qu’elle violait les droits de la requérante en enregistrant le nom de domaine au vu de la notoriété de cette dénomination. Cet argument est d’ailleurs renforcé par le fait que certains produits qui étaient présentés comme des produits de la société Spalding France sur le site Internet rattaché au nom de domaine litigieux étaient en réalité des produits portant la marque de la requérante. La Commission administrative est donc convaincue que la défenderesse connaissait non seulement l’existence de la marque de la requérante, mais également les produits vendus sous l’égide de cette marque, en particulier certaines lunettes de soleil au style facilement identifiable.
Or, plusieurs commissions administratives ont par le passé considéré que l’enregistrement d’une marque de haute renommée par un tiers n’ayant aucune affiliation quelle qu’elle soit avec le titulaire de dite marque démontrait la mauvaise foi de la partie défenderesse (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Litige OMPI No. D2000-0163, Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and C,Litige OMPI No. D2000-0226, Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,Litige OMPI No. D2000-0403).
Au vu de la forte réputation dont bénéficie la dénomination de la requérante, les décisions susmentionnées peuvent s’appliquer au cas d’espèce et, aux yeux de la Commission administrative, le simple enregistrement du nom de domaine litigieux doit être considéré comme démontrant la mauvaise foi de la défenderesse en l’absence de tout élément permettant d’établir le contraire.
Il ne fait en effet aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens où l’entendent les Principes directeurs. La défenderesse a en effet créé un site web factice rattaché au nom de domaine litigieux afin de tromper les internautes en créant une confusion avec les marques et les produits de la requérante, espérant ainsi les détourner à des fins lucratives. Ce faisant, la défenderesse a donc cherché avant tout à exploiter la réputation de la marque de la requérante à son profit et à entraver du même coup les activités économiques de la requérante, tout en laissant croire à d’éventuels rapports officiels entre eux en mettant en avant des produits portant la marque de la requérante.
En définitive, eu égard à la notoriété de la marque de la requérante, et à l’utilisation qu’en a fait la défenderesse, il ne fait aucun doute que l’enregistrement du nom de domaine constitue une violation délibérée des droits de la requérante et que son utilisation est abusive.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli en l’espèce. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transféré à la requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 26 janvier 2011
Full & Egal Universal Law Academy