La Demandante es Grupo Godó de Comunicación S.A., con domiclio en Barcelona, España, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España, con domicilio en España.
La Demandada es Metron Land S.L. (Jordi Vila), con domicilio en Barcelona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es eNom. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de diciembre de 2010. El 10 de diciembre de 2010 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 10 de diciembre de 2010 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación relativa al idioma del procedimiento el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 15 de diciembre de 2010. El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de diciembre de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de enero de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de enero de 2011.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de enero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en idioma inglés, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda fue redactada en español. El Demandante, por medio de una modificación de la Demanda, expresamente solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español, a lo que no hubo objeción del Demandado. Considerando lo anterior, y dado que ambas partes están domiciliadas en España, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es un grupo de empresas dedicado al sector de la comunicación, radicado desde finales del siglo XIX en Barcelona. Cuenta entre sus activos con el periódico La Vanguardia y Mundo Deportivo. Ambos periódicos cuentan con una gran difusión. Aparte este grupo de empresas constituido cuenta con participaciones en otros medios de comunicación de prensa escrita, hablada y audiovisual.
El Demandante es titular de las marcas españolas M 2261327 (denominativa “Grupo Godo de Comunicacion SA”, clase 16, concedida el 16.5.2000), M 2261328 (denominativa “Grupo Godo de Comunicacion SA”, clase 38, concedida el 16.6.2000), M 2261329 (denominativa “Grupo Godo de Comunicacion SA”, clase 41, concedida el 16.6.2000) y M 2290015 (denominativa con gráfico “Grupo Godó de Comunicación SA”, clase 38, concedida el 1.11.2000), así como de la marca comunitaria 001894161 (grupo godó, denominativa con gráfico, concedida el 27.5.2002). La parte denominativa predominante en todas estas marcas es Grupo Godó o Grupo Godo.
El Nombre de Dominio se registró el 3 de febrero de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante son como sigue:
Que es titular de determinadas marcas cuyo elemento denominativo principal es “Grupo Godó”.
Que se trata de un holding de empresas pertenecientes al mundo de la comunicación ampliamente conocido en España.
Que sus derechos de marca son anteriores al Nombre de Dominio.
Que el Nombre de Dominio es idéntico al elemento denominativo principal de las marcas de las que es titular.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que no ha sido conocido bajo la denominación “Grupo Godo” (más bien todo lo contrario, ha sido el Demandante), y no cuenta con autorización alguna del Demandante para utilizar dicha denominación.
Que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, ya que su contenido se corresponde con escenas pornográficas lo que afecta a su imagen y fama en el mercado. Además, el Demandando está obteniendo un lucro a costa del Demandante, ya que en el Nombre de Dominio ha incluido diversos enlaces a páginas de contenido pornográfico de las que es titular. Es indudable dado el posicionamiento del Demandante en el sector editorial y en Internet que el Demandado no tuviera conocimiento de él. Además, el Demandado ha registrado otras marcas notorias, habiendo sido demandado en ocasiones precedentes ante el Centro. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
Seguidamente, el Experto resolverá la cuestión a la luz de la legislación comunitaria y española sobre marcas y competencia desleal, así como de acuerdo con los criterios establecidos en la Política y el Reglamento. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento exige que entre el Nombre de Dominio y los derechos alegados por el Demandante (en este caso, las marcas españolas M 2261327, M 2261328, M 2261329 y M 2290015, así como de la marca comunitaria 001894161), exista identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
No cabe duda al Experto que la parte denominativa de las citadas marcas es la parte denominativa predominante en todas aquellas marcas, esto es GRUPO GODÓ, mientras que el Nombre de Dominio es . No se tiene en cuenta el acento de la palabra “Godó” el cual no supone un elemento distintivo decisivo en modo alguno respecto al modo en que cualquier consumidor percibiría las marcas del Demandante. Ese es el término bajo el cual el público consumidor conoce e identifica al Demandante, y, por lo tanto, el término que ha de tenerse en cuenta a la hora de comparar las marcas de la Demandante y el Nombre de dominio. Si así se hace, es evidente que existe identidad denominativa completa.
Por este motivo, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Respecto del segundo de los requisitos que la Política exige para entender que el Nombre de Dominio se ha registrado con fines especulativos o abusivos, no ha quedado probado que el Demandado haya sido conocido por el término “Grupo Godo” anteriormente a la presentación de la Demanda, ni que ostente algún derecho o legítimo interés sobre el mismo. Antes bien, el Demandante ha probado ser ampliamente conocido en el mercado español bajo la denominación “Grupo Godó”, y estar usando las marcas correspondientes. Además, tal y como afirma el Demandante, ni siquiera le ha licenciado el uso de las marcas de las que es titular.
Por lo demás, no se da ninguna circunstancia de la que inferir que el Demandado lleva a cabo un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio. Antes bien, su contenido pornográfico, unido a la notoriedad de las marcas del Demandante conduce a pensar que el Demandando no reúne esas características de lealtad y legitimidad en el uso.
Así pues, el Demandante ha cumplido con la carga de la prueba consistente en justificar prima facie la falta de derecho o interés legítimo alguno del Demandado sobre el término “Grupo Godo”, debiendo haber refutado tal prueba el Demandado. No lo ha hecho así, al no haber contestado la Demanda. Este silencio puede interpretarse como aceptación tácita de los hechos y fundamentos de derecho alegados por la Demandante. Este Experto así lo interpreta, más aún teniendo en cuenta el carácter notorio que tienen las marcas GRUPO GODÓ en España, y siendo el Demandado residente en este país.
Por ello, el Experto entiende que el Demandante ha probado el segundo requisito establecido en la Política y que, por tanto, el Demandado carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, queda por analizar si el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.
Ha quedado probado que las marcas del Demandante son renombradas, siendo conocidas ampliamente por el público consumidor en general. El Demandado reside en España. Hay que tener presente, asimismo, que el Demandado ya ha sido objeto de otros procedimientos previos. Y ha quedado probado, igualmente, que el Demandado carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el término “Grupo Godo”. Ha quedado probado, asimismo, que el contenido del Nombre de Dominio es pornográfico, circunstancia ésta que se ha considerado como indicativo de uso de mala fe del Nombre de Dominio (Marie Claire Album c. Narcis Subils Pages,Caso OMPI No. D2007-1119 y otros).
No resulta convincente, ni razonable pensar que el Demandado desconocía en el momento del registro del Nombre de Dominio la existencia de la actividad del Demandante así como de sus derechos exclusivos de marca sobre el término “Grupo Godó”, el cual no es genérico, ni de uso común en la lengua española. Dicho registro no es un hecho casual, y cabe razonablemente entender, que fue buscado de propósito.
Por otra parte, dada la identidad del término correspondiente a las marcas del Demandante y el del Nombre de Dominio, la probabilidad de confusión en el público consumidor que busca en Internet las prestaciones ofrecidas por el Demandante es ciertamente alta. El titular de una marca concedida tiene el derecho exclusivo de prohibir a terceros que usen la misma como nombre de dominio de Internet, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas. Precisamente, se le concede esta facultad para impedir que se dé el efecto de confusión o riesgo de asociación que el Experto encuentra que se da en el presente caso.
Además, no hay que desdeñar el hecho probado de que el Demandado ya ha sido demandado por hechos similares a los que han dado lugar a la Demanda. El Demandado parece ser un registrante de nombres de dominio coincidentes con marcas reputadas, fenómeno éste frente al que se dirigió desde un principio la Política.
Por todos estos motivos, el Experto concluye que el Nombre de Dominio se registró y se está usando de mala fe por el Demandado, de acuerdo con lo establecido en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 11 de febrero de 2011
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