La Demandante es Promotora de Informaciones, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por UBILIBET, España.
El Demandado es Javier Arbilla con domicilio en Pamplona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2010. El 22 de diciembre de 2010 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión.
El 8 de febrero de 2011, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó, haciendo notar que para la fecha no había recibido la confirmación por parte del Registrador, formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de enero de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de enero de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de enero de 2011.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante aportó documentación adicional con posterioridad a la presentación de la Contestación a la Demanda por el Demandado con la intención de rebatir alguno de los argumentos de éste. El Experto tiene la facultad de decidir sobre la admisión y valoración de dicha documentación adicional, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 10 y 12 Reglamento. La documentación adicional aportada se refiere a un correo electrónico del Demandado, de fecha anterior a la Demanda y revela contactos previos entre las partes que debieron ser expuestos en la Demanda, si es que la Demandante creía que tal información era relevante para sostener su posición. No se trata, por tanto, de un documento que se traiga al caso como consecuencia de las alegaciones contrarias, como se pretende, sino de documentación que la Demandante ya conocía y poseía y que no consideró necesario aportar con la Demanda. Este procedimiento tiene unos trámites muy precisos de presentación de escritos y pruebas y, sólo de modo excepcional, si el Experto considera de importancia la documentación adicional para resolver el asunto, la admitirá y valorará en uso de las facultades que le son atribuidas en el Reglamento. En el presente caso, el Experto entiende que con los argumentos y documentos presentados con la Demanda y la Contestación hay suficientes elementos de juicio para resolver el caso, por lo que no procede admitir la documentación adicional aportada por la Demandante. Se sostiene una doctrina semejante en la decisión Classmates Online, Inc. v. John Zaccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se constituyó el 18 de enero de 1972 y es la sociedad cabecera del primer grupo de medios de comunicación en lengua hispana y portuguesa, denominado Grupo Prisa.
La Demandante es titular de numerosas marcas nacionales españolas que están constituidas por el término PRISA, exclusivamente, y de otras que consisten en este término junto a un gráfico. Igualmente, es titular de dos marcas comunitarias que contienen la denominación PRISA. A los efectos de este procedimiento se destacan las meramente denominativas españolas nº 675.598, de 4 de mayo de 1972, nº 675.725, de 5 de mayo de 1972, No. 675.726, de 5 de mayo de 1972 y la comunitaria denominativa nº 95.277.763, de 16 de noviembre de 2000.
El nombre de dominio en disputa se registró el 23 de mayo de 2007. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demanda se basa, resumidamente, en las siguientes alegaciones:
La Demandante, Promotora de Informaciones S.A., es la sociedad cabecera del primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla hispana y portuguesa, internacionalmente conocido como Grupo Prisa. Este grupo está presente en 22 países y llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. También está cada vez más presente en el creciente mercado hispano de Estados Unidos de América. Tiene cerca de 15.000 personas empleadas, repartidas entre Europa y América. Prisa está configurado en 4 grandes aéreas de negocio: Edición-Educación-Formación, Prensa, Radio y Audiovisual, a las que ha de unirse una unidad digital que opera a nivel trasversal.
Respecto al primer requisito de la Política alega que:
El término “Prisa” es un acrónimo de la denominación social Promotora de Informaciones, S.A., constituida el 18 de enero de 1972. Mediante este acrónimo es como comúnmente se la conoce tanto en medios periodísticos como empresariales.
La Demandante es, además, titular de numerosas marcas de ámbito nacional y comunitario, solicitadas la mayor parte mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa. Todas estas marcas contienen la denominación PRISA siendo todas ellas muy similares e incluso algunas idénticas al nombre de dominio titularidad del Demandado con el que sin duda se crea confusión en el mercado. La inclusión del sufijo “.com” no puede considerarse una diferencia relevante ya que dicho sufijo se deriva de la propia configuración técnica del sistema de nombres de dominio.
Además la Demandante es titular de más de 250 nombres de dominios cuyo signo relevante es la marca “PRISA” junto con diversas extensiones genéricas y territoriales.
Todos estos motivos y circunstancias hacen que la generalidad de los internautas relacione “PRISA” con el grupo del que la Demandante es cabecera.
Por otro lado, el signo PRISA tiene la cualidad de marca renombrada ya que es conocida tanto a nivel nacional como internacional por el común de la población: No hay más que ver las informaciones online que existen tanto en Wikipedia como en Google acerca de la marca PRISA y su pertenencia al grupo de la Demandante.
A mayor abundamiento, el nombre de dominio carece de sentido en sí mismo pues está constituido por el acrónimo de la razón social de la Demandante y muchas de sus marcas y el acrónimo de la expresión que sirve para designar el medio de comunicación en el que la Demandante tiene una presencia notable: la televisión. No puede deberse a una casualidad la elección de este nombre de dominio.
Por todo ello, concluye que el nombre de dominio crea confusión entre los consumidores y usuarios y entra en conflicto con las marcas y denominación social de la Demandante.
En cuanto a la inexistencia de interés legítimo o derecho sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, sostiene la Demandante que el Demandado no es titular de un signo distintivo bajo la denominación PRISA ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Tampoco el Demandado es identificado con el signo PRISA, como denominación social o actividad principal suya, ni le ha sido concedida licencia alguna por parte de la Demandante para utilizar esa marca o nombre de dominio. El Demandado nunca fue ni es conocido por el signo PRISA o PRISA TV antes de registrar el nombre de dominio . Nadie identifica al Demandado por ese nombre.
Otro signo inequívoco de inexistencia de derecho o interés legítimo, es que el nombre de dominio en disputa desde su registro el 23 de mayo de 2007 hasta la actualidad, sigue inactivo.
Por eso la única explicación que cabe es que el Demandado registró el nombre de dominio con plena consciencia de que se estaba apropiando de un distintivo ajeno y de que la adopción de dicho nombre de dominio podía inducir a los usuarios a una errónea creencia de que identificaba a la Demandante; todo ello con el único fin de especular sobre la venta del mismo.
Saliendo al paso de posibles alegaciones del Demandado, la Demandante se refiere a que se podría indicar en la Contestación a la Demanda que la palabra “prisa” tiene un carácter genérico en español pues se encuentra incluida en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) con un determinado significado y que las letras “tv” son la abreviación más conocida de la palabra “televisión”. Sin embargo, afirma la Demandante que esta alegación caería por su propio peso por diversos motivos, entre otros, porque ha podido conocer que la empresa donde trabaja el Demandado mantiene relaciones profesionales con diversas empresas del Grupo Prisa y, además, el propio Demandado tiene una estrecha vinculación con el dueño de aquella empresa.
Añade que el hecho de que el Demandado haya registrado no sólo sino también , significa un claro ánimo de ocupar todos los nombres de dominio que vinculan al Grupo Prisa con el medio audiovisual de televisión.
En cuanto al registro de mala fe, la Demandante alega que ha sido probada la notoriedad y renombre, tanto a nivel nacional e internacional, del signo PRISA para identificarla así como la amplia difusión de sus marcas. Por ello teniendo el Demandado su domicilio en España, sede de la Demandante, más todas las circunstancias ya relacionadas, es imposible que desconociera la existencia de esta empresa en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Todo ello no puede obedecer a una actuación de buena fe, sino a un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas de la Demandante, que se encuentra prohibido expresamente en el artículo 34 de la Ley Española de Marcas y, en especial, en el apartado 3.e) que faculta al titular de una marca a prohibir el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y, en especial, como nombre de dominio.
Igualmente, la Demandante razona que el uso del nombre de dominio impugnado lo ha sido de mala fe. En primer lugar porque durante más de 3 años ha permanecido inactivo, con la única finalidad de poder especular con su venta al legítimo titular de la marca. Todo ello supone un perjuicio y perturbación de la actividad comercial de la Demandante que no puede acceder legítimamente a la titularidad de este nombre de dominio, basado en sus marcas. Cita diversas resoluciones bajo la Política del Centro en el que la conducta pasiva o tenencia pasiva de un nombre de dominio es sinónimo de uso de mal fe.
Termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante. B. Demandado
El Demandado argumenta lo siguiente:
Respecto al primer requisito de la Política, considera que no hay similitud suficiente para inducir a confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa ya que éste consiste en la palabra “prisa” y las letras “t” y “v”, lo cual es distinto a las marcas de la Demandante que no tiene una marca con las letras “tv”.
Reconoce que habría más similitud con el signo PRISA TV pero la Demandante lo único que tiene con esa denominación es una mera solicitud de marca presentada en noviembre de 2010 que todavía no ha sido concedida. Por ello, no ostenta derecho de marca sobre dicho signo ya que, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley española de Marcas, el derecho se adquiere por el registro. Además, alega que la marca no ha sido solicitada por la Demandante sino por la empresa Prisa Televisión S.A. que no es parte en este procedimiento.
Se opone a considerar que PRISA sea una marca renombrada. Afirma que es cierto que el Grupo Prisa es un grupo empresarial pero lo que conoce el consumidor de este grupo son las marcas de los distintos medios de comunicación que gestiona: El País, Diario As, Digital +, entre otros. El Grupo sólo es conocido en determinados ambientes económicos y medios de comunicación como Grupo Prisa, pero no como marca PRISA. Además, afirma que no se ha acreditado la notoriedad que se alega con una sentencia judicial sino con simples apariciones de la marca en Internet.
Argumenta que “prisa” es una denominación genérica incluida en el diccionario de la RAE sobre la que no se pueden pretender derechos de exclusiva. Prueba de ello es que existen multitud de sociedades inscritas en el Registro Mercantil que incluyen la denominación “prisa” y también marcas y nombres de dominio que contienen este término.
En cuanto a la existencia de un derecho o interés legítimo el Demandado afirma que su interés en este nombre de dominio viene constituido por el plan de negocio de viajes por Internet que tiene proyectado y sobre el que está buscando financiación que todavía no ha encontrado. No puede exigirse un plazo para desarrollar un negocio pues esto favorecería a empresas grandes frente a pequeñas, a la hora de valorar el derecho a registrar un nombre de dominio. Insiste en que la Demandante no es titular de una marca denominada PRISA TV y que los términos “prisa” y “tv” le parecieron adecuados para ese futuro negocio que tiene proyectado.
Y en cuanto a la inexistencia de mala fe, tanto en el registro como en el uso, reitera que PRISA no es una marca sino el nombre de un grupo empresarial del que son conocidas las marcas de los medios de comunicación que gestiona, que, en el caso de televisión son “Cuatro”, “Canal +” y “Canal Satélite Digital”. De esto concluye que la Demandante no utiliza la marca PRISA TV para identificar sus productos y servicios relacionados con la televisión por lo que no hay aprovechamiento alguno del signo ajeno. Tampoco existe tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa sino un proyecto de negocio en marcha. No puede hablarse de mala fe porque el nombre de dominio no ha sido puesto a la venta, ni ha sido desviado el tráfico hacia páginas que pudieran ser rentables al Demandado, ni éste ha alquilado o cedido a nadie el nombre de domino.
Por otra parte, la existencia de ese nombre de dominio no obstruye el acceso a Internet de las marcas de la Demandante que, entre otros nombres de dominio, tiene registrado .
En conclusión no hay mala fe pues el nombre de dominio se registró antes de la marca PRISA TV. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad española y que la mayoría de sus registros de marca son españoles, así como que el Demandado está también residenciado en España, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español, ello de acuerdo con el parágrafo 15.a) de la Política. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de numerosas marcas denominadas PRISA, como se ha destacado en los “Antecedentes de Hecho” y que son muy anteriores al nombre de dominio. Es titular también de otras marcas a las que PRISA se une un gráfico característico “GRUPO”. No hay marcas concedidas que incluyan el acrónimo “TV”. Entiende el Experto que las marcas denominativas son suficientes para hacer la comparación que exige el primer requisito de la Política a efectos de determinar su cumplimiento.
Nos encontramos ante el nombre de dominio y las marcas denominadas PRISA. Sabido es que la extensión territorial o genérica de un nombre de dominio no constituye una diferenciación a los efectos de considerar si se cumple el primer requisito de la Política, como viene siendo unánime doctrina bajo la Política. Por tanto, la comparación ha de centrarse en los términos y PRISA.
No puede compartirse el argumento del Demandado de que la expresión “prisa” es un vocablo incluido en el diccionario de la RAE y por ello no pueden pretenderse derechos de exclusiva sobre él. En efecto, como se señala en MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG v. Masoud Ziaie Moayyed,Caso OMPI No. DIR2007-0005, el hecho de que un término pueda ser usado para describir un concepto o una cosa, no significa que sea genérico o descriptivo cuando se aplique a otro concepto o cosa no relacionada. Además lo cierto es que existen marcas concedidas a la Demandante con esa denominación y no es ésta la instancia adecuada para cuestionar su validez que el Demandado es libre de plantear ante los Tribunales.
En el presente caso la expresión “Prisa” a pesar de ser un término común de la lengua española, no es usado por la Demandante para indicar el concepto que el diccionario atribuye a este término sino que es el acrónimo de la razón social de la Demandante, tiene distintividad propia y suficiente para identificar sus servicios y, además, su uso continuado desde hace más de 30 años, su aparición destacada en los habituales buscadores de Internet así como en prensa, le dan la cualidad de marca no sólo notoria sino renombrada al ser indiscutiblemente conocida por el público en general. No es necesaria una sentencia judicial para determinar esta cualidad. Precisamente los Tribunales se basan en la documentación que se aporte y que acredite la difusión, publicidad, antigüedad, etc. de la marca.
El Experto considera que entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante existe una similitud capaz de crear confusión debido a que la marca PRISA se ha convertido en identificador de las actividades del Grupo Prisa, del que la Demandante es cabecera y las letras “tv” aluden claramente a la abreviación del medio audiovisual televisivo que se usa de manera generalizada y, por tanto, no dota de distintividad al nombre de dominio.
En consecuencia, ha de concluirse que se cumple el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Aunque la carga de la prueba recae sobre la Demandante, esta última puede aportar sólo una prueba prima facie acerca de la inexistencia del derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio ya que quien bien conoce si tiene ese derecho o interés legítimo es el propio Demandado.
Así, la Demandante afirma que el Demandado no es titular de un signo distintivo bajo la denominación “Prisa”, ni es identificado con dicho signo, como denominación social o actividad principal suya, ni le ha sido concedida licencia alguna por parte de la Demandante para utilizar esa marca o nombre de dominio. Además, el nombre de dominio desde su registro el 23 de mayo de 2007 hasta la actualidad, sigue inactivo. Todos estos son indicios de la falta de interés legítimo o derecho del Demandado.
El Demandado, por su parte, considera que es suficiente interés legítimo el hecho de tener un proyecto de negocio de viajes por Internet que está pendiente de encontrar financiación para desarrollarse y que eligió ese nombre de dominio porque le pareció que eran los términos adecuados para dicho negocio.
A la vista de las alegaciones y de la prueba aportada por las partes, el Experto considera que los argumentos del Demandado no justifican suficientemente un interés legítimo o derecho en el registro del nombre de dominio. En efecto, la existencia de un proyecto de negocio en el presente caso no es base suficiente para demostrar un interés legítimo y, además, ni siquiera se aporta una prueba mínima de tal proyecto. Tampoco se entiende que le parezca adecuada al Demandado una denominación conocida como es PRISA, unida a las letras “tv” para un negocio de viajes por Internet cuando dichas letras más bien hacen referencia al medio audiovisual televisivo que, precisamente, es uno de los medios de comunicación característicos de las actividades de la Demandante. Es también significativo que el Demandado solicitara el nombre de dominio , tan parecido al presente y que es objeto de un procedimiento paralelo al actual, en el que insiste en incluir las letras “tv”, claramente, indicativas de la actividad de televisión de la Demandante.
Lo único cierto es que el Demandado no ha podido probar que ostente un derecho de marca sobre el término “prisa” o “prisatv” ni que sea conocido o identificado por dicho término, ni tampoco ha sido licenciado por la Demandante.
En conclusión, el Experto considera cumplido el segundo requisito de la Política, contenido en el párrafo 4a)ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe Registro de mala fe
La Demandante alega que habiendo sido probada la notoriedad y renombre de la marca PRISA con la que se le identifica y teniendo el Demandado su domicilio en España, sede de la Demandante, es imposible que desconociera la existencia de esta empresa en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Por ello no pudo ser registrado de buena fe, sino para aprovechar de manera indebida el prestigio de las marcas de la Demandante. Esta conducta se encuentra, además, prohibida expresamente en el artículo 34.3 e) de la Ley Española de Marcas que faculta al titular de una marca a prohibir el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y, en especial, como nombre de dominio.
El Demandado argumenta que lo que es conocido es el grupo empresarial denominado Prisa pero no las marcas, pues la Demandante identifica sus actividades de televisión con otras marcas muy conocidas y ninguna de ellas es PRISA TV. Alega que esta marca no está concedida y fue solicitada mucho después del registro del nombre de dominio por lo que no puede haber mala fe en el registro. Alega también que no obstaculiza el acceso a Internet a la demandante que ya tiene muchos nombres de dominio y, entre ellos, .
Para valorar si el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, el Experto ha de llegar al convencimiento de que éste tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento de dicho registro pues sin tal conocimiento no podría existir mala fe en el registro. El Experto ha consultado detenidamente la información proporcionada por la Demandante respecto al conocimiento generalizado de la marca PRISA, no teniendo en cuenta aquella información que se refiere a las últimas actividades de la Demandante por ser muy posteriores al registro del nombre de dominio. La multitud de entradas que aparecen en el buscador Google y la extensa información que proporciona Wikipedia así como la antigüedad de la actuación empresarial de la Demandante y la fecha en que registró sus primeras marcas, permiten concluir que la marca PRISA y las actividades a las que se aplica era conocida por el público en general cuando se registró el nombre de dominio, por lo que el Demandando debía, sin duda, conocer a la Demandante y sus marcas.
En opinión de este Experto, resulta poco probable sostener que el Demandado eligiera la palabra “prisa” unida a las letras “tv” porque la unión de los dos términos le pareciera adecuada para su proyectado negocio. En opinión de este Experto, esta interpretación carece de sentido. Las letras “tv” no son indicativas de Internet sino de televisión. Es poco probable entender que esta supuesta elección haya sido el resultado de la mera casualidad sino que más bien, pareciera ser que la intención del Demandado era la de buscar un nombre de dominio que se relacionase directamente con la Demandante. Por lo tanto, para este Experto, es bastante probable que en el registro del nombre de dominio existió aprovechamiento de la fama de la Demandante para obtener algún provecho, ya fuese el de atraer usuarios al pretendido futuro negocio, o bien intentar negociar con el nombre de dominio o cederlo a terceros en algún momento. En definitiva, para este Experto, el nombre de dominio en disputa no se registró sin conocimiento de los derechos de la Demandante sino más bien aparentemente con el fin de hacer propio el reclamo que suponía ser titular de un nombre de dominio que reproduce el distintivo que caracteriza las marcas de la Demandante e identifica a un grupo de comunicación conocido y, por tanto, en opinión de este Experto, se realizó de mala fe. Uso de mala fe
La Demandante razona que el uso del nombre de dominio impugnado ha sido de mala fe porque durante más de 3 años ha permanecido inactivo, con la única finalidad de poder especular con su venta al legítimo titular de la marca. Todo ello supone un perjuicio y perturbación de la actividad comercial de la Demandante que no puede acceder legítimamente a la titularidad de este nombre de dominio, basado en sus marcas.
El Demandado alega que no se trata de una tenencia pasiva sino de un proyecto de negocio en marcha y que ni ha puesto a la venta el nombre de dominio ni ha desviado el tráfico de Internet ni ha alquilado o cedido dicho nombre de dominio.
El Experto considera que, si bien es cierto que sólo la tenencia pasiva no es motivo suficiente para entender que el uso es de mala fe, sino que hay que atender a las circunstancias que concurren en el caso, ese hecho es una prueba de que la única finalidad del nombre de dominio es la de constituir un obstáculo para que la titular de las marcas pueda registrarlas como nombre de dominio en la extensión que desee, con independencia de que tenga otros nombres de dominio, a través de los que puede operar.
Sería también aplicable lo que dispone la Ley española de Marcas en su artículo 34.3 e) al facultar al titular de la marca a prohibir el uso del signo registrado en redes de comunicación telemáticas o como nombre de dominio. En este caso, no podría permitirse el uso de un nombre de dominio confundible con una marca anterior porque se estaría infringiendo el derecho exclusivo del titular de la marca.
En atención a lo expuesto, el Experto considera cumplido el tercer requisito de la Política, contenido en el párrafo 4.a)iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 1 de marzo de 2011
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